ECLI:NL:HR:2023:1161, Hoge Raad, 08-09-2023, 19/02348

1. Procesverloop

2. Uitgangspunten en feiten

Voor de feiten waarvan in cassatie kan worden uitgegaan, de vorderingen van [eiseres], de verweren van CCC c.s., de beslissingen van de rechtbank en het hof, en de voor de beoordeling in cassatie relevante overwegingen van het hof, verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenarrest van 19 februari 2021 (hierna: het tussenarrest), onder 2.

3. Verdere beoordeling van het middel in het principale beroep

De Hoge Raad heeft in het tussenarrest de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) gesteld:

“1. Is voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken richtlijn 2008/95/EG

a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht; of

b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden?

2. Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja, of de merkhouder op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “ouder recht” kan verbieden?”

Het HvJEU heeft deze vragen als volgt beantwoord:

“1) Artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden;

2) Artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een “ouder recht” in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht.”

De onderdelen I en II van het middel nemen tot uitgangspunt dat CCC c.s. alleen een beroep kunnen doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE als CCC c.s. een oudere handelsnaam hebben dan [eiseres], en dat [eiseres] zich op grond van haar nog oudere handelsnaam tegen de handelsnaam van CCC c.s. kan verzetten.

Het HvJEU heeft geoordeeld dat een handelsnaam voor de toepassing van art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 2008/95/EG een ouder recht kan vormen (punt 43), dat het volgens deze bepaling in beginsel volstaat dat het oudere recht van slechts plaatselijke betekenis, zoals een handelsnaam, in de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en in het economisch verkeer wordt gebruikt, om zich daarop te kunnen beroepen tegen de houder van het jongere merk (punt 52) en dat voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” in de zin van genoemde bepaling niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden (punt 55 en het antwoord onder 1).

Verder heeft het geoordeeld dat het feit dat de houder van het jongere merk beschikt over een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht op het als merk ingeschreven teken, invloed kan hebben op het bestaan van een “ouder recht” in de zin van genoemde bepaling, voor zover de houder van het merk zich op grond van dit nog oudere recht daadwerkelijk kan verzetten tegen de aanspraak op een ouder recht of dit kan beperken (punt 63). Art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 2008/95/EG moet zo worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een “ouder recht” in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht (punt 65 en het antwoord onder 2).

Hieruit volgt dat de onderdelen I en II op een onjuist uitgangspunt berusten. Uit het arrest van het HvJEU volgt immers dat CCC c.s. niet alleen een beroep kunnen doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE als hun handelsnaam ouder is dan de handelsnaam van [eiseres]. De nog oudere handelsnaam van [eiseres] zou in dit verband invloed kunnen hebben op het “ouder recht” van CCC c.s. voor zover [eiseres] haar nog oudere recht tegen CCC c.s. zou kunnen inroepen, maar dat is, gelet op het in cassatie niet met succes bestreden oordeel van het hof dat het beroep van CCC c.s. op rechtsverwerking ter zake slaagt (zie rov. 3.1 en 3.3.9 van het tussenarrest), niet het geval. De klachten van de onderdelen falen dus.

De Hoge Raad heeft in het tussenarrest al geoordeeld dat de klachten van de onderdelen III-VIII niet tot cassatie kunnen leiden. Nu de klachten van de onderdelen I en II evenmin tot cassatie kunnen leiden, deelt ook de op de onderdelen I-VIII voortbouwende klacht van onderdeel IX in dat lot.

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen behandeling.

Als de in het ongelijk gestelde partij dient [eiseres] te worden verwezen in de proceskosten in het principale beroep. CCC c.s. hebben een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en de kosten in het principale beroep begroot op € 26.226,24. Dit bedrag blijft onder de maximale vergoeding voor een normale zaak volgens de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad 2017, en is door [eiseres] niet gemotiveerd bestreden. De Hoge Raad acht de gevorderde kosten redelijk en evenredig, en zal deze toewijzen.

4. Beslissing