ECLI:NL:PHR:2015:2200, Parket bij de Hoge Raad, 30-10-2015, 14/01082

3. Bespreking van het principaal cassatieberoep

Het principale cassatieberoep omvat drie onderdelen. De eerste twee zijn gericht tegen het oordeel van het hof dat er geen sprake is van inbreuk op EP 791 en EP 840. De derde houdt een veegkacht in.

Onderdeel 1 komt met drie subonderdelen op tegen het oordeel van het hof in rov. 4.2 t/m 4.22 dat de door Sandoz’ leverancier gehanteerde werkwijze geen inbreuk maakt op EP 791 omdat het gebruik van TEMPO bij de oxidatiestap geen equivalente maatregel vormt ten opzichte van het in EP 791 genoemde gebruik van een rutheniumzout. Het concentreert zich op 1) de maatstaf voor bescherming van equivalente varianten, 2) de peildatum van de kennis van de gemiddelde vakman bij het bepalen van de beschermingsomvang en de inbreuk en 3) de inachtneming van verscheidene gezichtspunten bij de inbreukvraag.

Onderdeel 2 bestrijdt in vijf subonderdelen ’s hofs oordeel in rov. 5.2 t/m 5.10 dat het gebruik van een zwakke base, te weten pyridine en water, bij de watereliminatiestap geen equivalente maatregel vormt ten opzichte van het gebruik van het zuur pTSA. Daarin wordt aangevoerd 1) het uitgangspunt disclosed but not claimed is disclaimed, 2) het belang van art. 123 lid 2 EOV bij bepaling van de beschermingsomvang en 3) de kwestie van de afgesplitste aanvrage bij die bepaling.

Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat volgens vaste rechtspraak de uitleg van octrooien feitelijk is of wordt aangemerkt als verweven met waarderingen van feitelijke aard en daarom maar beperkt toetsbaar in cassatie. Dat is een belangrijk verschil met Duitsland en Engeland, waar in hoogste instantie wel “vol” kan worden getoetst in kwesties als deze. Bovendien is het een kort geding zaak, zodat minder strenge motiveringseisen behoeven te worden gesteld.

gebrek aan belang?

De zaak is een kort geding. Inmiddels is in de bodemzaak in eerste aanleg uitspraak gedaan op 23 juli 2014, waarin equivalente bescherming op grond van EP 791 en EP 840 als bepleit door Bayer (ook) is afgewezen. Het onderhavige principale cassatieberoep beoogt te bewerkstelligen dat wordt gecasseerd, zodat alsnog deze equivalente bescherming kan worden verkregen in kort geding na verwijzing. Op grond van de afstemmingsregel zou het hof waarnaar verwezen wordt zijn beslissing af dienen te stemmen op die van de bodemrechter. Bayer heeft bij s.t., 1.13 aangegeven beroep te hebben ingesteld tegen het bodemvonnis. M.i. houdt Bayer zodoende, anders dan Sandoz bij s.t. 1.6 stelt, belang bij het onderhavige beroep.

equivalentiemaatstaf

Subonderdeel 1.1 richt een drietal klachten tegen rov. 4.5, 4.7 respectievelijk 4.22. In de betreffende rechtsoverwegingen heeft het hof onderzocht of de gemiddelde vakman uit conclusie 1 van EP 791 zou begrijpen dat de octrooihouder in de oxidatiestap een bewuste keuze heeft gemaakt voor het gebruik van rutheniumzout als katalysator. Daartoe heeft het hof gekeken naar de inhoud van het octrooi, de stand van de techniek, het met de geoctrooieerde werkwijze beoogde doel, de bijkomende voordelen van die werkwijze, de aard van en de verhouding tussen de betrokken stoffen, alsmede de mate en wijze waarin zij tot het beoogde resultaat leiden, dit alles vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman. Een en ander heeft het hof tot het oordeel geleid dat Bayer bewust voor rutheniumzout heeft gekozen, zodat het gebruik van de katalysator TEMPO geen inbreuk maakt in het equivalentiebereik van EP 791.

De klachten van het subonderdeel komen erop neer dat het hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd en anders zijn oordeel ontoereikend heeft gemotiveerd.

Volgens subonderdeel 1.1.1 had het hof niet moeten onderzoeken of er sprake is van een bewuste keuze voor een kenmerk (rov. 4.5), maar veeleer of er goede grond bestaat om aan te nemen dat de octrooihouder afstand van de bescherming van een variant heeft gedaan.

Van het doen van afstand kan volgens subonderdeel 1.1.2 geen sprake zijn enkel op grond van de door het hof genoemde omstandigheid dat de beschrijving van het octrooi geheel op het door conclusie 1 genoemde gebruik van rutheniumzout is toegespitst (rov. 4.7) en anders zou ’s hofs oordeel niet toereikend zijn gemotiveerd nu voor equivalenten juist kenmerkend is dat ze niet als uitvoeringsvorm in aanmerking zijn genomen.

Hetzelfde geldt volgens subonderdeel 1.1.3 voor de door het hof in rov. 4.20 genoemde omstandigheid dat de vakman er niet van uitging dat een andere uitvoering dezelfde of vergelijkbare voordelen kon behalen. Een “bewuste keuze” althans “afstand” zou hier niet uit mogen worden afgeleid; anders zou het oordeel onvoldoende zijn gemotiveerd, omdat juist als de vakman de voordelen van TEMPO (nog) niet doorhad, niet valt in te zien hoe de vakman een bewuste keuze voor rutheniumzout bóven of tegen TEMPO zou hebben gemaakt.

Art. 69 EOV en het Protocol schrijven voor dat men zich “terdege rekenschap” moet geven van equivalenten, maar geven niet aan op welke manier dat moet gebeuren. De wijze van rekening houden met equivalenten is dus niet specifiek vastgelegd en uit het verschafte overzicht blijkt dat men dat in de belangrijkste Europese octrooilanden op nogal verschillende wijze doet, zij het dat een tendens valt te bespeuren in Engeland, Duitsland en ook Nederland om dat te doen door verruimde Protocolaire uitleg, waar nodig. Nederland kent volgens mij geen specifieke, zuivere equivalentieleer, wel een overwegend gehanteerde set hulpmiddelen overgewaaid uit de VS om technische equivalentie vast te stellen. Uw Raad heeft het gebruik door de feitenrechter van de function-way-result toets (als hulpmiddel) niet verboden, maar daarmee nog geen principiële keuze gemaakt voor een bepaalde equivalentiebenadering. In dat stelsel is een benadering toegestaan, die de feitenrechter in staat stelt om van geval tot geval te bezien welke toets gelet op het relevante kenmerk het meest geëigend is. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de rechter op begrijpelijke en toereikend gemotiveerde wijze equivalentie beoordeelt, daarbij recht doend aan de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de maatregelen en van de betrokken stoffen.

Dat is volgens mij wat het hof hier heeft gedaan, zonder zich vast te leggen op een specifieke test en onder hantering van de voorgeschreven Protocolaire maatstaf. In de bestreden rechtsoverwegingen zijn elementen te ontwaren van de hiervoor besproken equivalentiebenaderingen. De door het hof geformuleerde vraagstelling doet denken aan Formstein en de Catnic/Improver-test, in het bijzonder de derde Protocol-vraag. De aandacht voor het beoogde resultaat (oxidatie met selectiviteit en terugdringing van bepaalde bijproducten), de door de stoffen vervulde functie en de wijze waarop zij dat doen, doen denken aan de function-way-result test. In de overwegingen met betrekking tot de uiteenlopende moleculaire structuur van de stoffen, de verschillend verlopende oxidatiereacties en de mate waarin zij bijdragen aan het door het octrooi beoogde doel, weerklinkt de insubstantial differences toets. Je kunt het ook heel goed opvatten als een zoektocht naar de achter de bewoordingen van de conclusietekst liggende kern van de uitvinding, waarbij het Protocolaire midden wordt gepoogd te vinden om te bereiken dat sprake is van een redelijke bescherming voor Bayer, maar ook voldoende rechtszekerheid voor derden als Sandoz. Dit is allemaal het domein van de feitenrechter. Deze oordeelsvorming getuigt naar ik meen niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Het hof heeft volgens mij op een begrijpelijke en toereikend gemotiveerde wijze met equivalenten rekening gehouden binnen de hiervoor aangegeven kaders. Alle klachten van subonderdeel 1.1 stuiten hierop af. Globaler beschouwd lijken de klachten er materieel op neer te komen dat Bayer een zodanig ruime bescherming voorstaat, dat die aansluit bij de verlaten wezensleer. Dat verdient niet langer honorering in het stelsel van Protocolaire uitleg als aangegeven.

Nader inhoudelijk beschouwd falen de klachten ook om andere redenen.

Bij subonderdeel 1.1.1 stel ik voorop dat uit rov. 4.7 volgt dat de beschermingsomvang door het hof is vastgesteld aan de hand van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en in de ogen van de gemiddelde vakman, (vgl. rov. 4.6). In de beschrijving van EP 791 vindt het hof geen aanwijzing dat het oog gericht was op varianten voor de oxidatiestap. Voor zover onderdeel 1.1.1 tot uitgangspunt neemt dat voor equivalentiebescherming bepalend is of de octrooihouder afstand heeft gedaan van varianten, past dat niet in het Protocolaire uitlegkader van art. 69 EOV. Er is niet zoiets als bij voorbaat gegeven equivalente varianten, waarvan afstand gedaan moet worden. Dat was misschien zo onder de wezensleer terug te vinden in de arresten Meyn/Storken mogelijk nog in Van Bentum/Kool; bescherming naar het wezen kon alleen worden beperkt als daar afstand van was gedaan, maar dat is niet langer geldend recht.

Bovendien zelfs als dat al anders zou zijn, dan legt het hof uit in rov. 4.17 e.v. dat geen sprake is van technische equivalentie bij TEMPO vergeleken met rutheniumzout. Dan wordt niet toegekomen aan de vraag of afstand is gedaan van bescherming, want die is er helemaal niet voor TEMPO. In de function-way-result benadering is bij TEMPO sprake van een wezenlijk andere wijze (vgl. rov. 4.13, 4.17 en 4.21). Bayer heeft dus geen belang bij deze klacht.

Nog weer anders benaderd: bewust kiezen voor rutheniumzout, zoals het hof aanneemt in rov. 4.20, impliceert afstand doen van andere manieren, zoals met TEMPO, die wel in zicht waren. Ik zie daar geen licht tussen, er bestaat zo bezien goede grond om aan te nemen dat sprake is van afstand doen van deze equivalente variant, vgl. rov. 4.6-4.21.

Nu onderdeel 1.1.2 voortbouwt op onderdeel 1.1.1, kan het ook niet opgaan. Het is verder niet zo dat technisch gelijkwaardige varianten altijd onder het equivalente beschermingsbereik van een octrooi vallen. Daarnaast vindt het hof als gezegd TEMPO niet technisch equivalent aan rutheniumzout in de oxidatiestap van dit octrooi. De klacht lijkt verder uit te gaan van het omgekeerde van de juiste regel: het is niet zo dat moet worden getoetst of de octrooihouder equivalentie heeft willen uitsluiten, maar of de door de vakman in het licht van de beschrijving gelezen conclusies wel ruimte laten voor equivalentie, gelet op de adequate octrooibescherming van de houder en de te verlangen rechtszekerheid voor derden. Ook hier geldt dat het hof zonder schending van rechtsregels kon aannemen dat sprake was van afstand, hetgeen in dit kort geding afdoende is gemotiveerd.

Ook onderdeel 1.1.3 bouwt voort op 1.1.1, zodat het in zoverre moet falen. Het gaat ook niet op, omdat het hof voorop stelt – en dat ook kon doen – dat EP 791 geen aanwijzing bevat voor andere katalysatoren dan rutheniumzout voor de oxidatiestap (vgl. rov. 4.7). De daaraan verbonden uitleg van het hof dat het octrooi geen andere katalysatoren meebeschermt, is aan hem als feitenrechter voorbehouden en dat draagt zelfstandig. Dat is niet onbegrijpelijk, de motiveringsklachten hiertegen falen. Rov. 4.7 staat natuurlijk ook niet los van rov. 4.8-4.21, waar een voor kort geding (zeer) uitvoerige motivering wordt gegeven. Voor zover onderdeel 1.1.3 zo moet worden gelezen, dat de stelling is dat het hof omstandigheden had moeten vaststellen waaruit volgt dat bewust een keuze is gemaakt voor een katalysator anders dan rutheniumzout, klopt dat niet. Uit de gegeven motivering blijkt dat het hof in zijn oordeel betrekt dat de molecuulstructuren van TEMPO en rutheniumzout sterk afwijken en zij tot nogal verschillende stoftypen behoren, zodat de vakman zou verwachten dat de oxidatiereacties verschillend verlopen (vgl. rov. 4.13 en 4.17). Daartegen is geen klacht gericht. Ik wijs er nog op dat het hof in rov. 4.16-4.20 de bepleite visie van Sandoz heeft gevolgd, dat anders dan door Bayer bepleit, de twee katalysatoren niet dezelfde werking hebben. Dat is voor kort geding meer dan afdoende gemotiveerd. De regel uit Medinol/Abbott over de beschermingsomvangbepaling is op juiste manier gevolgd. Daarmee komen we bij de volgende aangekaarte kwestie uit onderdeel 1.

peildatum beoordeling inbreuk in equivalentiebereik

Subonderdeel 1.2 klaagt dat het hof bij het vaststellen van de beschermingsomvang van EP 791 in rov. 4.6-4.22 (en de vraag of de beschermingsomvang zich ook uitstrekt tot gebruik van TEMPO) ten onrechte uitsluitend de prioriteits- of verleningsdatum als peildatum voor de kennis van de gemiddelde vakman heeft gehanteerd. Volgens het subonderdeel is bij die beoordeling maatgevend althans mede bepalend wat de kennis van de gemiddelde vakman is ten tijde van de (voorbereidingen op) de gestelde inbreuk.

Dit lijkt mij niet juist gegeven de beslissing in Abbott/Medinol, hiervoor weergegeven in 2.38. Peildatum voor de beschermingsomvang is de prioriteitsdatum, omdat het daarbij gaat om wat het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. In het kader van de daarop volgende inbreukvraag kan mede betekenis toekomen aan kennis op de peildatum inbreuk, in het bijzonder bij equivalentietoetsing (maar als die al is “meegenomen” bij de vaststelling van de beschermingsomvang door Protocolaire uitleg van de conclusies, natuurlijk niet, want daarvoor is de peildatum de prioriteits- of aanvraagdatum). De Haagse rechtbank heeft dit zo opgevat in de bodemzaak Bayer/Sandoz en ook in MBI/Shimano, zo zagen we in 2.38. Ook annotatoren De Lange (overigens als advocaat betrokken in de onderhavige zaak zijdens Sandoz) en Iserief/Verschuur zien dat zo. De veronderstelling van het subonderdeel dat de prioriteitsdatum volgens Uw Raad alleen “richtinggevend” en dus níet “doorslaggevend” is, vindt volgens mij geen steun in Medinol/Abbott. Uit de gekozen bewoordingen (“kan” en “mede”) wil mij voorkomen dat de feitenrechter hier discretionaire bevoegdheid heeft om ook naar de inbreukdatum te kijken bij de inbreuktoets en na vaststelling van de beschermingsomvang met als peildatum de kennis op de prioriteits- of aanvraagdatum. Van de mogelijkheid om ook de inbreukdatum te hanteren bij de inbreukvraag heeft het hof kennelijk geen gebruik gemaakt. Daarover kan gelet op dit discretionaire stelsel uit Abbott/Medinol en de uitvoerige motivering van het oordeel van het hof volgens mij in cassatie in dit kort geding niet met succes worden geklaagd. In wezen komt dit doordat in de Protocolaire uitleg van het hof niet veel ruimte meer bestaat voor equivalentie. Subonderdeel 1.2 moet dan ook falen.

gezichtspunten

Subonderdeel 1.3 klaagt dat is miskend dat wat de rechtbank in de bodemzaak (in de nietigheidsprocedure) heeft overwogen en wat Bayer heeft gesteld over 1) het voordeel en de mate van vernieuwing van de uitvinding (de afzonderlijk uit te voeren oxidatie- en watereliminatiestap in een tweestapsproces), 2) het niet-essentieel zijn van het rutheniumzout en 3) de aard van het octrooi met een centraal geformuleerde conclusie als gezichtspunten in aanmerking hadden moeten worden genomen bij de vaststelling van de beschermingsomvang. Aan deze gezichtspunten mocht het hof volgens dit subonderdeel niet voorbijgaan. Als daar niet aan is voorbijgegaan, dan is sprake van onvoldoende motivering, aldus Bayer.

Het subonderdeel kan niet tot cassatie leiden. Uit de uitvoerige motivering blijkt voor kort geding voldoende duidelijk dat deze aspecten door het hof zijn bezien, maar op feitelijke gronden verworpen. Dat ook een andere weging mogelijk was geweest (en aan Bayer kan worden toegegeven dat dat mogelijk best zou hebben gekund), maakt niet dat dient te worden gecasseerd in dit kort geding. Het doel van de uitvinding is in zijn oordeel betrokken - rov. 4.9 en 4.10 over doel a), rov. 4.11 over de verwezenlijking van doel b), waarna in rov 4.12 wordt gewezen op een “ander voordeel”. In rov. 4.3-4.5 en 4.20 is het niet essentieel zijn van het rutheniumzout beoordeeld. Uit de hele motivering in rov. 4.5-4.21 volgt dat ook de aard van de uitvinding onder ogen is gezien, zij het niet in de door Bayer bepleite zin (die erop neerkomt dat het hier een naar Duitse traditie “centraal” in plaats van “perifeer” geformuleerde conclusie betreft, waar je maar een beetje van af behoeft te wijken om “buiten de boot” te vallen; nogmaals: daar is mogelijk best wat voor te zeggen, maar ik zie niet dat op deze grond gecasseerd zou moeten worden, omdat de kortgedingrechter een andere feitelijke afweging heeft gemaakt). Ook de stelling van Bayer dat met TEMPO sprake is van een minimale aanpassing wordt door het hof gewogen en verworpen in rov. 4.13 en 4.19, waarin wordt aangegeven dat de verschillen te groot worden geacht. Van te veel aan de letterlijke tekst vasthouden is geen sprake. Het hof was niet gehouden op alle stellingen van Bayer in te gaan en cassatie leent zich nu eenmaal niet voor een hernieuwde feitelijke beoordeling, waar dit onderdeel een beetje naar toe lijkt te willen. De gegeven motivering geeft voldoende inzicht in de gevolgde gedachtegang.

disclosed but not claimed is disclaimed

Onderdeel 2 keert zich met drie subonderdelen tegen het oordeel van het hof over de inbreuk op EP 840 in rov. 5.1 t/m 5.11.

Subonderdeel 2.1 valt uiteen in vijf klachten 2.1.1 t/m 2.1.5 die (vooral) gericht zijn tegen rov. 5.5 t/m 5.10, waarin het hof heeft onderzocht of het gebruik van een zwakke base equivalent is aan het voor waterafsplitsing geclaimde specifieke zuur pTSA. In rov. 5.5 leest het hof in de beschrijving dat “op niet mis te verstane wijze wordt geopenbaard” dat 5β-OH-DRSP labiel is onder zure en basische omstandigheden en dus niet alleen onder invloed van het zuur pTSA, maar ook onder invloed van andere (Lewis)zuren en onder invloed van basen uiteenvalt in water en DRSP. Als de vakman dan ziet dat alleen een specifiek zuur wordt geclaimd, is sprake van disclosed but not claimed is disclaimed. Dan brengt volgens het hof de rechtszekerheid een restrictieve uitleg mee: daar valt alleen pTSA onder en in elk geval niet het gebruik van een base als pyridine (rov. 5.6). Voor deze uitleg zag het hof (verdere) steun in het feit dat de conclusies volgens het verleningsdossier in oppositie zijn teruggebracht tot één overgebleven claim met alleen pTSA (rov. 5.7, waaruit derden konden afleiden dat afstand was gedaan/geen bescherming was verleend voor andere waterafsplitsingsmethoden) en het gegeven dat Bayer in een afgesplitste aanvrage het gebruik van een base claimt voor waterafsplitsing (rov. 5.8). In rov. 5.9 overweegt het hof dat het oordeel van de examiner dat EP 840/WO 738 geen basis biedt voor een conclusie met een basische waterafsplitsing in het kader van een art. 123(2) EOV kwestie (een door Bayer opgeworpen argument) er niet aan af doet dat gebruik van basen in het algemeen zodanig duidelijk is geopenbaard in de beschrijving van EP 940, dat de hier in het kader van art. 69 EOV te maken afweging in het nadeel van Bayer uitvalt. Dus ook de aangepaste werkwijze van Sandoz’ toeleverancier maakt geen inbreuk op dit punt (rov. 5.10) en het Oberlandesgericht Düsseldorf zag dat ook zo, memoreert het hof in rov. 5.11. Dit lijkt mij een keurige redenering, die overigens vanwege de hoge mate van feitelijkheid hoofdzakelijk aan het hof is voorbehouden.

Subonderdeel 2.1.1 klaagt dat het hof in rov. 5.5 en 5.9 disclosed but not claimed is disclaimed onjuist heeft toegepast. Van “openbaring” (disclosure) kan alleen sprake zijn als die basis kan zijn voor een conclusie (in dit geval dus: van een basische waterafsplitsing).

Althans, zo vervolgt subonderdeel 2.1.2, is sprake van onbegrijpelijkheid van het impliciete oordeel dat gebruik van basen als beschreven in EP 840 wel basis kan zijn voor een conclusie voor basische waterafsplitsing.

Volgens subonderdeel 2.1.3 geldt wat in onderdelen 2.1.1 en 2.1.2 is betoogd mutatis mutandis ook voor rov. 5.5 (slot) dat nu in de beschrijving in het algemeen zure waterafsplitsing wordt geopenbaard, maar alleen een specifiek zuur wordt geclaimd, de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat de aanvrager zich bewust tot dat specifieke zuur heeft willen beperken.

Daarbij verwijt subonderdeel 2.1.4 het hof over het hoofd te hebben gezien dat “de kern van de uitvinding van EP 840” watereliminatie als zelfstandige stap is met 5β-OH-DRSP als uitgangsstof, zonder dat technische betekenis toekomt aan de specifieke stof waarmee die watereliminatie plaatsvindt en de aard van het octrooi met een “centraal geformuleerde conclusie” (die makkelijker te omzeilen zou zijn) en had het hof op deze gezichtspunten moeten reflecteren. Althans is volgens de klacht onbegrijpelijk dat de gemiddelde vakman zal aannemen dat alleen bescherming voor pTSA is gezocht, omdat basen en/of zuren in de beschrijving, maar niet in de conclusie voorkomen.

Subonderdeel 2.1.5 sluit het af met een veegklacht.

De rechtsklacht van subonderdeel 2.1.1 gaat uit van een te beperkte opvatting over het disclosure-leerstuk (over de toepassing als zodanig van dit leerstuk klaagt het middel niet). Daarvoor is niet vereist een basis in de zin van art. 123(2) EOV, zoals het subonderdeel aandraagt. Ook uit AGA/Occlutech en haar Duitse evenknie, waar het subonderdeel naar verwijst, volgt dit niet. Wat volstaat is, dat de vakman voldoende concreet geleerd wordt dat er andere waterafsplitsingsmethoden zijn, die vervolgens niet worden geclaimd. Dat het hof dit voldoende concreet vindt en de gemiddelde vakman het octrooi zo zal begrijpen, dat Bayer haar claim bewust heeft willen beperken tot pTSA, is feitelijk en op zich niet onbegrijpelijk, want volgens mij deugdelijk gemotiveerd (daarop stranden subonderdelen 2.1.2 (dat overigens voortbouwt op de onjuiste, want te beperkte visie op het disclosure-leerstuk dat zoëven werd verworpen) en het voortbouwende 2.1.3; deze klachten verliezen uit het oog dat Bayer zelf een afgesplitste aanvrage heeft of had lopen voor basische waterafsplitsing, wat het hof in rov. 5.8 fijntjes memoreert ter nadere bevestiging van zijn gegeven uitleg). Waar de kernklachten uit 2.1.1 en 2.1.4 eigenlijk op neerkomen, is dat het kenmerk pTSA wordt weggeïnterpreteerd, althans tot een verruiming leidt van “elk middel geschikt voor waterafsplitsing in een tweestapsproces”. Dat lijkt mij niet kunnen, dat is te ruim en levert geen redelijke (want te ruime) bescherming op van de octrooihouder en schendt aan de andere kant de rechtszekerheid van derden, die niet bedacht hoefden te zijn bij deze conclusie op een beschermingsomvang van om het even welke waterafsplitsingswijze binnen dat tweestapsproces. Het lijkt een beetje op een toevlucht van Bayer tot de oude leer van het wezen uit Philips/Tasseron en we hebben gezien dat dat op deze manier niet meer thuishoort in het moderne Europese octrooirecht. Het hof maakt in deze kwestie een volgens mij een passabele Protocolaire afweging ten detrimente van Bayer. De zaak hangt wat dit betreft op het feitelijke oordeel van het hof dat “op niet mis te verstane wijze wordt geopenbaard”.

Voor het verwijt in klacht 2.1.4 dat het hof de overwegingen van de rechtbank in de bodemzaak niet in aanmerking heeft genomen, biedt het arrest geen grondslag. Het hof heeft deze gezichtspunten impliciet meegewogen. Het hof was niet gehouden om een en ander te expliciteren. Aan de feitenrechter wordt in dit verband een grote mate van vrijheid gelaten. Ik verwijs naar de op overeenkomstige gronden betoogde verwerping van subonderdeel 1.3. Ook hier tracht Bayer het pTSA kenmerk in wezen weg te interpreteren of te veralgemeniseren tot welke waterafsplitsing in een zweistufiges Verfahren dan ook en dat gaat als gezegd niet.

Hierop strandt ook de veegklacht 2.1.5, waarmee subonderdeel 2.1 tevergeefs is voorgesteld.

nog eens de rol van art. 123(2) EOV en de verleningsgeschiedenis

Subonderdeel 2.2 richt twee klachten tegen rov. 5.7, waarin het hof mede betekenis hecht aan het uit de verleningsgeschiedenis afgeleide feit dat EP 840 is teruggebracht tot de enige, uitsluitend op pTSA betrekking hebbende conclusie.

Volgens subonderdeel 2.2.1 heeft het hof miskend dat uit een beperking wegens art. 123 lid 2 EOV niet kan worden afgeleid dat de aanvrager afstand doet of althans geen bescherming wenst te verkrijgen voor (alle) andere middelen/methoden dan die genoemd in het beperkte octrooi. Althans dat het oordeel onvoldoende is gemotiveerd, nu anders niet valt in te zien hoe derden kunnen menen dat afstand is gedaan althans geen bescherming is gezocht voor een base als pyridine.

Subonderdeel 2.2.2 poneert dat het hof miskend heeft dat bij het bepalen van de beschermingsomvang geen acht mag worden geslagen op het verleningsdossier en verzoekt Uw Raad om van de Nederlandse estoppel-leer terug te komen.

Deze klachten zijn gericht tegen een overweging ten overvloede, of althans slechts een ondersteunende overweging, nu rov. 5.1-5.6 zelfstandig dragen. Daar stuiten zij al op af.

Inderdaad is de ten overvloede verschafte motivering gebaseerd op art. 123 (2) EOV niet bijzonder overtuigend, althans zuiver. Dit zou onder omstandigheden een Festo-achtige weerlegbare presumptie kunnen opleveren die wel eens zou kunnen slagen in een andere zaak. Ik laat dit verder rusten, omdat in dit geval de klacht toch niet tot cassatie kan leiden vanwege de voorafgaande tevergeefs bestreden rov. 5.1-5.6, die zelfstandig dragen.

Wel nog een enkel woord, zij het in deze zaak eigenlijk ten overvloede, over de verleningsgeschiedenis. In de arresten Ciba Geigyen Dijkstra/Saier is de Nederlandse variant van prosecution history estoppel neergelegd. Voor ons is belangrijk rov. 3.5.3 uit het laatste arrest:

De in voormeld arrest neergelegde, en in HR 12 november 2004, nr. C03/161, NJ 2004, 674, herhaalde, regel dat de rechter slechts gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, ziet — zoals uit het zinsverband (‘dan ook’) duidelijk wordt — op het geval van gebruik van gegevens uit het verleningsdossier ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi. Met deze restrictieve regel wordt de bij de uitleg van een octrooi in aanmerking te nemen eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden gediend. In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier. Een beperking op dit punt laat zich ook niet afleiden uit HR 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506, waarin is geoordeeld (rov. 3.5) dat derden slechts mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede gronden bestaan. Dit oordeel biedt, integendeel, steun aan het door het onderdeel verdedigde standpunt, nu geen te dezen relevant onderscheid bestaat tussen het verweer dat de octrooihouder afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft en een verweer als door Dijkstra gevoerd, te weten dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had. De rechtsklacht van onderdeel I slaagt.”

Deze goede Nederlandse estoppel-regel (vaste rechtspraak, vgl. nadien nog AGA/Occlutech en Abbot/Medinol) komt erop neer dat een derde (zoals Sandoz) die wegens octrooi-inbreuk wordt aangesproken zich voor een bepaalde uitleg van het octrooi altijd op het openbare deel van het verleningsdossier mag beroepen. Het voorkomt dat men alsnog via equivalentie kan claimen wat in de verleningsfase op geldigheidsbezwaren is afgeketst; anti-angorakat. Duitsland wil er niet aan, zo hebben we gezien en Engeland eigenlijk ook niet, maar daar begint het beeld te wankelen sinds Actavis v Lilly, ook al lijkt dat voorlopig in hoger beroep weer te zijn teruggedraaid.

Bayer zou graag zien dat Uw Raad op deze Nederlandse estoppel terugkomt. Ik zie geen goede redenen om deze anti-misbruik bepaling weg te nemen. Het voornaamste argument van de tegenstanders is dat de file niet genoemd wordt in art. 69 EOV of het Protocol en dat het marktpartijen zou dwingen in elke octrooizaak de verleningsgeschiedenis te raadplegen. Dat overtuigt absoluut niet. Dat het niet in art. 69 EOV of het Protocol staat, betekent niet a contrario dat het verleningsdossier geen rol mag spelen bij de vaststelling van de beschermingsomvang, net zo min als het ontbreken van een verwijzing naar een specifieke equivalentiemaatstaf in art. 69 en het Protocol betekent dat het hanteren van zo’n maatstaf onjuist zou zijn. Om dezelfde reden zie ik, anders dan het BGH in de aangehaalde beslissing Kunststoffrohrteil, het sneuvelen van het ontwerp voor art. 3 Protocol in 2000 niet als een overtuigend argument tegen het gebruik van het verleningsdossier. Het argument van het moeten raadplegen van het dossier in elke zaak en de daarmee gemoeide kosten, komt niet oprecht voor, omdat dat in de real world al lang standaard praktijk is. Waarom zou je dat ook niet doen, het is met een paar muisklikken vrij toegankelijk. Dat is dus ook geen steekhoudend argument. Het vormt een eenvoudige stok achter de deur tegen angorakat-praktijken en kan kostbare getuigensessies of andere bewijsgaring voorkomen. Uw Raad zou hier beslist niet van af moeten. Bovendien is deze rechtspraak met instemming aangehaald door verschillende (hoogste) rechters in het buitenland.

Subonderdeel 2.2.2 strandt op het voorgaande. Het stond het hof vrij om betekenis te hechten aan de door Sandoz ingeroepen beperking, omdat dit gegeven deel uitmaakte van het kenbare gedeelte van het verleningsdossier. Subonderdeel 2.2 kan ook niet tot cassatie leiden.

betekenis afgesplitste aanvrage

Subonderdeel 2.3 komt met vier klachten op tegen rov. 5.8, waarin het hof overweegt dat de door hem gekozen uitleg van EP 840 verder wordt bevestigd door het gegeven dat Bayer in een afgesplitste en thans nog aanhangige aanvrage de toevoeging van een base heeft geclaimd voor waterafsplitsing, waaruit blijkt dat Bayer zelf dit niet begrepen achtte onder EP 840 zodat de beschermingomvang ervan zich niet uitstrekt tot toevoeging van een base.

Bayer betoogt dat het hof bij het bepalen van de beschermingsomvang geen betekenis had mogen toekennen aan een afgesplitste andere aanvrage van de houder van het uit te leggen octrooi (subonderdeel 2.3.1).

Subonderdeel 2.3.2 voert als rechtklachten aan dat voor zover het hof heeft gemeend dat hier wel mag worden gelet op de afgesplitste aanvrage, omdat die deel zou uitmaken van het verleningsdossier van het uit te leggen octrooi, dit onjuist is, bij die uitleg überhaupt niet mag worden gelet op het verleningsdossier (onder verwijzing naar het hiervoor verworpen subonderdeel 2.2.2), althans die afgesplitste aanvrage niet tot het verleningsdossier van het uit te leggen octrooi hoort (althans niet tot het deel van het verleningsdossier van het uit te leggen octrooi dat kan worden betrokken het bepalen van de beschermingsomvang van het octrooi).

Subonderdeel 2.3.3 voert aan dat derden geen zekerheid kunnen ontlenen aan de conclusie van een nog aanhangige divisional, die namelijk kan wijzigen, zoals ook is gebeurd.

In ieder geval, zo luidt de klacht van subonderdeel 2.3.4, is het oordeel onvoldoende gemotiveerd, omdat het enkele feit dat voor de base een afgesplitste aanvrage is ingediend nog niet betekent dat Bayer geen base begrepen achtte onder EP 840; het is immers volgens Bayer gebruikelijk meerdere aan elkaar gerelateerde octrooien aan te vragen, zodat het claimen van een equivalente werkwijze in een divisional nog niet wil zeggen dat men die werkwijze niet onder de beschermingsomvang van het eerdere octrooi begrepen acht.

Ook deze klachten kunnen niet tot cassatie leiden, omdat zij zich richten tegen een overweging ten overvloede (subonderdeel 2.3.1 geeft zelf al aan dat rov. 5.8 “verder bevestiging” geeft aan de uitleg van rov. 5.6).

Inhoudelijk zie ik geen goede grond om de door Bayer bepleite beperkingen te aanvaarden, omdat het hier gaat om divisionals van dezelfde moederaanvrage, zodat sprake is van een gedeelde verleningsgeschiedenis (zoals al eens uitgemaakt door de Haagse voorzieningenrechter in Mundipharma/Mylan). Daarop lopen subonderdelen 2.3.1 en 2.3.2 op stuk. De rechtsklacht van subonderdeel 2.3.3 dat derden geen zekerheid aan een aanhangige aanvrage kunnen ontlenen, zie ik ook niet opgaan; het gaat hier niet om zekerheid, maar dat betekent volgens mij niet dat daarmee dat gegeven betekenisloos wordt, met name niet voor de kwestie waar het hier om gaat. Gegeven het obiter karakter van rov. 5.8, is in dit kort geding evenmin sprake van een motiveringsgebrek, zoals subonderdeel 2.3.4 ten slotte aanvoert.

Het principale middel kan volgens mij niet tot cassatie leiden. De slotklacht 3 heeft een puur veegkarakter.

4. Bespreking van het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat het middel in het principale beroep leidt tot vernietiging van het arrest van het hof, behoeft gelet op het voorgaande in wezen geen behandeling.

Overigens zou het beroep inhoudelijk zijn opgegaan. Heel kort weergegeven komt het erop neer dat de appelrechter in kort geding zich in deze zaak heeft gericht naar de bodemrechter, maar in die bodemzaak was niet dezelfde kwestie aan de orde als in dit kort geding (inbreuk), want dat betrof een nietigheidszaak. Het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep richt zich tegen het door het Haagse hof in onze zaak op grond van het bodemvonnis van de rechtbank in de nietigheidszaak als uitgangspunt genomen oordeel dat de rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk was van de uitvinding die in WO 738/EP 791 is geopenbaard. In de nietigheidszaak had de bodemrechter de beschermingsomvang van EP 791 nog niet beoordeeld. Daarin was immers aan de orde de geldigheid van EP 840 in verband met toegevoegde materie. Dat zijn inderdaad wezenlijk andere kwesties, zoals het middel terecht naar voren brengt. De rechtbank heeft in de inbreukbodemzaak van 23 juli 2014 ook overwogen dat zij met haar oordeel in de nietigheidszaak over EP 840 niets over de beschermingsomvang van EP 791 heeft gezegd. Zodoende lijkt mij juist dat het hof zelfstandig de beschermingsomvang van EP 791 had moeten onderzoeken.

5. Conclusie