ECLI:NL:PHR:2017:422, Parket bij de Hoge Raad, 12-05-2017, 16/00878

3. Ontvankelijkheid van het principale cassatieberoep

Uit het proces-verbaal van de pleidooizitting van 17 september 2015 blijkt dat namens High Point is gevraagd of zij tegen de beslissing van het hof om de eiswijziging niet toe te laten in cassatie kan gaan. De voorzitter heeft daarop geantwoord dat art. 130 lid 2 Rv zich mogelijk tegen cassatie verzet.

In de hiervoor onder 2.19 genoemde brief waarin het hof alsnog tussentijds cassatieberoep heeft opengesteld, is de zinsnede opgenomen dat het “in het midden kan blijven of artikel 130 lid 2 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zich verzet tegen het cassatieberoep dat High Point voornemens is in te stellen”, dat geen van partijen zich heeft uitgelaten over de toepassing van die bepaling en het niet aan het hof is om te beslissen over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Partijen hebben in hun cassatiestukken geen aandacht besteed aan de vraag of het cassatieberoep ontvankelijk is gelet op het bepaalde in art. 130 lid 2 Rv.

M.i. is het rechtsmiddelenverbod van art. 130 lid 2 Rv hier niet aan de orde. Het hof heeft zijn beslissing om de door High Point in de akte voorgestelde nieuwe octrooiconclusies buiten beschouwing te laten niet gegrond op art. 130 lid 1 Rv (in verbinding met art. 353 lid 1 Rv) en de in deze bepaling genoemde eisen van een goede procesorde, maar op zijn oordeel dat de nieuwe octrooiconclusies een nieuwe stelling dan wel een nieuw feit vormen en daarmee in strijd zijn met de in art. 347 lid 1 Rv besloten liggende twee-conclusieregel. Tegen dat oordeel wordt in het principale beroep opgekomen. Het rechtsmiddelenverbod van art. 130 lid 2 Rv ziet niet op de toepassing van de twee-conclusieregel; deze kan in cassatie worden getoetst.

4. Bespreking van het principale cassatieberoep

Het principale cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen.

Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 2.1-2.11, waarin het hof over de toelaatbaarheid van de gewijzigde octrooiconclusies en de aanvullende producties als volgt heeft overwogen:

“inleiding

Naar het oordeel van het hof maakt KPN terecht bezwaar tegen de nieuwe octrooiconclusies die High Point bij de akte beperking octrooiconclusies heeft geïntroduceerd (hierna: de nieuwe octrooiconclusies), met name waar die bestaat uit de toevoeging van de eerste beperking die wordt genoemd in paragraaf 2 van die akte betreffende het ‘public telephone network’. Op grond van de in artikel 347 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) besloten liggende twee-conclusies-regel had High Point de nieuwe octrooiconclusies bij haar memorie van grieven naar voren moeten brengen. KPN mocht er echter niet van uitgaan dat High Point bij niet-toelating van de nieuwe octrooiconclusies geen beroep meer zou doen op het octrooi in de vorm waarin het is verleend en de bij memorie van grieven ingediende hulpverzoeken (hierna: de oude octrooiconclusies). Een en ander zal hierna worden toegelicht.

weigering nieuwe octrooiconclusies

De uit artikel 347 lid 1 Rv voortvloeiende twee-conclusies-regel brengt mee dat van een appellant in beginsel mag worden verlangd dat hij in zijn memorie van grieven niet alleen al zijn bezwaren tegen de beslissing van de rechtbank aanvoert, maar ook de nieuwe feiten of stellingen naar voren brengt waarop hij zich in appel mede wenst te beroepen (HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959, r.o. 4.2.3.). Deze ‘in beginsel strakke regel’ beoogt een concentratie van het debat en een spoedige afdoening van het geschil en wordt mede gerechtvaardigd door het feit dat het debat in hoger beroep voortbouwt op hetgeen in eerste aanleg is geschied.

De nieuwe octrooiconclusies waarop High Point zich beroept zijn een nieuwe stelling of, zoals High Point het bij pleidooi zelf heeft geformuleerd (paragraaf 97 van de pleitnota): een nieuw feit. Het beroep op de nieuwe octrooiconclusies valt daarmee onder de twee-conclusies-regel. Dat wordt bevestigd door een toets van de introductie van de nieuwe octrooiconclusies aan de hiervoor genoemde ratio van de twee-conclusies-regel. De nieuwe versie van de octrooiconclusies geeft namelijk aanleiding tot een nieuw debat over de geldigheid van het octrooi en de inbreuk daarop door KPN, vooral omdat High Point in de nieuwe octrooiconclusies een beperking introduceert die geen onderdeel uitmaakte van de tot dan toe door High Point verdedigde hoofd- en hulpverzoeken. Zo heeft KPN bij pleidooi aangevoerd dat die nieuwe beperking betreffende het ‘public telephone network’ geen basis heeft in de aanvrage en dat de nieuwe octrooiconclusies daarom niet voldoen aan artikel 123 lid 2 van het Europees Octrooiverdrag. Daarnaast volgt uit de toelichting op de nieuwe octrooiconclusies die High Point bij de akte heeft gegeven, dat High Point op basis van de nieuwe beperking wil betogen dat het octrooi inventief is. Voor een debat daarover naar aanleiding van die nieuwe beperking is in deze fase van het hoger beroep geen plaats meer.

Dat de nieuwe octrooiconclusies het octrooi verder beperken dan de bij de memorie van grieven gehanteerde octrooiconclusies, brengt, anders High Point kennelijk meent, niet mee dat het beroep op de nieuwe octrooiconclusies valt binnen de grieven die High Point bij zijn memorie naar voren heeft gebracht. Zoals hiervoor is overwogen, is de introductie van nieuwe feiten en stellingen in beginsel niet toelaatbaar omdat die aanleiding kunnen geven tot een nieuw debat. Dat laatste is het geval bij de betreffende nieuwe octrooiconclusies, voor een deel juist omdat de nieuwe octrooiconclusies een geringere reikwijdte hebben en daardoor volgens High Point meer afstand nemen van de stand van de techniek.

Het betoog van High Point dat de nieuwe octrooiconclusies de procedure versimpelen en stroomlijnen, is mede gelet op het voorgaande ongegrond. Op zich is juist dat de intrekking van de eerder door High Point verdedigde hoofd- en hulpverzoeken, die High Point in dezelfde akte naar voren heeft gebracht, de omvang van het debat beperkt. Het bezwaar van KPN richt zich echter niet tegen het intrekken van die oude versies van de octrooiconclusies (zie daarover hierna r.o. 2.13 e.v.), maar tegen het beroep op de nieuwe octrooiconclusies.

Het feit dat High Point de nieuwe octrooiconclusies ruim voor het pleidooi heeft ingediend, kan ook niet leiden tot een andere uitkomst. Voor de toepassing van de twee- conclusies-regel is niet beslissend of de wederpartij voldoende tijd heeft om zich te verweren tegen nieuwe feiten of stellingen. De regel beoogt, zoals hiervoor is overwogen, een concentratie van het debat en een voortvarende beslechting van het geschil en voorkomt daarom dat een wederpartij moet reageren op nieuwe stellingen en feiten, ook al heeft die de tijd om zijn verdediging daarop aan te passen.

Het beroep van High Point op artikel 129 Rv, dat bepaalt dat de eiser ‘te allen tijde’ zijn eis kan verminderen, kan evenmin slagen. Het beroep op de nieuwe octrooiconclusies vormt niet een eisvermindering in de zin van die bepaling, maar een wijziging van of in de grondslag van eis in de zin van artikel 130 Rv. Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt met de introductie van de nieuwe octrooiconclusies namelijk een nieuw debat geopend. Daar komt bij dat de beperking van de conclusies van het octrooi niet zonder meer voordelig is voor KPN. De mogelijkheid bestaat immers dat de vorderingen van High Point niet kunnen worden toegewezen op basis van de oude versies (bijvoorbeeld omdat het octrooi in die ruime vorm niet inventief is), maar wel op basis van de nieuwe octrooiconclusies. Dat is in het algemeen ook de reden dat een octrooihouder kiest voor een beperking. In het licht van een en ander kan niet worden volgehouden dat er sprake is van een eisvermindering die het hof te allen tijde zou moeten toestaan.

In dit verband kan nog worden opgemerkt dat er in het hoger beroep in de nietigheidsprocedure, waarin High Point de nieuwe octrooiconclusies ook heeft ingediend, geen eis van High Point voorligt. In die procedure kunnen de nieuwe octrooiconclusies dus al om die reden niet worden aangemerkt als een vermindering van eis.

Ook artikel 138 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag verzet zich in dit geval niet tegen weigering van de nieuwe octrooiconclusies. Dat artikel bepaalt dat de octrooihouder in procedures over de geldigheid van een Europees octrooi het recht heeft het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies. Dit recht op wijziging staat echter niet in de weg aan procedureregels die ertoe dienen het debat te concentreren en het geschil voortvarend te beslechten, zoals de twee-conclusies-regel. High Point kan ook niet volhouden dat toepassing van die twee-conclusies-regel haar recht op wijziging ‘illusoir’ maakt. High Point heeft haar recht op wijziging in deze procedure immers zowel eerste aanleg als in hoger beroep (bij de memorie van grieven) kunnen uitoefenen. Bovendien heeft zij dat recht daadwerkelijk uitgeoefend door bij de memorie van grieven een drietal hulpverzoeken in te dienen.

High Point heeft terecht niet aangevoerd dat in dit geval een van de in de rechtspraak ontwikkelde uitzonderingen op de twee-conclusies-regel van toepassing is. Het is evident dat KPN geen (ondubbelzinnige) toestemming heeft gegeven voor de introductie van de nieuwe octrooiconclusies. De aard van het geschil brengt, gelet ook op hetgeen onder 2.9 is overwogen, in dit geval niet mee dat na de eerste memorie nog een verandering kan plaatsvinden. Verder kan in dit geval niet worden gezegd dat de nieuwe octrooiconclusies in het verlengde liggen van de eerdere rechtsstrijd. Met name de beperking betreffende het public telephone network brengt, zoals hiervoor is opgemerkt, een geheel nieuw element in de rechtsstrijd. Ten slotte zijn de nieuwe octrooiconclusies niet ingediend in reactie op een na de memorie van grieven voorgevallen feit. Anders dan High Point bij pleidooi heeft gesuggereerd, kunnen de nieuwe octrooiconclusies niet worden aangemerkt als nieuw feit waarop de grondslag van de eis moet kunnen worden aangepast. Dat zou een cirkelredenering vormen. Daarnaast is in dit verband van belang dat KPN onbestreden heeft aangevoerd dat High Point de nieuwe octrooiconclusies al bij de memorie van grieven had kunnen indienen en dat de nieuwe beperkingen een reactie zijn op nietigheidsbezwaren die KPN al direct bij aanvang van de procedures in eerste aanleg naar voren heeft gebracht. Daarom kan in het midden blijven of de uitkomst anders zou zijn geweest als KPN bij haar memorie van antwoord een nieuwe nietigheidsgrond zou hebben aangevoerd en High Point de nieuwe octrooiconclusies zou hebben ingediend om tegemoet te komen aan dat nieuwe bezwaar.

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de nieuwe octrooiconclusies moeten worden geweigerd. In het licht daarvan is het bezwaar van KPN tegen de producties 78, 81, 82 en 83 die High Point bij de akte beperking octrooiconclusies heeft overgelegd, ook gegrond. Uit de toelichting van High Point in die akte blijkt namelijk dat High Point die producties uitsluitend heeft overgelegd ter onderbouwing van de geldigheid van de nieuwe octrooiconclusies. High Point heeft ook niet aangevoerd dat deze producties los van de nieuwe octrooiconclusies toelaatbaar zijn.”

Onderdeel 1 bevat twee subonderdelen.

Subonderdeel 1.1 klaagt dat het oordeel van het hof van een onjuiste rechtsopvatting getuigt ten aanzien van art. 138 EOV en/of de regel dat nationaalrechtelijke regels die strijdig zijn met een ieder verbindende verdragsbepalingen geen toepassing vinden. Deze hoofdklacht wordt vervolgens uitgewerkt in drie subsubonderdelen waarin wordt geklaagd dat het hof heeft miskend dat :

(i) een octrooi slechts gedeeltelijk nietig wordt verklaard indien de nietigheidsgronden een Europees octrooi slechts gedeeltelijk aantasten;

(ii) de houder van een Europees octrooi het recht heeft om zijn octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid daarvan, en;

(iii) de in art. 138 EOV neergelegde rechterlijke plicht en partijbevoegdheid niet kunnen worden onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende processuele voorwaarden, althans niet aan voorwaarden zoals die voortvloeien uit de twee-conclusieregel.

Subonderdeel 1.2 bouwt gedeeltelijk voort op subonderdeel 1.1 met de klacht dat het oordeel van het hof in rov. 2.10 van een onjuiste rechtsopvatting getuigt omdat de aard van het geschil in dit geval juist meebrengt dat na de eerste memorie nog wél een verandering kan plaatsvinden, althans dat de door High Point bij akte beperking octrooiconclusies voorgestelde beperkingen in aanmerking moeten worden genomen.

Subsidiair wordt geklaagd dat de aard van het geschil in dit geval meebrengt dat na de eerste memorie nog een verandering kan plaatsvinden, althans dat de door High Point voorgestelde beperkingen in aanmerking moeten worden genomen.

De door High Point voorgestelde beperking van het octrooi

In de akte, die High Point op 29 mei 2015 – ruim drie jaar na het indienen van de memorie van grieven, maar ruim drie maanden vóór pleidooi – heeft ingediend, stelt High Point dat zij de conclusies 1 en 14 van het Octrooi en dientengevolge tevens de afhankelijke conclusies beperkt door de volgende woorden aan deze conclusies toe te voegen:

(i) de woorden “…received from a public telephone network (100),…” in kenmerk E1, en “… the public telephone network (100) towards…” in kenmerk E2 (hierna beperking 1);

(ii) het woord “voice” tussen “wireless-“ en “call” in de kenmerken A en C, en tussen “individual” en “calls” in de kenmerken D en E (hierna: beperking 2) en

(iii) de woorden “…, in response to a packet containing timing information received from a service node,…” in kenmerk F (hierna: beperking 3).

In de akte (onder 3) stelt High Point dat de beperkingen 2 en 3 reeds zijn ingediend als aparte hulpverzoeken (I) en (III) bij memorie van grieven en dat zij hierbij worden “geïncorporeerd in één definitieve hoofdconclusie, samen met de beperking genoemd onder i)”. Beperking 1 bevestigt, aldus High Point, dat het schakelsysteem is bedoeld voor de communicatie van en naar het publieke telefoonnetwerk en wordt geopenbaard in de oorspronkelijke octrooiaanvraag.

High Point heeft bij de akte een aantal aanvullende producties overgelegd, waaronder de definitieve (gewijzigde) tekst van de conclusies 1 en 14 waarop zij zich beroept (productie 78a), de Nederlandse vertaling daarvan (productie 78b), een uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 26 juni 2014 over de geldigheid van het Duitse deel van het octrooi (productie 80) en een aantal verklaringen van deskundigen (productie 79 en 81 t/m 83).

High Point heeft voorts gesteld (onder 9) dat zij de eerder in de bodemprocedure verdedigde versies en hulpverzoeken intrekt.

Beperking van een Europees octrooi

Het EOV bepaalt in de artikelen 2 en 4, voor zover thans van belang, dat een Europees octrooi een octrooi is dat op basis van het EOV door het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) wordt verleend en dat in elk van de Verdragsluitende staten waarvoor het is verleend, dezelfde werking heeft en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi dat door die staat is verleend. Daarom wordt wel gezegd dat het Europees octrooi na verlening uiteenvalt in (een bundel) nationale octrooien, die vervolgens in beginsel overeenkomstig het nationale recht worden behandeld. De nationale wetgeving van de staten (in Nederland: de Rijksoctrooiwet 1995, hierna: ROW 1995) waarvoor het octrooi is verleend, is echter slechts van toepassing voor zover het EOV niet anders bepaalt (art. 2 lid 2 EOV). Dit brengt mee dat veel bepalingen van het EOV rechtstreeks van toepassing zijn op het Europees octrooi.

Artikel 78 EOV schrijft voor dat een Europese octrooiaanvrage een of meer ‘conclusies’ (‘claims’) dient te bevatten, die, zoals artikel 84 EOV bepaalt, het onderwerp beschrijven waarvoor bescherming wordt gevraagd. De conclusies bepalen de beschermingsomvang (of zogezegd: het monopolie) van het Europees octrooi (art. 69 lid 1 EOV, eerste volzin) en vormen aldus het belangrijkste onderdeel van de aanvrage en het op grond daarvan te verlenen octrooi. De beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies (art. 69 lid 1 EOV, tweede volzin).

De beschermingsomvang van het octrooi kan later niet worden uitgebreid door wijziging van de conclusies (art. 123 lid 3 EOV). Na verlening van het octrooi heeft de octrooihouder echter wél het recht de beschermingsomvang van het octrooi te beperken in procedures voor de nationale gerechtelijke instanties (art. 138 lid 3 EOV), bij het EOB tijdens de zogeheten oppositieprocedure (art. 99 e.v. EOV) of via de centrale beperkingsprocedure (art. 105a EOV). Voor het beperken van een octrooi kan bijvoorbeeld aanleiding zijn wanneer nieuwe stand van de techniek wordt gevonden die tot gedeeltelijk ongeldigheid van het verleende octrooi leidt of wanneer in een (inbreuk)procedure wordt gesteld dat het octrooi op andere gronden nietig is.

Het aanbrengen van een beperking in de beschermingsomvang van een octrooi is mogelijk op twee manieren: (i) door afstand te doen van een of meer hoofdconclusies en “terug te trekken” op een geldige onderconclusie (ook wel aangeduid als “dependent claim amendment” of “validating amendment”) of (ii) door een herformulering van conclusie(s) in het octrooischrift, bijvoorbeeld door daaraan kenmerken toe te voegen (ook wel aangeduid als “rewriting amendment”).

In een nationale procedure over de geldigheid van (het nationale deel van) een Europees octrooi is het gebruikelijk dat de octrooihouder ter afwering van een nietigheidsverweer een of meer hulpverzoeken indient om zo nodig zijn octrooi te beperken. Een 'hulpverzoek' is een herformulering van een of meer octrooiconclusies en is bedoeld om voor de octrooihouder een 'fall back positie' te creëren voor het geval de rechter een nietigheidsverweer zou honoreren en de desbetreffende octrooiconclusie in de huidige redactie niet in stand kan blijven.

Artikel 138 EOV

In art. 138 EOV zijn bepalingen opgenomen die strekken tot harmonisatie van de regeling voor de nietigverklaring van Europese octrooien. Deze bepalingen zijn op een aantal punten gewijzigd bij de herziening van het EOV bij de Akte van München van 29 november 2000 (hierna: het Herzieningsverdrag EOV), in werking getreden op 13 december 2007. Het gewijzigde art. 138 EOV is met terugwerkende kracht van toepassing verklaard op reeds voor 13 december 2007 verleende Europese octrooien of aanhangige octrooiaanvragen.

De officiële Engelstalige tekst van het thans geldende art. 138 EOV luidt, voor zover relevant, als volgt:

(1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

(a) (…)

(b) (…)

(c) (…)

(d) (…)

(e) (…)

(2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.

(3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

en in de Nederlandse vertaling:

(1) Behoudens artikel 139 kan het Europees octrooi met werking in een Verdragsluitende Staat slechts nietig worden verklaard indien:

[(a) t/m (e)]

(2) Indien de nietigheidsgronden het Europees octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, wordt het octrooi beperkt door een dienovereenkomstige wijziging van de conclusies en gedeeltelijk nietig verklaard.

(3) Bij procedures voor de bevoegde gerechtelijke instantie of autoriteit ten aanzien van de geldigheid van het Europees octrooi, heeft de octrooihouder het recht het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies. Het aldus beperkte octrooi vormt de basis voor de procedure.

Uit de travaux préparatoires volgt dat met de wijziging van de eerste zin van art. 138 lid 1 EOV is beoogd duidelijk te maken dat de in het eerste lid opgesomde nietigheidsgronden limitatief is en vernietiging in een nationale procedure van een Europees octrooi niet langer afhankelijk is van nationale voorschriften:

“The change to the introductory part of Article 138(1) EPC is primarily editorial in nature. It makes it easier for reference to be made to Article 138 EPC in other legal instruments such as any future Protocol on Litigation. However, the deletion also makes it clear that Article 138 EPC does not make national revocation of European patents conditional on the adoption of special national provisions. In that respect the principle behind Article 2(2) EPC applies: granted European patents, within the boundaries drawn by Article 138 EPC, are subject to the conditions applicable to national patents.”

De Hoge Raad heeft in het arrest Scimed/Medinol uit 2009 bevestigd dat vernietiging van een Europees octrooi ingevolge de nieuwe verdragsbepaling niet meer is onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende voorwaarden. In dit arrest verliet de Hoge Raad de tot dan toe gehanteerde maatstaf uit het arrest Spiro/Flamco, op grond waarvan een verzochte beperking dan wel gedeeltelijke vernietiging van het octrooi slechts werd toegelaten indien het voor de gemiddelde vakman reeds van tevoren voldoende voor de hand lag dat het octrooi slechts in die meer beperkte vorm verleend had behoren te worden. Deze maatstaf was volgens de Hoge Raad niet verenigbaar met het herziene verdragsrecht.

Vóór de herziening van het EOV schreef het tweede lid van art. 138 EOV reeds voor dat een Europees octrooi slechts gedeeltelijk wordt vernietigd indien het octrooi gedeeltelijk wordt getroffen door de nietigheidsgronden.

De lidstaten van het EOV hadden evenwel, op grond van de slotzin van art. 138 lid 2, de ruimte om in nationale wetgeving te bepalen of de gedeeltelijke vernietiging diende te worden geëffectueerd in de vorm van wijziging van de conclusies dan wel een wijziging van de beschrijving of van de tekeningen. Dit heeft geleid tot grote verschillen tussen de wijze waarop gedeeltelijke vernietiging in de verdragsluitende staten plaatsvond. Door wijziging van het tweede lid is deze ruimte voor de verdragstaten geschrapt en is dwingend voorgeschreven dat een beperking of gedeeltelijke vernietiging van een Europees octrooi altijd plaatsvindt in de vorm van een wijziging van de conclusies. Die wijziging kan worden geëffectueerd door het laten vallen van een onafhankelijke conclusie onder handhaving van een of meerdere volgconclusies dan wel het formuleren van geheel nieuwe conclusies.

Een (gedeeltelijke) vernietiging van een Europees octrooi door een nationale rechter van een verdragsluitende staat geldt overigens slechts in de desbetreffende staat en niet in de andere landen waarvoor het octrooi is verleend.

Door toevoeging van een derde lid aan art. 138 EOV is beoogd om uitdrukkelijk in het verdrag vast te leggen dat een octrooihouder het recht heeft een Europees octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid van het octrooi. In de toelichting op het voorstel tot wijziging van art. 138 EOV is over het doel en de achtergrond van deze wijziging het volgende vermeld:

“The aim of the amendments to Article 138 EPC is to have the proprietor's right to limit a European patent in national proceedings relating to its validity expressly enshrined in the Convention. This establishes self-limitation by the patent proprietor as a practice which is recognised in most contracting states and formalises and extends the degree of harmonisation achieved in that respect. This is necessary above all in view of the forthcoming accession of new contracting states.

(…)

In European opposition proceedings (see Article 102(3) EPC) and for most national revocation proceedings it is accepted that a patent proprietor faced with objections to the validity of his patent may limit it to those parts which are not affected by the objections. There is also provision for self-limitation in the revocation proceedings envisaged for Community patents (see Article 58(3) CPC 1989).

New Article 138(3) EPC makes this principle explicit and binding in proceedings relating to the validity of European patents. It is designed to give the patent proprietor the right in such proceedings to submit an amended, ie limited, version of his claims which in his view meets the objections to the validity of his patent. This limited version of the patent must then form the basis for subsequent proceedings. If the court or authority dealing with the case considers that the proprietor’s own limitation is insufficient, it may further limit the patent or revoke it in full.”

Zoals in de hiervoor geciteerde toelichting is opgemerkt werd het zogenoemde zelfbeperkingsrecht in de meeste verdragsluitende landen reeds voor de herziening van het EOV erkend. In sommige verdragsluitende landen bestond dit recht echter niet of was het onvoldoende gegarandeerd. In de travaux préparatoires is daarbij gewezen op de hierna in 4.24 te bespreken ruime discretionaire bevoegdheid van het Patents Court in het Verenigd Koninkrijk om een verzochte beperking van het octrooi al dan niet toe te laten.

In de toelichting op het voorstel voor de Nederlandse goedkeuringswet is vermeld dat de invoering van art. 138 lid 3 EOV geen gevolgen heeft voor Nederland omdat het recht van de octrooihouder om zijn octrooi te beperken in een procedure over de geldigheid van een octrooi al in de rechtspraak wordt erkend.

Verhouding art. 138 lid 3 EOV en het nationale procesrecht

Art. 138 lid 3 EOV schrijft slechts voor dat de octrooihouder zijn recht tot beperking van het octrooi uitoefent door wijziging van de conclusies, maar bevat verder geen bepalingen hoe (vaak) of bijvoorbeeld tot welk moment in de nationale procedure de octrooihouder zijn octrooi nog kan beperken. De “Explanatory remarks” van het EOB bij de herziene verdragsbepaling bieden weinig aanknopingspunten. Daarnaast strekt het EOV op dit punt niet tot harmonisatie van het octrooiprocesrecht van de aangesloten staten, hetgeen betekent dat de beantwoording van procedurele vragen wordt overgelaten aan het - zeer van elkaar verschillende - nationale (octrooi)procesrecht van de verdragsluitende staten.

In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gelden ten aanzien van het beperken van het octrooi in de loop van een nationale procedure de volgende regels.

Duitsland

In Duitsland hadden octrooihouders reeds vóór de wijziging van art. 138 EOV het recht het octrooi te beperken in nietigheidsprocedures door middel van het indienen van hulpverzoeken. Door wijziging van het Patentgesetz met ingang van oktober 2009, is er een einde gemaakt aan de voordien bestaande mogelijkheid om in eerste aanleg kort voor of zelfs op de zitting een beroep te doen op een gewijzigde versie van de octrooiconclusies.

Het Patentgesetz schrijft thans voor dat het Bundespatentgericht, de nietigheidsrechter in eerste aanleg, in beginsel in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure een voorlopig oordeel (“Hinweis”) geeft. Dit voorlopige oordeel biedt partijen de gelegenheid om hun stellingen aan te passen en leidt aldus tot een stroomlijning en concentratie van het partijdebat. Zo kan de octrooihouder, die afgaande op het voorlopige oordeel een vernietiging van het octrooi ziet aankomen, de beschermingsomvang van zijn octrooi alsnog inperken door het indienen van hulpverzoeken. Het Bundespatentgericht kan een termijn bepalen waarbinnen partijen na het voorlopige oordeel nog nadere stukken kunnen indienen, waaronder gewijzigde octrooiconclusies. Verlenging van deze termijn is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk, wanneer daarvoor toereikende gronden kunnen worden aangevoerd. Na afloop van de termijn kan het Bundespatentgericht een verzoek tot beperking van de octrooiconclusies afwijzen indien is voldaan aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden: i) het verzoek maakt een uitstel van de mondelinge behandeling noodzakelijk, ii) de late indiening is niet verschoonbaar en iii) de partij is over de gevolgen van termijnoverschrijding geïnformeerd.

In hoger beroep bij het Bundesgerichtshof is ingevolge § 116 Abs 2 Patentgesetz een beroep op gewijzigde octrooiconclusies nog slechts toelaatbaar wanneer:

“1. der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Atragsänderung für sachdienlich hält und

2. die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 zugrunde zu legen hat.”

Volgens jurisprudentie van het Bundesgerichtshof is het indienen van nieuwe hulpverzoeken in hoger beroep in beginsel niet toelaatbaar wanneer het voorlopige oordeel van het Bundespatentgericht aanleiding gaf om de hulpverzoeken reeds in eerste aanleg in te dienen en de octrooihouder dit (niet verschoonbaar) heeft nagelaten. De hulpverzoeken worden dan niet aangemerkt als “sachdienlich” als bedoeld in § 116 Abs 2 nr. 1 Patentgesetz. Wanneer het Bundespatentgericht in eerste aanleg geen, niet tijdig dan wel een incompleet voorlopig oordeel heeft gegeven, zodat de octrooihouder daarop niet reeds in eerste aanleg heeft kunnen reageren door het beperken van het octrooi, dan is het de octrooihouder in het algemeen toegestaan om voor het eerst in hoger beroep het octrooi te beperken.

Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk bestond reeds voor de herziening van art. 138 EOV voor de octrooihouder de mogelijkheid om tijdens procedures over de geldigheid van het octrooi, de octrooiconclusies te wijzigen. In section 75 (1) van de Patents Act 1977 was bepaald dat “in any proceedings before the court (…) in which the validity of a patent is put in issue the court (…) may, subject to section 76 below, allow the proprietor of the patent to amend the specification of the patent in such a manner (…) as the court (…) thinks fit”. Op grond van deze bepaling had het Patents Court een ruime bevoegdheid om door de octrooihouder voorgestelde wijzigingen van het octrooi af te wijzen of toe te staan. Een grond voor afwijzing kon bijvoorbeeld zijn gelegen in het ongeoorloofde gedrag van de octrooihouder jegens derden (de vermeende inbreukmakers) of in het onredelijk lang wachten met het indienen van het wijzigingsverzoek .

Om te voldoen aan het gewijzigde art. 138 EOV, is in 2007 onder meer in de Patents Act 1977 aan section 75 een vijfde lid toegevoegd:

“In considering whether or not to allow an amendment proposed under this section, the court (…) shall have regard to any relevant principles applicable under the European Patent Convention.”

Deze wijziging had tot gevolg dat de discretionaire bevoegdheid van het Patents Court bij de beoordeling van een verzochte wijziging van het octrooi is beperkt. Bij de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid wordt thans aansluiting gezocht bij de benadering van het EOB in verlenings- en oppositieprocedures: een verzoek tot wijziging van het octrooi kan worden geweigerd indien de voorgestelde wijzigingen niet geschikt dan wel onnodig zijn of “procedurally unfair” .

Het zal van de complexiteit van de voorgestelde beperking afhangen of een voorgestelde wijziging tijdig dan wel te laat is ingediend. Zo werd bijvoorbeeld een verzoek tot het wijzigen van het octrooi dat drie maanden voor de zitting werd ingediend als “procedurally unfair” afgewezen omdat het te laat was ingediend.

In de zaak Warner-Lambert v. Mylan & Actaviskwam de vraag aan de orde of het voor het eerst na “trial” indienen van een verzoek tot wijziging van een bepaalde octrooiconclusie – waarvan de inwilliging een tweede zitting tot gevolg zou hebben – “abuse of process” (een equivalent van “procedural unfairness”) opleverde. Het Patents Court oordeelde dat dit het geval was. Lord Justice Arnold heeft zich in de beslissing over de toelaatbaarheid van de wijziging expliciet uitgelaten over de verhouding tussen art. 138 lid 3 EOV en het nationaal procesrecht. Hij heeft daarbij overwogen dat art. 138 lid 3 EOV er alleen toe strekt te verzekeren dat alle verdragsluitende staten het recht op “post-grant amendment” erkennen, in het bijzonder in het kader van een verweer in een procedure over de geldigheid van het octrooi, en dat de verdragsbepaling geen betrekking heeft op “procedural fairness in litigation”. Deze zienswijze van Lord Justice Arnold ten aanzien van art. 138 lid 3 EOV kwam overeen met die van Lord Justice Jacob in de zaak Nokia v. IPCOM uit 2011 voor het England and Wales Court of Appeal:

“(…) The main purpose of Art. 138 as compared with the unamended Art. 138 was to provide that national authorities should have an amendment procedure at all. For prior to the amendment of the Treaty the laws of some countries did not allow patent amendment post-grant at all. Now they must. Art. 138 was not intended to govern national rules of procedure concerning patent amendment, still less to require national courts to conduct them in a manner which national law regarded as an abuse of process.

(…)

And finally it is impossible to suppose that this Article was intended to override national procedural rules as to procedural fairness.”

In hoger beroep in deze zaak oordeelde het Court of Appeal dat het Patents Court terecht tot het oordeel was gekomen dat het na trial wijzigen van de desbetreffende octrooiconclusie “abuse of process” was. In dat oordeel woog zwaar mee dat de octrooihouder geen goede reden had aangevoerd voor het niet eerder indienen van de verzochte wijziging. Opmerking verdient dat het Supreme Court op 6 maart 2017 aan Warner-Lambert verlof heeft verleend om in beroep te komen van deze beslissing van het Court of Appeal. Naar verwachting zal het (helaas) nog vele maanden duren voordat uitspraak wordt verwacht in deze zaak.

Tussenconclusie

Het voorgaande laat ook zien dat in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk op basis van nationale voorschriften en uitleg daarvan door de nationale rechters in procedurele zin voorwaarden worden gesteld aan het recht van de octrooihouder om zijn octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid van het octrooi. In beide landen houden de beperkingen die in hoger beroep aan dat recht worden gesteld klaarblijkelijk verband met de gewenste concentratie van het partijdebat over de geldigheid van het octrooi (op de mondelinge behandeling) in eerste aanleg. Zowel in Duitsland als in het Verenigd Koninkrijk is het in beginsel niet mogelijk om in hoger beroep het octrooi te beperken wanneer de octrooihouder dit ook in eerste aanleg had kunnen doen en de octrooihouder geen gegronde redenen heeft aangevoerd voor het nalaten daarvan.

Nu art. 138 lid 3 EOV slechts tot doel heeft te bewerkstelligen dat de verdragsluitende staten voorzien in het recht van de houder van een Europees octrooi om zijn octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid van het octrooi en niet strekt ter verdere harmonisatie van het nationale procesrecht van de verdragsluitende staten, meen ik dat de verdragsbepaling niet in de weg staat aan dergelijke restricties in het nationale procesrecht.

Daarmee komt toepassing van de in Nederland voor het hoger beroep geldende twee-conclusieregel in beeld.

De twee-conclusieregel en de uitzonderingen daarop

De twee-conclusieregel houdt in dat partijen in het eerste processtuk dat zij in hoger beroep mogen nemen niet alleen alle grieven dienen te aan te voeren, maar dat daarin ook (a) nieuwe feiten moeten worden gesteld, (b) de (grondslag van de) eis moet worden veranderd, of (c) nieuw verweer dient te worden gevoerd. Deze regel houdt verband met de bepaling in art. 347 lid 1 Rv dat in hoger beroep slechts een conclusie van eis en een conclusie van antwoord wordt genomen, welke bepaling beoogt het debat in hoger beroep te beperken.

De ‘in beginsel strakke’ twee-conclusieregel kent een aantal uitzonderingen. Deze geldt niet (i) in geval van ondubbelzinnige toestemming van de wederpartij, (ii) indien onverkorte toepassing van de regel in strijd zou komen met de eisen van een goede procesorde (bijv. als sprake is van nieuwe ontwikkelingen van feitelijke of juridische aard die zich hebben voorgedaan of zijn gebleken nadat de memorie van grieven is genomen), of (iii) indien de bijzondere aard van de desbetreffende procedure daaraan in de weg staat.

De twee-conclusieregel is niet van toepassing op het geval dat een appellant een reeds bij memorie van grieven aangevoerde klacht verder uitwerkt in een nadere conclusie of bij pleidooi. Een dergelijke situatie is dus niet een uitzondering op de hoofdregel.

Het niet toepassen van de twee-conclusieregel indien de bijzondere aard van de desbetreffende procedure daaraan in de weg staat, is in de rechtspraak aanvaard voor: (a) alimentatiezaken, (b) beroepsprocedures tegen een bevel van de rechter-commissaris in faillissement en (c) grieven tegen de hoogte van een in eerste aanleg opgelegde dwangsom.

De reden voor uitzondering (a) is gelegen in de omstandigheid dat de omvang van de alimentatie steeds bij latere rechterlijke uitspraak (zelfs met terugwerkende kracht) kan worden gewijzigd of ingetrokken wanneer deze door een wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen.

Uitzondering (b) houdt verband met de eenvoudige aard van de procedure en de zeer korte beroepstermijn van vijf dagen (art. 67 Fw).

Uitzondering (c) is ten slotte ingegeven vanuit de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof op grond waarvan de hoogte en modaliteit van de door eiser gevorderde dwangsom aan het beleid van de rechter is overgelaten, zodat de rechter bevoegd is om – ook zonder een daarop gerichte grief – het bedrag en de modaliteiten van de in eerste aanleg opgelegde dwangsom in zijn beoordeling te betrekken. Voorwaarde is wel dat de hoofdveroordeling, waaraan de in eerste aanleg opgelegde dwangsom is verbonden, in hoger beroep door een behoorlijk in het geding gebrachte grief opnieuw aan de orde is gesteld.

Uitzondering wegens de bijzondere aard van de procedure?

In de procedure over de geldigheid van een octrooi doen zich niet de omstandigheden voor die aanleiding waren voor de uitzonderingen (a) en (b). Een onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarin een octrooi is vernietigd is in beginsel niet voor wijziging vatbaar. Het betreft ook niet een eenvoudige procedure met een korte beroepstermijn.

Rest de vraag of de nationale rechter de bevoegdheid heeft om het octrooi ook zonder een daarop gericht verzoek van de octrooihouder te beperken en de hiervoor genoemde uitzondering onder (c) van toepassing zou kunnen zijn.

Art. 138 lid 2 EOV schrijft voor dat indien de nietigheidsgronden het Europees octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, het octrooi wordt beperkt door een dienovereenkomstige wijziging van de conclusies en gedeeltelijk nietig wordt verklaard. In de toelichting op de herziening van art. 138 lid 2 EOV is vermeld dat de verdragsbepaling aldus de bevoegdheid van de rechter beperkt om het octrooi in het geheel te vernietigen:

“Under Articles 2(2) and 138 EPC, a European patent may be revoked under the law of a contracting state and with effect for its territory only on strictly defined grounds. Revocation may be considered only if one of the grounds for revocation listed exhaustly in Article 138(1) EPC applies. Where these grounds only effect the patent in part, Article 138(2) restricts the contracting states’ power to revoke the European patent. In such cases, only a partial revocation may be pronounced in the form of a limitation of the patent.”

Met betrekking tot de interpretatie dat het bij de “grounds for revocation” en “these grounds” gaat om aangevoerde nietigheidsgronden, sluit ik mij aan bij de overweging van de Hoge Raad in het arrest Scimed/Medinol dat de wijziging van art. 138 EOV tot doel heeft uitdrukkelijk in het verdrag vast te leggen dat de octrooihouder het recht heeft een Europees octrooi te beperken in een nationale procedure en dat een beperking van een Europees octrooi “(…) uitsluitend (…) [geschiedt] in de vorm van een door de octrooihouder voorgestelde (curs. toegevoegd) wijziging van de conclusies”.

Weliswaar heeft de Hoge Raad daaraan toegevoegd dat de rechter op grond van de toelichting op de herziening van art. 138 EOV bevoegd is het octrooi verder te beperken indien hij de door de octrooihouder voorgestelde wijziging onvoldoende oordeelt om het octrooi voor vernietiging te vrijwaren, maar volgens Visscher is daarbij terughoudendheid gepast en moeten wijzigingen beperkt blijven tot – indien aanwezig – een geldige onderconclusie of een eenvoudige, op het eerste gezicht toelaatbare beperking op basis van het octrooischrift en dat complexe beperkingen, met het oog op het gevaar van een verrassingsbeslissing of een situatie die achteraf niet meer herstelbaar is, vermeden moeten worden. Ook Gielen en Van Dongen leiden uit art. 138 lid 3 EOV en het arrest Scimed/Medinol af dat de door de octrooihouder gewijzigde octrooiconclusies het uitgangspunt zijn in de nationale procedure en dat het aan de nationale rechter is om te bezien of de voorgestelde beperkingen ver genoeg gaan om nietigheid te voorkomen en of verdere beperkingen noodzakelijk zijn.

In elk geval valt m.i. uit (de toelichting op) art. 138 EOV niet op te maken dat de nationale rechter de bevoegdheid heeft om (ook) los van de door de octrooihouder voorgestelde wijzigingen te onderzoeken of het octrooi in een beperkte vorm in stand zou kunnen blijven. De bevoegdheid van de rechter is derhalve niet te vergelijken met het hiervoor onder 4.33 genoemde voorbeeld (c) van de uitzondering op de twee-conclusieregeling vanwege de bijzondere aard van de procedure.

Uit het voorgaande volgt dat, anders dan subonderdeel 1.1 in de kern betoogt, het handhaven van nationaal procesrechtelijke regels op grond waarvan grenzen of termijnen worden gesteld aan de uitoefening van het zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder in een nationale procedure, zoals de twee-conclusieregel, niet in strijd is met art. 138 EOV. Dit brengt m.i. mee dat de klacht van onderdeel 1.1 onder (iii) faalt.

De klachten van onderdeel 1.1 onder (i) en (ii) missen feitelijke grondslag. Het hof heeft geen oordeel gegeven over de geldigheid van het octrooi en heeft derhalve niet miskend dat een octrooi slechts gedeeltelijk nietig wordt verklaard indien de nietigheidsgronden een Europees octrooi slechts gedeeltelijk aantasten. Voorts heeft het hof in rov. 2.9 erkend dat de octrooihouder volgens art. 138 lid 3 EOV het recht heeft om zijn octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid daarvan.

Subonderdeel 1.1 faalt derhalve in zijn geheel.

Subonderdeel 1.2 deelt, voor zover het voortbouwt op onderdeel 1.1, hetzelfde lot.

De klacht in onderdeel 1.2 dat ook afgezien van het in subonderdeel 1.1 gestelde de aard van het geschil in dit geval meebrengt dat “na de eerste memorie nog wél een verandering kan plaatsvinden, althans dat de door High Point [in de] akte beperking octrooiconclusies voorgestelde beperkingen in aanmerking moeten worden genomen”, is niet nader onderbouwd, zodat deze niet voldoet aan de aan een cassatiemiddel te stellen eisen. Afgezien daarvan heb ik ook geen aanleiding gevonden, zoals hiervoor onder 4.34-37 toegelicht, om te veronderstellen dat alleen al de aard van het octrooigeschil meebrengt dat de twee-conclusieregel geen toepassing zou kunnen vinden.

Ook subonderdeel 1.2 faalt mitsdien in zijn geheel. Hetzelfde geldt voor de op subonderdeel 1.2 voortbouwende klacht van subonderdeel 3.2.

De wijze van toepassing van de twee-conclusieregel door het hof

Onderdeel 2, dat uit elf subonderdelen bevat en is gericht tegen de hiervoor geciteerde rov. 2.2-2.8, klaagt in de kern dat het hof in de bestreden rechtsoverwegingen de twee-conclusieregel op onjuiste wijze heeft toegepast dan wel onvoldoende (begrijpelijk) heeft gemotiveerd.

Ik bespreek eerst de subonderdelen 2.10-2.11 omdat deze van de verste strekking zijn. De subonderdelen zijn gericht tegen het oordeel van het hof in de rov. 2.7 en 2.8 dat het beroep op de nieuwe octrooiconclusies geen vermindering van eis in de zin van art. 129 Rv betreft.

Subonderdeel 2.10 klaagt dat het oordeel van het hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van art. 129 Rv dan wel onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd. Het subonderdeel verdedigt de stelling dat de beperking van een octrooi met zich brengt dat ook de grondslag van de eis en/of de reikwijdte van het petitum kleiner wordt, zodat sprake is van een vermindering van eis. Volgens subonderdeel 2.11 moet een beperking van het octrooi in een nietigheidsprocedure in gelijke mate mogelijk zijn als in een inbreukprocedure op de voet van art. 129 Rv.

Art. 129 Rv geeft de eiser de bevoegdheid om te allen tijde - zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen - zijn eis te verminderen. Deze bevoegdheid geldt ingevolge art. 353 lid 1 Rv ook in hoger beroep. De (oorspronkelijke) gedaagde kan zich daartegen niet verzetten. Meestal heeft de gedaagde ook geen aanleiding om zich tegen een eisvermindering te verzetten, aangezien hij daardoor in het algemeen niet zal worden benadeeld maar daarbij juist zal zijn gebaat . Nu een eisvermindering op grond van art. 129 Rv zonder meer is toegelaten, kan aan deze bevoegdheid in hoger beroep geen beperkingen worden gesteld, bijv. op grond van de twee-conclusieregel.

Het oordeel van het hof dat een wijziging van de grondslag geen eisvermindering is, is juist. Zoals ook blijkt uit de bewoordingen van art. 129 Rv heeft deze bepaling slechts betrekking op een vermindering van de in de procedure ingestelde eis (het petitum) en niet op een vermindering van de gronden van eis (fundamentum petendi). Nu de door High Point in de procedure – na wijziging van eis – gevorderde verklaring voor recht dat KPN inbreuk heeft gemaakt op het Nederlandse deel van het octrooi niet is ingetrokken, maar daartoe een andere grondslag is aangevoerd in de vorm van een voorgestelde wijziging in de octrooiconclusies, geeft het oordeel van het hof dat art. 130 Rv van toepassing is evenmin blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dit brengt mee dat subonderdeel 2.10 en daarmee eveneens subonderdeel 2.11 falen.

De subonderdelen 2.1-2.2 klagen dat de oordelen van het hof in met name de rov. 2.3-2.4 blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het enkele gegeven dat sprake is van een nieuwe stelling of een nieuw feit (subonderdeel 2.1) en het feit dat een nieuwe stelling of een nieuw feit aanleiding geeft tot een reactie (subonderdeel 2.2) onvoldoende is voor de conclusie dat de betreffende stelling of betreffende feit op grond van de twee-conclusieregel buiten beschouwing moet worden gelaten. Daartoe wordt (in subonderdeel 2.1) gesteld dat feiten en stellingen die een ontwikkeling en/of precisering van de eerder ingenomen stellingen binnen het door de grieven ontsloten gebied inhouden ook toelaatbaar zijn indien zij na memorie van grieven worden ingeroepen.

De subonderdelen 2.1 en 2.2 falen bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft, zoals blijkt uit rov. 2.4 en 2.10, wel degelijk onderkend dat de twee-conclusieregel – zoals hiervoor geschetst – uitzonderingen kent of toepassing mist en dat een beroep op nieuwe octrooiconclusies toelaatbaar kan zijn wanneer het “valt binnen de grieven die High Point in zijn memorie naar voren heeft gebracht” (rov. 2.4) dan wel “de nieuwe octrooiconclusies in het verlengde liggen van de eerdere rechtsstrijd” (rov. 2.10). Het hof heeft echter geoordeeld dat hiervan in het onderhavige geval geen sprake is en daartoe onder meer overwogen in rov 2.10 dat “(m)et name de beperking betreffende het ‘public telephone network’ (…) een geheel nieuw element in de rechtsstrijd [brengt]”.

Het oordeel dat de nieuwe octrooiconclusies geen verdere uitwerking vormen van hetgeen eerder is aangevoerd, wordt in de subonderdelen 2.4 en 2.5 aangevallen, waarover hierna onder 4.51-57.

Subonderdeel 2.3 klaagt dat het oordeel van het hof (in rov. 2.3) dat er op grond van de twee-conclusieregel geen plaats is voor een debat over de inventiviteit van het octrooi naar aanleiding van de nieuwe beperking onjuist is, omdat High Point reeds bij memorie van grieven heeft gesteld dat haar octrooi inventief is en dat de nadere onderbouwing van de inventiviteitsargumentatie op basis van nieuwe stellingen en feiten dus vallen binnen het door de grieven ontsloten gebied.

Het oordeel is volgens het subonderdeel eveneens onjuist nu High Point ook in eerste aanleg heeft gesteld dat het octrooi inventief is en de devolutieve werking van het hoger beroep meebrengt dat het hof is gehouden hetgeen High Point in eerste aanleg ter zake van de inventiviteit heeft gesteld ambtshalve in aanmerking te nemen nu de rechtbank niet aan de beoordeling van de inventiviteitsvraag is toegekomen.

M.i. gaat het subonderdeel uit van een verkeerde lezing van rov. 2.3 en heeft het hof niet meer geoordeeld dan dat High Point zich in haar akte heeft beroepen op nieuwe octrooiconclusies waarin een nieuwe beperking is geïntroduceerd op basis waarvan het octrooi (ook) inventief is.

Het subonderdeel faalt mitsdien.

De subonderdelen 2.4-2.5 klagen dat met name de rov. 2.1 en 2.3 onjuist zijn of onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd omdat de door High Point voorgestelde nieuwe octrooiconclusies in het verlengde liggen van het reeds gevoerde debat en om die reden niet geweigerd hadden mogen worden op grond van de twee-conclusieregel.

Subonderdeel 2.4 betreft de door High Point voorgestelde beperking ten aanzien van het ‘public telephone network’. Het subonderdeel bevat de klacht dat het hof heeft miskend dat de toevoeging van het kenmerk ‘public telephone netwerk’ in het verlengde lag van de door High Point in eerste aanleg en in hoger beroep ingenomen stellingen dat het octrooi ziet op een verbinding met het publieke telefoonnetwerk, hetgeen KPN blijkens haar stellingen ook zo heeft begrepen.

Zo heeft High Point verwezen naar octrooiconclusie 1 die een “Communicatiesysteem met draadloze toegang (FIG 2)” claimt. High Point stelt dat uit figuur 2 van het octrooi duidelijk wordt dat het schakelsysteem communiceert met het Public Telephone Network, dat rechts op de tekening is afgebeeld.

High Point verwijst voorts - onder meer - naar de volgende passages uit haar eigen processtukken in eerste aanleg en hoger beroep (curs. toegevoegd):

“De componenten van het schakelsysteem van EP’772 zijn in bovenstaande figuur groen gemarkeerd en omvatten de RNC en CS-MGW. De (oranje gemarkeerde) interface van de “CS-MGW” verbindt het schakelsysteem van EP’772 met het vaste netwerk (PSTN).”

“Een uitvoeringsvoorbeeld van EP’772 laat een netwerk zien dat middelen bevat om pakket geschakelde communicatie in de terrestial infrastructuur van het netwerk mogelijk te maken. Om dit te kunnen realiseren vindt er twee keer een omzetting plaats van deterministisch naar non-deterministische vorm: bij de overgang van de terrestrial infrastructuur naar de “air interface” en bij de overgang naar het PSTN.”

“Het is correct dat van Looijengoed (productie 11 KPN, rnr. 3) stelt dat het octrooi voorziet in een werkend en compleet voorbeeld van de wijze waarop timing problemen in verband met verkeer van het PTSN netwerk naar de mobiele telefoon worden opgelost, waarbij de beschrijving in detail uitlegt hoe dit geschiedt.”

“De conclusies van het octrooi hebben dan ook betrekking op een assymmetisch communicatiesysteem: aan de ene kant bevinden zich verschillende service-knooppunten en aan de andere kan (sic) bevindt zich in ieder geval één schakelsysteem dat ingericht is voor communicatie naar een vast telefoonnetwerk, bijvoorbeeld het PSTN. Het schakelsysteem schakelt de gegevens tussen deze service-knooppunten en verschillende zenders/ontvangers verbonden met het vaste telefoonnetwerk.”

“Kenmerk G heeft betrekking op de andere kant van het geclaimde communicatiesysteem, namelijk synchronisatie tussen niet deterministische, statisch gemultiplexte gegevens zoals ontvangen door het schakelsysteem van een service knooppunt en die op deterministische wijze naar het vaste netwerk worden verzonden.”

“Kenmerk (E) heeft ten eerste betrekking op de omzetting van het deterministische verkeer dat ontvangen wordt van het publieke netwerk en bestemd is voor het gebruikersapparaat (de mobiele telefoon), welk verkeer moet worden omgezet naar niet-deterministisch verkeer op de verbinding tussen het switchingsystem en de service node.”

“Voor verkeer in de andere richting geldt dat Kenmerk (E) betrekking heeft op de ontvangst van verkeer afkomstig van het switching system, in niet-deterministische vorm en de omzetting van dit niet deterministische verkeer in deterministisch verkeer zodanig dat het doorgegeven kan worden aan het PSTN. Opgemerkt wordt dat het de term “inkomend” in de context van Kermerk E opgevat dient te worden als verwijzing naar pakketten die worden doorgegeven vanaf een gebruikersterminal (mobiele telefoon) naar een bepaalde bestemming via het systeem en “uitgaand” (“outgoing”) opgevat dient te worden als verwijzing naar pakketten die doorgegeven worden vanaf het PSTN via het systeem naar het gebruiksapparaat (de mobiele telefoon).”

Daarnaast verwijst High Point - onder meer - naar de volgende passage van KPN in haar conclusie van antwoord, ter onderbouwing van de stelling dat KPN ook heeft begrepen dat het octrooi ziet op een verbinding met het publieke telefoonnetwerk:

“N.B. Met ‘uitgaand’wordt in het Octrooi de richting van PSTN naar mobiel (‘gebruikersstation’) bedoeld, ofwel de term downlink uit de UMTS-standaarden. Met ‘inkomend’ wordt de richting van gebruikersstation naar PSTN bedoeld, ofwel uplink in termen van standaarden.

Men heeft het in het Octrooi over ‘verkeer’ (‘traffic’) wanneer men de deterministische gegevensoverdracht bedoelt. Dat wil zeggen (i) de gegevensoverdracht tussen het PSTN en het schakelsysteem en (ii) die tussen het gebruikersstation en het serviceknooppunt. (…)”

In cassatie wordt door KPN niet betwist dat de stellingen van partijen in eerste aanleg en in hoger beroep (“mogelijk”) ook betrekking hebben gehad op het kenmerk ‘public telephone netwerk’. KPN stelt dat dit niet ter zake doet, omdat het kenmerk ontbrak in de conclusies waarop High Point zich bij memoriewisseling beriep zodat die toevoeging en de stellingen daaromtrent nog geen onderdeel van het geschil waren.

Uit de hiervoor aangehaalde stellingen uit de processtukken blijkt m.i. dat de stelling dat het octrooi betrekking heeft op een verbinding met het publieke telefoonnetwerk reeds vóór de wijziging van de octrooiconclusies was betrokken en dat de eerste beperking, met betrekking tot het ‘public telephone network’, daarmee kan worden aangemerkt als een nadere uitwerking of precisering van een eerder ingenomen stelling.

Daaraan doet niet af, zoals het hof heeft overwogen in rov. 2.3, dat de nieuwe versie aanleiding geeft tot een nieuw debat of een nieuw tegenargument zoals de stelling van KPN dat de beperking geen basis heeft in de oorspronkelijke octrooiaanvrage en dat de nieuwe octrooiconclusies daarom niet voldoen aan art. 123 lid 2 EOV. Dat de uitwerking van een eerder ingenomen stelling kan leiden tot een nadere reactie of een nader debat is inherent aan het aanvoeren van nieuwe argumenten en kan dus geen reden zijn om deze buiten beschouwing te laten.

Het voorgaande brengt mee dat subonderdeel 2.4 slaagt.

Het hof heeft zijn oordeel in rov. 2.3 dat de nieuwe versie van de octrooiconclusies aanleiding geven tot een nieuw debat over de geldigheid van het octrooi en de inbreuk daarop door KPN waarvoor in deze fase van het hoger beroep geen plaats meer is, met name gemotiveerd aan de hand van de beperking betreffende het ‘public telephone network’.

Daarmee heeft het hof, zoals subonderdeel 2.5 terecht klaagt, onvoldoende gemotiveerd waarom de tweede en derde beperking aanleiding zouden geven tot een “nieuw debat” althans dat deze zijn aan te merken als een ontoelaatbare nieuwe grief, terwijl High Point in de paragrafen 3.5 en 3.9 van de memorie van grieven met betrekking tot de tweede en derde beperking al aparte hulpverzoeken had ingediend.

Ook subonderdeel 2.5 slaagt derhalve.

Met het slagen van de subonderdelen 2.4-2.5 slaagt eveneens de daarop voortbouwende klacht in subonderdeel 3.2 die is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 2.10 over “de relatie tussen de beperkingen en de eerdere rechtsstrijd” .

Voor het overige behoeven de subonderdelen 2.6-2.9 geen bespreking meer.

Voor zover subonderdeel 2.6 niet in het verlengde ligt van de klacht van subonderdeel 2.5, kan met betrekking tot subonderdeel 2.6 ten behoeve van de procedure na terugwijzing het volgende worden opgemerkt. M.i. is het niet onjuist of onbegrijpelijk dat het hof de toelaatbaarheid van de voorgestelde beperkingen niet afzonderlijk heeft onderzocht nu High Point in haar akte heeft aangevoerd dat de voorgestelde beperkingen worden “geïncorporeerd in één definitieve hoofdconclusie” en zij bij pleidooi heeft gesteld dat het “nieuwe hoofdverzoek” tot doel heeft de procedure te versimpelen en te stroomlijnen zodat partijen zich maar op “één, beperkt, hoofdverzoek hoeven te concentreren, in plaats van op de conclusies zoals verleend en op de drie afzonderlijke hulpverzoeken zoals geformuleerd in de memorie van grieven”.

Onderdeel 3 is gericht tegen de hiervoor geciteerde rov. 2.10.

Het onderdeel bestaat uit drie subonderdelen, waarvan ik subonderdeel 3.2 reeds heb besproken (zie hiervoor onder 4.42 en 4.57).

Subonderdeel 3.1 neemt bij de daarin geformuleerde klacht tot uitgangspunt dat het hof met zijn oordeel dat High Point terecht geen beroep heeft gedaan op een uitzondering op de twee-conclusieregel, tot uitdrukking heeft willen brengen dat voor een uitzondering op de twee-conclusieregel slechts ruimte bestaat indien de belanghebbende partij daarop expliciet een beroep doet.

Deze veronderstelling is onjuist. Het hof heeft zelfstandig zowel de toepasselijkheid van de twee-conclusieregel als alle in de rechtspraak ontwikkelde uitzonderingen op deze regel beoordeeld. Hierop stuit het subonderdeel af.

Subonderdeel 3.3 bevat de klacht dat het oordeel van het hof dat de beperkingen niet kunnen worden aangemerkt als een nieuw feit omdat dit een cirkelredenering zou vormen, blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Volgens het subonderdeel heeft het hof miskend dat een dergelijke beperking meer is dan een nieuw processueel standpunt omdat het, indien toegelaten, de omvang van het monopolie – dat geldt tegenover iedereen en dus ook buiten het processuele kader – beperkt. Het inroepen van de beperkingen vormt een nieuw feit wegens de gerichtheid op de wijziging in de octrooirechtelijke rechtsverhouding jegens een ieder. Daaraan doet volgens het subonderdeel niet af dat High Point zich al eerder op de beperking had kunnen beroepen.

In het oordeel van het hof ligt kennelijk en niet onbegrijpelijk besloten dat het enkele na de memorie van grieven wijzigen van de grondslag van de vordering in de vorm van nieuwe octrooiconclusies niet kan worden aangemerkt als een nieuw feit omdat de octrooihouder dan altijd in de positie zou kunnen zijn om eigenhandig een nieuw feit in het leven te roepen en daarmee de twee-conclusieregel te omzeilen. Dat oordeel geeft m.i. niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

In de schriftelijke toelichting wijst High Point er op dat er een onwenselijke situatie zou ontstaan wanneer het inroepen van een beperking van het octrooi in een nationale procedure niet als nieuw feit wordt aangemerkt, terwijl een door het EOB toegestane beperking van het octrooi via de centrale beperkingsprocedure van art. 105a e.v. EOV – zoals volgt uit het arrest Scimed/Medinol – wel geldt als een nieuw feit. Deze onwenselijke discreprantie druist volgens High Point in tegen de gedachte dat er geen voorrang of onderscheid bestaat tussen de centrale beperkingsprocedure van art. 105a-c EOV en de (nietigheids)procedures voor nationale rechters.

In de zaak Scimed/Medinol heeft de Hoge Raad de beslissing van het EOB aangemerkt als een nieuwe ontwikkeling die in de procedure na verwijzing in de verdere beoordeling een rol diende te spelen. Volgens de Hoge Raad behoorde het verwijzingshof uit te gaan van het door het EOB beperkte octrooi op grond van de volgende overweging:

“5.4.3 Doel en strekking van het herziene Europees Octrooiverdrag enerzijds, en de proceseconomie anderzijds, die zich ertegen verzet dat het geding na verwijzing zou moeten worden voortgezet op de grondslag van een door de beslissing van het EOB inmiddels achterhaalde versie van het octrooi, brengen mee dat in het geding na verwijzing, overeenkomstig het in art. 7 van het Herzieningsverdrag EOV neergelegde overgangsrecht, alsnog het per 13 december 2007 geldende verdragsrecht dient te worden toegepast en dat het hof daarbij zal moeten uitgaan van het door de toegestane wijziging van conclusie 1 beperkte octrooi. Derhalve zal alsnog in reconventie moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.”

Dat een via de centrale procedure beperkt octrooi wél kan worden aangemerkt als een nieuwe ontwikkeling en een verzoek tot beperking van het octrooi in een nationale procedure niet, levert m.i. geen onwenselijke discrepantie op. Het arrest Scimed/Medinol illustreert dat een beperking van een Europees octrooi in een centrale beperkingsprocedure van een andere (en hogere) orde is dan de wijziging in het standpunt van een van partijen.

Redengevend om de uitkomst van de centrale procedure als nieuwe ontwikkeling te zien is dat op grond van art. 68 EOV in verbinding met art. 105b lid 2 en 3 EOV een beslissing van het EOB tot beperking van een octrooi vanaf de datum waarop de beslissing is vermeld in het Europees Octrooiblad, voor alle voor het Europees octrooi aangewezen verdragsluitende landen, terugwerkende kracht heeft tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend en dat het beperkte octrooi dus wordt verondersteld in de plaats te komen van het oorspronkelijk verleende octrooi. De aan dit eerdere octrooi verbonden rechten van de octrooihouder die buiten de beschermingsomvang van het beperkte octrooi zijn komen te liggen worden geacht met terugwerkende kracht te zijn vervallen.

De eisen van de goede procesorde verzetten zich ertegen dat de rechter zijn beoordeling baseert op een versie van het octrooi die door de centrale beperking is achterhaald.

Het subonderdeel kan mitsdien niet tot cassatie leiden.

Onderdeel 4 bevat geen zelfstandige klacht en behoeft derhalve geen bespreking.

Nu de subonderdelen 2.4, 2.5 en 3.2 slagen, dient het bestreden arrest te worden vernietigd en dient de zaak te worden teruggewezen.

5. Bespreking van het incidentele cassatieberoep

Het incidentele cassatiemiddel komt op tegen het oordeel van het hof in rov. 2.1 dat KPN er niet van mocht uitgaan dat High Point bij niet-toelating van de nieuwe octrooiconclusies geen beroep meer zou doen op het octrooi in de vorm waarin het is verleend en de bij memorie van grieven ingediende hulpverzoeken (de oude octrooiconclusies) en richt zich voorts tegen de rov. 2.13-2.17, waarin het hof zijn oordeel als volgt heeft gemotiveerd:

“2.13. Het betoog van KPN dat High Point zich niet meer op de oude octrooiconclusies kan beroepen omdat High Point bij de akte beperking octrooiconclusies afstand heeft gedaan van het octrooi zoals verleend en de eerdere hulpverzoeken, kan om de volgende redenen niet slagen.

KPN baseert zich in dit verband op de volgende opmerking van High Point in paragraaf 9 van de akte beperking octrooiconclusies:

‘High Point trekt hierbij de eerder in deze bodemprocedure verdedigde versies en hulpverzoeken in.’

Gelet op de volgende omstandigheden is het hof van oordeel dat High Point met die verklaring niet tot uitdrukking heeft willen brengen dat zij ook bij weigering van de nieuwe octrooiconclusies op grond van de twee-conclusies-regel geen beroep meer zou doen op de oude octrooiconclusies en dat KPN de opmerking redelijkerwijs ook niet zo heeft kunnen opvatten.

Weigering van de nieuwe octrooiconclusies op grond van de twee-conclusies-regel impliceert dat niet wordt toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de nieuwe conclusies. Als High Point zich nu ook niet meer zou kunnen beroepen op de oude octrooiconclusies, zou High Point afstand hebben gedaan van haar octrooirechtelijke aanspraken ten opzichte van KPN zonder dat enige versie van het octrooi inhoudelijk is beoordeeld. Dat is, mede gelet op de omvang van de procedure en de op het spel staande belangen, een zeer vergaand gevolg. Daarom mag niet te snel worden aangenomen dat High Point die consequentie daadwerkelijk heeft beoogd met haar verklaring.

KPN beroept zich uitsluitend op de tekst van de hiervoor geciteerde opmerking waarbij High Point de oude octrooiconclusies intrekt. Die zin moet echter worden uitgelegd in het licht van de rest van de akte. Die context maakt duidelijk dat High Point met de zin slechts heeft willen benadrukken dat de nieuwe octrooiconclusies geen subsidiair karakter hebben ten opzichte van de oude octrooiconclusies. Die nadruk was nodig omdat de nieuwe octrooiconclusies in dit opzicht verschillen van de bij de memorie van grieven voorgestelde hulpverzoeken, die wel een subsidiair karakter hadden. High Point legt in de akte beperking octrooiconclusies daarom uit dat zij ervoor heeft gekozen beperkingen uit de oude hulpverzoeken te incorporeren in de nieuwe octrooiconclusies om aldus ‘één definitieve hoofdconclusie’ te creëren (paragraaf 3 van de akte beperking octrooiconclusies). In lijn daarmee heeft High Point in haar brief van 21 juli 2015 en bij pleidooi toegelicht dat zij, om het debat te stroomlijnen, heeft gekozen voor de introductie van ‘een nieuwe, enkelvoudige hoofdconclusie’ in plaats van ‘een hoofdconclusie met een aantal hulpverzoeken’. Hierbij past dat High Point ook met de bedoelde intrekking niet meer heeft willen zeggen dan dat een beoordeling van de oude octrooiconclusies niet meer nodig zou zijn als het debat zou worden voortgezet op basis van de nieuwe octrooiconclusies. Gelet op dit een en ander is er geen reden om aan te nemen dat High Point de oude octrooiconclusies ook los van de toelating van de nieuwe octrooiconclusies wilde intrekken en kon KPN redelijkerwijs niet menen dat High Point dat wel wilde.

conclusie

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de nieuwe octrooiconclusies en de producties 78, 81, 82 en 83 van High Point moeten worden geweigerd en dat de procedure zal worden voortgezet op basis van het octrooi in de vorm waarin het is verleend en de bij memorie van grieven ingediende hulpverzoeken. Concreet houdt dat in dat een pleidooi zal worden bepaald. Daartoe zal de zaak worden verwezen naar de rol van 17 november 2015 voor opgave van verhinderdata.”

Kern van het oordeel van het hof is dat High Point geen afstand van recht heeft gedaan.

Afstand van een (vorderings)recht is een rechtshandeling, zodat daarop de algemene regels ten aanzien van de totstandkoming en geldigheid van rechtshandelingen van Titel 2 van Boek 3 BW van toepassing zijn. Voor de totstandkoming van afstand van recht is vereist een op het prijsgeven van dat recht gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard (art. 3:33 BW). Indien een met een verklaring overeenstemmende wil ontbreekt, kan op het ontbreken van die wil door de rechthebbende geen beroep worden gedaan wanneer de wederpartij de verklaringen of gedragingen onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd heeft opgevat als een afstandsverklaring (art. 3:35 BW). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de rechtshandeling, de bijzondere deskundigheid van partijen, de mogelijkheid van nader onderzoek naar de wil van de rechthebbende en de ernst van de gevolgen van de rechtshandeling.

In de literatuur is opgemerkt dat niet te snel mag worden aangenomen dat iemand afstand van recht doet en zeker niet wanneer de afstand “om niet” geschiedt. Volgens Tjittes is ook van belang dat op terreinen van het recht waar de rechtszekerheid een belangrijke rol speelt, zoals het burgerlijk procesrecht, strengere eisen aan het gerechtvaardigd zijn van het vertrouwen worden gesteld. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de strenge eisen die de Hoge Raad in vaste rechtspraak heeft geformuleerd voor berusting (waarbij afstand wordt gedaan van het recht om een rechtsmiddel in te stellen tegen een bepaalde uitspraak), namelijk dat daarvan slechts kan sprake zijn indien de in het ongelijk gestelde partij na de uitspraak jegens de wederpartij heeft verklaard dat zij zich bij de uitspraak neerlegt of jegens de wederpartij een houding heeft aangenomen waaruit dit in het licht van de omstandigheden van het geval “ondubbelzinnig” blijkt.

De eis van ondubbelzinnigheid impliceert dat de rechter zich terughoudend zal moeten opstellen bij het aannemen van berusting. Vanwege het ingrijpende rechtsgevolg van een berusting mag niet snel worden aangenomen dat daarvan sprake is. M.i. dient de rechter dezelfde terughoudendheid te betrachten bij de beoordeling of de eiser door een proceshandeling, zoals een vermindering van eis of een wijziging van de grondslag van de eis of het verweer, (gedeeltelijk) afstand heeft gedaan van zijn vorderingsrecht.

Reeds op grond van oudere jurisprudentie van de Hoge Raad is aangenomen dat de vraag of eiser door een proceshandeling (bijv. een vermindering van eis) zijn aanspraken op de wederpartij heeft prijsgegeven een kwestie van uitleg van de processtukken is, die is voorbehouden aan de feitenrechter. Er is dus slechts plaats voor cassatie wanneer het hof een onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven aan de gedingstukken. Daarvoor is niet voldoende dat wellicht een ander oordeel denkbaar was geweest.

Het incidentele middel bevat zes onderdelen (klachten 2.3.1 t/m 2.3.6).

Onderdeel 1 voert aan dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is waar het stelt dat KPN haar vertrouwen dat High Point bedoelde wat het schreef (namelijk dat High Point de oude verzoeken intrekt) alleen zou hebben gebaseerd op de opmerking van High Point in paragraaf 9 van de akte.

Het onderdeel wijst erop dat High Point heeft gesteld dat (i) het nieuwe verzoek “één definitieve hoofdconclusie” vormt, (ii) High Point de oude verzoeken intrekt, (iii) het nieuwe verzoek de oude verzoeken vervangt en (iv) High Point het debat beperkt tot het nieuwe verzoek en voorts dat KPN deze verklaringen aldus heeft begrepen dat High Point de oude verzoeken heeft vervangen door het nieuwe verzoek. Volgens het onderdeel heeft het hof deze relevante omstandigheden niet, althans niet voldoende kenbaar in zijn oordeel betrokken.

Het partijdebat over het vermeende afstand doen door High Point van de oude octrooiconclusies is eerst ter gelegenheid van de pleidooizitting van 17 september 2015 gevoerd.

In haar pleitnota heeft KPN het volgende gesteld:

“33. Voor de goede orde merkt KPN op dat High Point met zijn akte wel onvoorwaardelijk afstand heeft gedaan van het Octrooi zoals verleend en zijn eerdere hulpverzoeken [voetnoot 17: Vgl. EOB Kamer van Beroep 6 juni 2013, ECLI:EP:BA:2013:T022510.20130606, par. 2.13]. Daardoor kan High Point hier dus niet meer op terugvallen. De conclusie is dan ook simpel: het spel is uit voor High Point, net zoals dat uit zou zijn bij het EOB indien geen verzoek meer voorhanden is: Octrooi nietig.(…)”

Nadat het hof op de zitting had geoordeeld dat de nieuwe versie van het octrooi ontoelaatbaar was, heeft de voorzitter van het hof blijkens het proces-verbaal (p. 3) opgemerkt dat vooral de zinsnede in de akte van High Point met betrekking tot de intrekking van andere hulpverzoeken van belang is en dat het hof zich afvraagt waarom niet uitdrukkelijk in de akte is vermeld dat de intrekking, zoals de advocaat van High Point heeft aangegeven, voorwaardelijk was. Het hof heeft de behandeling vervolgens geschorst om partijen de gelegenheid te bieden zich op de nieuwe situatie in te stellen.

Na hervatting van de zitting heeft de advocaat van High Point blijkens het proces-verbaal (p. 3) verklaard dat het “nooit de bedoeling van alinea 9 in de akte [is] geweest om het hele proces in te trekken”, dat High Point het enkel wilde stroomlijnen en dat de intrekking “was bedoeld als teken dat we niet verder gingen praten over de andere verzoeken”.

In reactie daarop heeft de advocaat van KPN blijkens het proces-verbaal (p. 3), voor zover relevant, het volgende verklaard:

“Op het moment dat je aangeeft dat je alle hulpverzoeken intrekt en vervangt door maar één hulpverzoek (in het kader van stroomlijnen), dan hoort daar ook bij dat je de rest intrekt. Er staat niks in over intrekken op voorwaarde dat de eiswijziging wordt toegewezen. (…) In de akte staat dat High Point de eerdere versies intrekt. In feite is er geen voortgang van de zitting nodig, aangezien het hoofdverzoek ontoelaatbaar is geacht en er geen andere verzoeken zijn.”

Uit de weergave van het verloop van de zitting blijkt dat de discussie over de vraag of High Point afstand heeft gedaan van de oude octrooiconclusies zich daar voornamelijk heeft toegespitst op de opmerking in paragraaf 9 in de akte beperking octrooiconclusies. Niettemin heeft het hof deze opmerking niet op zichzelf bezien, maar – zoals het hof in rov. 2.16 heeft overwogen – heeft het hof deze uitgelegd in het licht van de rest van de akte. Voorts heeft het hof eveneens de brief van 21 juli 2015 en het pleidooi, waarin High Point heeft toegelicht dat zij om het debat te stroomlijnen heeft gekozen voor de introductie van een nieuwe, enkelvoudige hoofdconclusie in plaats van een hoofdconclusie met een aantal hulpverzoeken, kenbaar bij zijn oordeel betrokken. Daarmee heeft het hof m.i. alle relevante omstandigheden in zijn oordeel meegewogen. De andere omstandigheden waarnaar het onderdeel verwijst werpen geen ander licht op de beoordeling van het hof.

Het onderdeel faalt derhalve.

Onderdeel 2 klaagt in de eerste plaats dat het hof te grote betekenis heeft gehecht aan de gevolgen van de intrekking van de oude octrooiconclusies, waarmee het hof zich er onvoldoende rekenschap van heeft gegeven dat het alleen relevant is wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, althans ten onrechte eraan voorbij is gegaan dat betekenis moet worden gehecht aan de omstandigheid dat de (herhaalde) verklaringen als genoemd in onderdeel 1 afkomstig zijn van een professioneel opererende partij die door gespecialiseerde octrooirechtadvocaten is bijgestaan. Volgens het onderdeel heeft het hof daarnaast miskend dat van zo’n professionele partij mag worden verwacht dat indien een intrekking een voorwaardelijk karakter heeft, dit karakter ook wordt vermeld in de processtukken.

Bij de bespreking van deze klachten stel ik voorop dat gevolgtrekking van het hof in rov. 2.15 in cassatie niet wordt bestreden, te weten dat High Point afstand zou hebben gedaan van haar octrooirechtelijke aanspraken ten opzichte van KPN als High Point zich niet meer zou kunnen beroepen op de oude octrooiconclusies. Evenmin is het oordeel van het hof in deze rechtsoverweging bestreden dat dit, mede gelet op de omvang van de procedure en de op het spel staande belangen, een zeer vergaand gevolg is.

Gelet op het hiervoor onder 5.2-5.5 geschetste kader heeft het hof terecht tot uitgangspunt genomen dat door de (niet bestreden) zeer vergaande gevolgen die een intrekking zou hebben, niet te snel mag worden aangenomen dat High Point die consequentie daadwerkelijk heeft beoogd. Daaraan doet de in onderdeel 2 genoemde omstandigheid dat de verklaringen afkomstig zijn van een professioneel opererende partij die wordt bijgestaan door gespecialiseerde (octrooirecht)advocaten niet af. Deze omstandigheid kan een relevante omstandigheid zijn bij de vraag of een verklaring of gedraging redelijkerwijs kon worden opgevat als een afstandsverklaring, maar verandert niets aan het uitgangspunt. De klacht dat het hof een te grote betekenis heeft gehecht aan de gevolgen van de intrekking van de oude conclusies faalt mitsdien.

Uit de reden voor de schorsing van de zitting blijkt dat (ook) het hof vraagtekens stelde bij de strekking van de mededeling van High Point over de intrekking van de oude conclusies. Het hof heeft vervolgens bij de uiteindelijke beoordeling in de laatste volzin van rov. 2.16 doorslaggevend geacht dat KPN redelijkerwijs niet kon menen dat High Point de oude octrooiconclusies los van de toelating van de nieuwe octrooiconclusies wilde intrekken. Daarin ligt het meewegen van de professionaliteit van partijen en hun bijstand door gespecialiseerde octrooiadvocaten besloten.

Ook de tweede klacht van het onderdeel kan derhalve niet tot cassatie leiden.

De eerste klacht van onderdeel 3 bouwt op het voorgaande voort met het betoog dat het hof heeft miskend en niet (voldoende kenbaar) in zijn oordeel heeft betrokken dat indien een partij voorwaardelijk een verzoek wil intrekken, de voorwaarde waaronder dat geldt expliciet, althans uitdrukkelijk dan wel niet voor redelijke twijfel vatbaar, moet worden gesteld.

Het onderdeel klaagt vervolgens dat indien en voor zover het hof dit niet heeft miskend, het oordeel van het hof onvoldoende is gemotiveerd nu uit het oordeel van het hof de voorwaarde voor de intrekking althans de indeplaatsstelling niet duidelijk blijkt, althans dat het hof art. 24 Rv heeft geschonden door de stellingen van High Point tot op het ontoelaatbare aan te vullen omdat uit de stellingen van High Point niet blijkt onder welke voorwaarde High Point de oude verzoeken wilde intrekken.

Zoals gezegd is het partijdebat over de aard van de mededeling van High Point in haar akte onder 9 pas op de pleidooizitting gevoerd. Aldaar heeft de advocaat van High Point gesteld dat de intrekking voorwaardelijk was en dat het nooit de bedoeling is geweest om het hele proces in te trekken. Van een op grond van art. 24 Rv ontoelaatbare aanvulling van de feitelijke grondslag door het hof is mitsdien geen sprake. Voor het overige mist het onderdeel, gelet op de hiervoor al gememoreerde laatste volzin van rov. 2.16, feitelijk grondslag: KPN kon, aldus het hof, redelijkerwijs niet menen dat de intrekking van de eerder verdedigde versies van het octrooi en de hulpverzoeken is gedaan zonder de voorwaarde dat de nieuwe octrooiconclusies toelaatbaar zouden zijn.

Onderdeel 4 bevat de klacht dat het hof heeft miskend dat indien een partij na het indienen van een nieuw verzoek, althans bij pleidooi, zich opnieuw beroept op het oude verzoek, dit beroep kwalificeert als een nieuw beroep op het oude verzoek, althans voor wat betreft (de grondslag van) de eis als een vermeerdering daarvan. Aldus heeft het hof volgens het onderdeel miskend dat op het moment dat het nieuwe beroep op het oude verzoek wordt gedaan dient te worden onderzocht of dit toelaatbaar is op grond van de beginselen van de goede procesorde (ingevolge art. 347 Rv en art. 130 Rv in verbinding met art. 353 Rv). Volgens het onderdeel klemt dit temeer waar KPN bezwaar heeft gemaakt tegen zowel het beroep op het nieuwe verzoek als het nieuwe beroep op de oude verzoeken.

Ook dit onderdeel stuit af op het oordeel van het hof dat High Point de oude octrooiconclusies en hulpverzoeken niet los van de toelating van de nieuwe octrooiconclusies heeft ingetrokken en dat de procedure op basis daarvan wordt voortgezet. Het beroep op de oude octrooiconclusies en hulpverzoeken is derhalve niet een “nieuw beroep”.

Hetzelfde geldt voor onderdeel 5 dat klaagt dat het hof heeft miskend dat bij het indienen van een nieuw primair verzoek, het nieuwe verzoek de basis vormt van de procedure (vgl. art. 138 lid 3 EOV), hetgeen automatisch leidt tot het intrekken van het oude primaire verzoek, omdat het voor een partij in een octrooiprocedure niet mogelijk is om zich te beroepen op twee nevengeschikte primaire verzoeken.

Het hof heeft niet aangenomen dat High Point een beroep heeft gedaan op “twee nevengeschikte primaire verzoeken”, maar heeft geoordeeld dat High Point zich (slechts) op de oude octrooiconclusies beroept voor zover de nieuwe octrooiconclusies zouden worden geweigerd.

Onderdeel 6 bevat geen zelfstandige klacht en behoeft geen bespreking.

Nu alle onderdelen falen, dient het incidentele cassatieberoep te worden verworpen.

6. Conclusie in het principale en incidentele cassatieberoep