ECLI:NL:PHR:2026:437

3. Bespreking van het principale cassatiemiddel

Het principale cassatiemiddel bestaat uit zes onderdelen. Onderdelen 1 en 2 klagen over de wijze waarop het hof de ‘herkomst-situatie’ (onderdeel 1) en de ‘imago-situatie’ (onderdeel 2) uit het l’Oréal/eBay-arrest van het HvJEU heeft getoetst. Volgens onderdeel 3 heeft het hof een onjuist oordeel gegeven over de vraag in hoeverre het ontbreken van wettelijk verplichte informatie leidt tot gegronde redenen voor de merkhouder in de zin van art. 15 lid 2 UMVo. Vervolgens keert het middel zich ook tegen de wijze waarop het hof de rechtsstrijd in hoger beroep heeft afgebakend. Het hof heeft daarbij ten onrechte buiten beschouwing gelaten HP’s vorderingen ten aanzien van de binnenverpakking (onderdeel 4) en HP’s argumenten ten aanzien van counterfeiting (onderdeel 5). Onderdeel 6 bevat een voortbouwende klacht.

Art. 15 lid 2 UMVo – gegronde redenen en wederverkoop van producten zonder buitenverpakking

In deze zaak staat in cassatie centraal de uitzondering op de uitputtingsregel van het merkenrecht (art. 15 lid 2 UMVo):

“1. Een Uniemerk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

Art. 9 UMVo geeft de houder van een Uniemerk een verbodsrecht op grond van wat in jargon heet de ‘a- en/of b- en/of c-grond’, te weten art. 9 lid 2 sub a UMVo (gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als het merk), art. 9 lid 2 sub b UMVo (gelijk of met het merk overeenstemmend teken gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, leidend tot verwarringsgevaar) en art. 9 lid 2 sub c UMVo (gelijk of overeenstemmend teken met bekend merk gebruikt voor gelijke, overeenstemmende, of niet-overeenstemmende waren of diensten, waarbij zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit (‘kielzog varen’) of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen (‘verwatering’) of de reputatie van het merk (‘reputatieschade’)). Dit uitsluitend recht is niet absoluut, omdat de uitoefening daarvan beperkingen kent. Art. 15 UMVo bevat een van die uitzonderingen. Volgens art. 15 lid 1 UMVo kan de merkhouder zijn uitsluitend recht niet gebruiken ten aanzien van waren die eerder door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte (‘EER’) in de handel zijn gebracht. Dit wordt ook wel ‘uitputting’ van het merkenrecht genoemd.

Art. 15 lid 2 UMVo geeft op de uitputtingsregel een uitzondering; zij is niet van toepassing als de merkhouder gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren. De bepaling noemt als voorbeeld van een gegronde reden dat de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd. Maar ook andere redenen zijn mogelijk. Van een gegronde reden is bijvoorbeeld sprake als het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, de reputatie van dit merk ernstig schaadt of wanneer de derde met dit gebruik de (onjuiste) indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde. Het gaat in deze zaak meer specifiek om de vraag of sprake is van een gegronde reden in de situatie waarin de waren eerst met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht en vervolgens door een derde voor wederverkoop worden aangeboden, maar daarbij zijn ontdaan van hun originele buitenverpakking. Hierover heeft het HvJEU zich uitgelaten in het arrest l’Oréal/eBay.

In l’Oréal/eBay ging het om de wederverkoop van luxe cosmeticaproducten en parfums van l’Oréal op het internetplatform van eBay. Enkele van deze producten waren ontdaan van hun buitenverpakking en volgens L’Oréal maakte de verkoop van die uitgepakte waren inbreuk op haar merkenrecht. Het HvJEU oordeelde dat er twee situaties denkbaar zijn voor de merkhouder om zich te verzetten tegen de wederverkoop van waren zonder buitenverpakking. In de eerste plaats kan het ontbreken van de buitenverpakking het imago en de reputatie van het merk schaden. Of dit het geval is, moet van geval tot geval worden onderzocht. Van een dergelijke afbreuk kan sprake zijn wanneer de buitenverpakking op gelijke wijze als, of nog meer dan de flacon of de ‘recipiënt’ bijdraagt aan de wijze waarop het door de merkhouder en zijn erkende distributeurs gecreëerde imago wordt getoond of wanneer bepaalde wettelijk vereiste informatie ontbreekt. De merkhouder moet hier bewijs voor leveren. In de tweede plaats kan het ontbreken van de buitenverpakking ertoe leiden dat de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast. Het gaat er dan om dat met het verwijderen van de buitenverpakking wezenlijke informatie ontbreekt waarmee de herkomst van het product niet meer is vast te stellen.

In l’Oréal/eBay is geen harde regel geformuleerd dat (altijd) sprake is van een gegronde reden als de wederverkoop van een product zonder buitenverpakking ertoe leidt dat bepaalde wettelijk vereiste informatie ontbreekt. Hoewel A-G Jääskinen wel zo’n regel had bepleit voor zover het ging om een Unieregel van productveiligheid of consumentenbescherming, is het HvJEU hem daarin niet gevolgd. Het ontbreken van dergelijke informatie kan een rol spelen bij de ‘imagosituatie’, maar die beoordeling moet per geval worden gemaakt en hierbij heeft het HvJEU slechts opgemerkt dat het ‘mogelijk is’ dat het ontbreken van sommige vereiste informatie afbreuk doet aan het imago van het product. En wat betreft de ‘herkomstsituatie’ moet het specifiek gaan om het ontbreken van wettelijke informatie die betrekking heeft op de functie van het merk om de herkomst van het product aan te geven.

Inmiddels is door de rechtbank uitspraak gedaan in de bodemzaak. Daarin is geoordeeld dat HP geen gegronde redenen had in de zin van art. 15 lid 2 UMVo, zodat haar merkenrechtelijke vorderingen zijn afgewezen. Wel is sprake van misleidende reclame (art. 6:194 BW), omdat DR de consument misleidt omtrent het aan haar verkoop verbonden milieuvoordeel en bij de consument de (onjuiste) indruk wekt dat de door DR aangeboden HP-cartridges in ieder opzicht gelijk zijn aan de cartridges die door HP worden aangeboden voor de (nagenoeg) gelijke prijs. Bij deze stand van zaken heeft de rechtbank de vraag of (ook) sprake is van misleidende handelspraktijken (art. 6:193a e.v. BW) buiten behandeling gelaten. Deze uitspraak in de bodemzaak leidt er niet toe dat de Hoge Raad in dit kort geding zijn beslissing in cassatie op dat oordeel zou moeten afstemmen. De regel dat de rechter in kort geding zijn uitspraak dient af te stemmen op die in de bodemprocedure (de ‘afstemmingsregel’), is in de cassatieprocedure niet van toepassing en geldt uitsluitend voor de rechter die over de feiten oordeelt.

Onderdeel 1 – Onjuiste rechtsopvatting ‘Herkomst-situatie’

Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 4.8 en 4.17 en bevat onder 1.1 een klacht gericht tegen het hofoordeel dat HP geen beroep toekomt op de ‘herkomstsituatie’ uit l’Oréal/eBay. Het hof heeft miskend dat afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk gegeven is wanneer bepaalde wettelijk vereiste informatie, zoals de identiteit van de fabrikant, ontbreekt (onder verwijzing naar punt 81 van het arrest). HP heeft toegelicht dat door het verwijderen van de buitenverpakking wettelijk vereiste informatie en wezenlijke informatie ontbreekt (dgv 25-74), zoals informatie over (i) de identiteit en het adres van de fabrikant (dgv 43-49 en bestreden arrest rov. 4.9), (ii) de CE- markering (dgv 36-42), en (iii) de fabrieksgarantie en de einddatum daarvan (dgv 51-64, mva 58-62 en bestreden arrest rov. 4.9). Het hof heeft deze stellingen niet verworpen en heeft niet vastgesteld dat, na het verwijderen van de buitenverpakking, deze wettelijk vereiste en wezenlijke informatie nog steeds op het product aanwezig zou zijn. Miskend is dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk. Daaraan doet niet af hetgeen verder in rov. 4.17 wordt overwogen, namelijk dat ook zonder buitenverpakking duidelijk is dat de door DR aangeboden cartridges geproduceerd zijn door ‘de HP-groep’ en dat de consument zonder veel moeite zal kunnen achterhalen welke precieze HP-entiteit voor de productie en verhandeling van de betreffende cartridge verantwoordelijk is. Ook doet daar niet aan af wat in rov. 4.24 is geoordeeld over de verplichte CE-markering, want ook dat oordeel is onjuist op de gronden van dit onderdeel.

Voor zover de klacht ervan uit gaat dat het ontbreken van welke wettelijk vereiste informatie dan ook altijd leidt tot afbreuk aan de herkomstfunctie van een merk, is dat onjuist. Alleen in het geval van het ontbreken van wettelijke informatie om de herkomst van het product aan te geven, kan sprake zijn van afbreuk aan de herkomstfunctie, zoals hiervoor is besproken in 3.5-3.6. Verder faalt de klacht bij gebrek aan feitelijke grondslag. De door HP aangedragen wettelijke informatie die door het verwijderen van de buitenverpakking van de cartridges zou ontbreken, is door het hof beoordeeld, maar de betreffende argumentatie van HP is verworpen. In rov. 4.17 heeft het hof geoordeeld dat ook zonder de buitenverpakking het voor de consument voldoende duidelijk is dat de door DR aangeboden cartridges zijn geproduceerd door HP, zodat de herkomst(garantie)functie niet in het geding is (i). Het argument van ontbreken van een CE-markering is door het hof verworpen in rov. 4.24 (ii), zij het in de sleutel van reputatieschade, maar met herkomstgarantie heeft een CE-markering niet van doen. En dat de fabrieksgarantie niet meer zichtbaar is, is door het hof verworpen in rov. 4.15 en 4.17 (iii). Onderdeel 1 slaagt dan ook niet.

Onderdeel 2 – Onjuiste rechtsopvatting ‘Imago-situatie’

In rov. 4.18-4.26 heeft het hof geoordeeld dat HP geen beroep kan doen op de ‘imago-situatie’ uit l’Oréal/eBay, dus of de buitenverpakking bijdraagt aan het imago van het product en dus aan de reputatie van het merk. Onderdeel 2 bevat klachten tegen rov. 4.19 waarin het hof argument A van HP heeft verworpen. Dit argument is door het hof als volgt samengevat: de ‘look and feel’ van de buitenverpakking draagt bij aan de reputatie en het imago van de HP-merken en verhandeling zonder die buitenverpakking doet daar dus afbreuk aan (rov. 4.9).

Uit punten 78-79 van l’Oréal/eBay volgt dat juist in het geval dat de buitenverpakking “op gelijke wijze als of meer nog dan” het product zelf (c.q. de flacon of de recipiënt) bijdraagt tot het imago van het product, het verwijderen van die verpakking afbreuk doet aan dat imago. Volgens de klacht onder 2.1 heeft het hof dat in rov. 4.19 miskend met de passage dat een cartridge “geen luxe- of prestigieus product [is] maar een technisch bepaald onderdeel voor een printer, een tamelijk gewoon kantoorartikel”, terwijl bovendien DR zelf heeft gesteld dat een cartridge geen uitstraling heeft “anders dan een lelijk ding dat in een printer gebruikt wordt” (cva 17.7, plta hb DR 2.2 (“printercartidges zijn ook géén luxeartikelen, maar – onmogelijke – kantoorartikelen”) en plta hb HP 10). In dit hofoordeel en DR’s standpunt ligt besloten dat het hier dus gaat om een product dat (anders dan de door het HvJEU bedoelde parfums of cosmetische producten) (juist) niet door zijn verschijningsvorm het imago daarvan overbrengt aan het publiek. Integendeel: het gaat om het geval waarin de buitenverpakking “op gelijke wijze als of meer nog dan” de cartridge bijdraagt tot het imago van dat product. Dat brengt mee dat (juist) het verwijderen van de buitenverpakking van dat product afbreuk doet aan het imago daarvan.

De klacht berust in de eerste plaats op een onjuiste lezing van punten 78-79 uit l’Oréal/eBay. Daarin is geoordeeld dat het verwijderen van de buitenverpakking tot afbreuk aan het imago kan leiden wanneer de buitenverpakking op gelijke wijze als, of meer nog dan de flacon of de recipiënt, bijdraagt aan de wijze waarop het door de merkhouder gecreëerde imago wordt getoond. Het is dus geen harde regel dat als dit het geval is, er per definitie sprake is van afbreuk aan dat imago. Dat blijft een beoordeling die van geval tot geval moet worden onderzocht, hetgeen de klacht miskent. De redenering moet bovendien niet zijn: DR zegt zelf dat een cartridge een “lelijk ding” is, dus dan is het (juist) de verpakking die bijdraagt aan imago of uitstraling (waar ook s.t. DR 3.1 terecht op wijst). Dat volgt niet uit l’Oréal/eBay. Daarnaast gaat de klacht uit van een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Het hof heeft in rov. 4.19 geoordeeld dat een cartridge een gewoon kantoorartikel is en het juist niet voor de hand ligt dat het publiek de buitenverpakking daarvan ziet als bijdragend aan het imago dat de merkhouder daarvoor wenst te creëren. Vervolgens heeft het hof de verschillende stellingen van HP onderzocht waarom volgens haar de buitenverpakking wel bijdraagt aan het imago van de HP-cartridges, maar deze zijn verworpen. Daar ketst deze klacht op af.

De klacht onder 2.2 voert drie sub-klachten aan tegen het oordeel in rov. 4.19 dat het “niet zonder meer voor de hand ligt” dat de buitenverpakking van een functioneel product zoals een cartridge, net zomin als dat het geval is bij “minder dure cosmetische producten”, door het publiek wordt gezien als bijdragend aan het imago dat de merkhouder daarvoor wenst te creëren.

Ten eerste is onjuist de daaraan ten grondslag liggende opvatting van het hof dat de verwijdering van de buitenverpakking van alleen of met name luxe- of prestigieuze producten een gegronde reden als bedoeld in art. 15 lid 2 UMVo kan opleveren en/of dat het HvJEU in l’Oréal/eBay zou instemmen met alle punten 71 t/m 74 uit de conclusie van A-G Jääskinen vóór dat arrest waar rov. 4.19 naar verwijst (sub-klacht onder 2.2.1). De door het hof in rov. 4.19 geciteerde punten kunnen, zoals het hof kennelijk doet, zo worden opgevat dat de A-G een voor merkhouders restrictieve benadering voorstaat voor de vraag wanneer de verwijdering van een buitenverpakking een art. 15 lid 2 UMVo gegronde reden oplevert. Onder 71 stelt de A-G immers (onderstreping advocaat HP): “[i]k sluit evenwel niet uit dat in het geval van producten als luxe cosmetica de buitenverpakking van het product soms valt aan te merken als een onderdeel van de toestand van het product, vanwege het specifieke ontwerp dat het gebruik van het merk insluit”, en onder 74 wordt gesteld dat “bijvoorbeeld ... bij minder dure cosmetische producten” het geval zich kan voordoen dat “de buitenverpakking, zelfs van cosmetische producten, van dien aard is dat de verwijdering ervan noch afbreuk doet aan de functies van het merk als aanduiding van herkomst en kwaliteit van de waar, noch de reputatie ervan schaadt”. Maar het Hof heeft deze restrictieve benadering niet overgenomen. De verwijzing in punt 78 van het arrest naar 71-74 van de conclusie dient alleen ter motivering van het oordeel dat “de verschijningsvorm van een parfum of cosmetisch product soms ook zonder verpakking op doeltreffende wijze het prestige- en luxe-imago van dat product [kan] weergeven, terwijl in andere gevallen juist het verwijderen van die verpakking afbreuk doet aan dat imago”. En in punt 79 volgt dat “van een dergelijke afbreuk (…) sprake [kan] zijn wanneer de buitenverpakking op gelijke wijze als of meer nog dan het flacon of de recipiënt bijdraagt tot de wijze waarop het door de merkhouder en zijn erkende distributeurs gecreëerde imago wordt getoond. Ook is mogelijk dat het ontbreken van sommige of alle bij artikel 6, lid 1, van richtlijn 76/768 vereiste informatie afbreuk doet aan het imago van het product”. Het hof heeft miskend dat niet beslissend is of het product waarvan de buitenverpakking wordt verwijderd, een luxe- of prestigieus product is, maar of de buitenverpakking in verhouding tot het product zelf op gelijke wijze of meer nog bijdraagt aan het gecreëerde imago (HP plta hb 20).

Deze sub-klacht zie ik niet slagen. Dat het hof aan rov. 4.19 de opvatting ten grondslag legt dat verwijdering van de buitenverpakking van slechts, of met name, luxe- of prestigieuze producten een art. 15 lid 2 UMVo gegronde reden kan opleveren, blijkt niet uit het arrest. Als dat zo zou zijn, dan was de uitgebreide bespreking in rov. 4.17-4.25 van de argumentatie van HP of verwijdering van de buitenverpakking door DR bedoelde gegronde reden oplevert immers niet nodig geweest. Dan had het hof het wel gelaten bij: dit is geen luxeproduct, dus de l’Oréal/eBay- leer is hier niet van toepassing. De functie van het citaat van 71-74 uit de conclusie voor l’Oréal/eBay in rov. 4.19 lijkt mij alleen te zijn (in lijn met punt 78 van het arrest) dat het verwijderen van de buitenverpakking zonder toestemming van de merkhouder niet automatisch een schending van het merkenrecht oplevert wegens imago-afbreuk, maar dat dit van geval tot geval moet worden beoordeeld. Dat heeft het hof vervolgens ook gedaan door in rov. 4.19-4.25 te beoordelen of de door HP aangedragen argumenten hiervoor (voorshands) hout snijden (antwoord: nee).

De sub-klacht onder 2.2.2 is dat tamelijk banale kantoorartikelen zoals cartridges en ook parfums of cosmeticaproducten kunnen bestaan in “uiteenlopende gamma’s” (“a wide variety” in de Engelse tekst), zoals l’Oréal/eBay punt 78 het formuleert: aan de ene kant budget-producten die vooral concurreren op prijs en aan een andere kant van het spectrum premium-producten die vooral op kwaliteit concurreren. De enkele omstandigheid dat volgens het hof cartridges geen luxe- of prestigieuze producten zijn, maar tamelijk gewone kantoorartikelen, brengt dus niet mee dat het publiek geen onderscheid maakt tussen de verschillende producten in die productcategorie. Onjuist, althans zonder nadere motivering niet begrijpelijk, is dan dat het “niet zonder meer voor de hand ligt” dat de buitenverpakking van een functioneel product zoals een cartridge, net zomin als dat het geval is bij de “minder dure cosmetische producten”, door het publiek wordt gezien als bijdragend aan het imago dat de merkhouder daarvoor wenst te creëren.

Ik vind dit ver gezocht. Dat het hof een printercartridge niet als luxe- of prestigeproduct heeft bestempeld, maar als een gewoon kantoorartikel, is natuurlijk goed te volgen; dat ligt nogal voor de hand – misschien zelfs een feit van algemene bekendheid? Dat maakt in de printercartidges-context niet anders als daarin verdisconteerd zou worden dat je in die productcategorie prijsvechters en kwaliteitscartridges hebt; de vergelijking tussen parfums en cartridges gaat wel op meer punten mank (maar de klacht wil in de lucht houden dat je moet onderscheiden tussen luxe-parfums en prijsvechtersgeuren, evenzogoed als kwaliteitscartridges en budgetcartridges. Dat gaat mij de te ver, al helemaal voor kort geding. Dat het hof de beoordeling van de ‘look and feel’ argumenten van HP begint met de constatering dat het hier banale kantoorartikelen betreft en het niet voor de hand ligt dat het publiek de buitenverpakking van zo’n gebruiksartikel opvat als bijdragend aan het imago dat de merkhouder daarvoor wenst te creëren, lijkt mij bepaald niet te wild, dat behoefde ook niet nader gemotiveerd (zeker niet in kort geding) en dat het hof hier de l’Oréal/eBay-leer fout zou toepassen lijkt mij niet. Daar gaat de klacht op mank.

Voor het geval het voorlopig oordeel aldus moet worden verstaan dat de HP-cartridges niet zulke premium- of A-merken zijn waarvan de reputatie kan worden aangetast door verwijdering van de buitenverpakking, is dat oordeel volgens de sub-klacht onder 2.2.3 onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd in het licht van HP’s essentiële stelling dat haar cartridges dat wel zijn (dgv 23 en 182-183, HP plta ea 34-35 en mva,25 en 32-33). Die stelling heeft DR weliswaar betwist, maar DR heeft wel degelijk erkend dat HP bekend staat als kwaliteitsproduct (cva 17.7 en mvg 1.5.2).

Deze derde sub-klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat het hof er zich duidelijk rekenschap van geeft dat HP stelt dat het zichzelf als kwaliteitsmerk ziet. Zo heeft het hof beoordeeld of de door HP gestelde ‘kwaliteitsuitstraling’ komt door haar (trapeziumvormige) buitenverpakking - verworpen, omdat die vorm vooral lijkt bedoeld om de cartridge op een in het oog springende plaats in een fysieke winkel op te hangen en omdat HP ook andere tamelijke standaardverpakkingen gebruikt. Ook heeft het hof niet geoordeeld dat de reputatie van premium cartridgemerken niet of nooit kan worden aangetast door verwijdering van de buitenverpakking. Als gezegd, het hof heeft de verschillende argumenten die HP heeft aangedragen beoordeeld, maar verworpen. Daarmee zijn de klachten van subonderdeel 2.2 tevergeefs voorgesteld.

Onder 2.3 richt HP een motiveringsklacht tegen het net al genoemde element uit rov. 4.19 dat de volgens HP kenmerkende trapeziumvormige buitenverpakking van de inktcartridges “door de uitsparing aan de bovenkant vooral, of mede, [lijkt] te zijn bedoeld om de cartridge op een in oog springende plaats in een fysieke winkel te kunnen ophangen”. Dat schiet als verwerping van argument A te kort. Waarom dit zou maken dat het publiek die kenmerkende trapeziumverpakking niet (ook) ziet als bijdragend aan het imago, motiveert het hof niet en blijkt ook niet. Als het hof ervan uit is gegaan dat de trapezoïde vorm alleen de driehoekige uitsparing betreft, is dat onbegrijpelijk, omdat de hele buitenverpakking die vorm heeft, zoals het hof in rov. 1.b ook vastelt.

Om met dat laatste te beginnen: dat mist feitelijke grondslag, omdat niet blijkt dat het hof dat zo heeft opgevat. De klacht mist voor het overige ook doel in mijn ogen. Het hof heeft in rov. 4.19 verschillende argumenten gegeven waarom HP er voorshands niet in slaagt aannemelijk te maken dat het publiek de buitenverpakking van haar cartridges ziet als een bijdrage aan het imago van de HP-cartridges en dat het verwijderen daarvan afbreuk aan de reputatie van haar merken doet wegens de ‘look and feel’ van de verpakking (argument A). Zo gebruikt HP naast de trapeziumvormige verpakking ook tamelijk standaard rechthoekige verpakkingen en heeft zij ook niet op een andere manier, zoals met een marktonderzoek, aannemelijk gemaakt dat de buitenverpakking van haar cartridges bijdraagt aan het door haar gestelde imago. Duidelijk is dat het hof vindt dat HP hier met meer moet komen, omdat het in zijn optiek voorshands niet voor de hand ligt dat het publiek de buitenverpakking van een gebruiksartikel als een cartridge op zal vatten als een bijdrage aan het imago dat de merkhouder daarvoor zou wensen te creëren. Het is (zeker in kort geding) goed te volgen dat het hof het functionele aspect van de trapeziumvormige verpakking kennelijk voorlopig belangrijker oordeelt, dan de ‘merkbeleving’ die deze vorm volgens HP zou geven. Subonderdeel 2.3 lijkt mij dan ook niet tot cassatie te kunnen leiden.

Als motivering voor de verwerping van ‘argument A’ is verder onvoldoende begrijpelijk, aldus de klachten onder 2.4, de passage in rov. 4.19 dat “[a]an de stelling van HP, dat de kwaliteitsuitstraling grotendeels van de buitenverpakking moet komen, verder [afdoet] dat zij daarvoor niet alleen die trapezoïde vorm met veelkleurige print gebruikt (voor de inktcartridges, zie rov. 1.b) maar ook tamelijk standaard rechthoekige vormen in eenvoudig karton (voor bepaalde tonercartridges en haar Instant Ink-cartridges). Dat HP de Instant Ink verpakkingen gebruikt in het kader van een abonnementsdienst, maakt dat niet anders”. Ten eerste is onbegrijpelijk hoe dit de verwerping van ‘argument A’ kan dragen voor wat betreft HP’s inktcartridges, nu het hof niet heeft vastgesteld dat HP voor deze cartridges ook een andere buitenverpakking gebruikt dan de trapezoïde vorm met veelkleurige print. In de tweede plaats motiveert het hof niet waarom het gebruik door HP van de Instant Ink verpakkingen in abonnementsdienst-verband dat niet anders zou maken. HP heeft immers gesteld dat het publiek in een winkel of via een webshop niet in aanraking komt met die abonnementsdienstverpakkingen (mva 34 en 38).

Ook deze klachten zie ik geen doel treffen. Kern van de met deze sub-klachten aangevallen verwerping is het voorlopig oordeel dat HP verschillende buitenverpakkingen gebruikt met inbegrip van standaardverpakkingen, zodat niet kan worden gesproken van een consequent, uniform beeld of zo men wil ‘huisstijl’ of ‘branding’ waarmee een bepaald imago wordt uitgedragen. Tegen deze achtergrond is het goed te volgen dat het hof ook de instant ink verpakkingen heeft genoemd en dat het niet uitmaakt dat zij slechts worden gebruikt voor de abonnementsdienst van HP. De klachten stellen te hoge eisen aan de motivering in kort geding.

Onderdeel 3 – Onjuist oordeel over wettelijk verplichte informatie

Onderdeel 3 richt klachten tegen de beoordeling en afwijzing van ‘argument C’ in rov. 4.21-4.22; in rov. 4.9 vat het hof dat argument als volgt samen: door de verkoop van beide typen cartridges (inkt en toner) zonder buitenverpakking ontbreekt daarnaast wezenlijke informatie over onder meer (product-)veiligheid die van belang is voor de reputatie van de HP-merken. Onderdeel 3 formuleert drie klachten.

De rechtsklacht uit 3.1 en 3.2 is dat anders dan het hof heeft overwogen in rov. 4.21 niet-naleving van een Unieregel van productveiligheid of consumentenbescherming die voorschrijft dat bepaalde informatie wordt verstrekt (nader gespecificeerd in rov. 4.22, steeds een gegronde reden oplevert voor de merkhouder. In punt 81 van l’Oréal/eBay is immers in vergelijkbare zin geoordeeld als A-G Jääskinen onder 76 van zijn daaraan voorafgaande conclusie had bepleit. Volgens klacht 3.3 klemt dit temeer nu de Europese wetgever de in rov. 4.22 bedoelde vermeldingen niet voor niets verplicht heeft gesteld in de CLP-verordening en in Verordening 1272/2008, maar in het belang van consumentenbescherming. Niet-naleving van deze wettelijke verplichtingen is daarmee op zichzelf al strijdig met de belangen van de consument en in het verlengde daarvan is de handel in merkproducten door een distributeur die deze wettelijke verplichtingen aan zijn laars lapt schadelijk voor de reputatie van het merk.

Dit gaat niet op. In punt 81 l’Oréal/eBay is alleen geoordeeld dat ‘steeds’ afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van een merk wanneer bepaalde wettelijk vereiste informatie betreffende de identiteit van de fabrikant of van de persoon die voor het in de handel brengen ervan verantwoordelijk is, ontbreekt (zie ook punt 83). Voor de vraag of niet-naleving van een Unieregel van productveiligheid of consumentenbescherming die voorschrijft dat bepaalde informatie wordt verstrekt, leidt tot een art. 15 lid 2 UMVo gegronde reden, heeft het Hof juist, in afwijking van wat de A-G had bepleit, in l’Oréal/eBay geen harde regel gegeven, zo is hiervoor besproken in 3.6. Of in zo’n geval sprake is van schade aan het imago van een merk, blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In gelijke zin s.t. DR 4.1-4.2. Onderdeel 3 kan geen doel treffen.

Onderdeel 4 - HP’s vorderingen m.b.t. de binnenverpakking

Onderdeel 4 bevat een procesrechtelijke klacht over de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep en is gericht tegen rov. 4.5. Het hof heeft hierin overwogen dat door HP niet incidenteel is gegriefd tegen de afwijzing van haar merkenrechtelijke vorderingen I en V voor zover deze zijn gebaseerd op de verkoop of levering door DR van HP-producten zonder originele binnenverpakking en van HP-producten met een gewijzigde binnen- en/of buitenverpakking. In zoverre zijn die merkenrechtelijke vorderingen van HP in hoger beroep niet meer aan de orde, aldus het hof. Volgens de klacht onder 4.1 berust dit op een onbegrijpelijke uitleg van het vonnis. De voorzieningenrechter heeft zowel ten aanzien van de HP-inktcartridges (rov. 4.15-4.21) als ten aanzien van de HP-lasercartridges (rov. 4.23-4.28) geoordeeld dat HP gegronde redenen heeft voor verzet tegen de verdere verhandeling daarvan. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter in rov. 4.29 geoordeeld dat HP geen zelfstandig belang heeft bij afzonderlijke toewijzing van haar vorderingen met betrekking tot de binnenverpakking, omdat haar vorderingen met betrekking tot het verwijderen van de originele buitenverpakking worden toegewezen:

“Met originele buitenverpakking zal automatisch ook de binnenverpakking origineel blijven en zal geen sprake meer (kunnen) zijn van een gewijzigde (gestickerde) binnenverpakking, zodat geen reden bestaat het gebod ruimer te formuleren.”

Dit oordeel is alleen zo uit te leggen dat HP’s merkenrechtelijke vorderingen I en V, voor zover gebaseerd op de verkoop of levering door DR van HP-producten zonder originele binnenverpakking en van HP-producten met gewijzigde binnen- en/of buitenverpakking niet zijn afgewezen, maar dat juist de toewijzing van die vorderingen besloten ligt in de toewijzing van HP’s merkenrechtelijke vorderingen voor zover gebaseerd op de verkoop of levering door DR van HP-cartridges zonder originele buitenverpakking. HP had bij deze stand van zaken geen aanleiding om incidenteel te grieven tegen de door het hof bedoelde ‘afwijzing’ van haar vorderingen. Dus in weerwil van de slotzin van rov. 4.5 en rov. 4.7 waren die merkenrechtelijke vorderingen van HP in hoger beroep wel degelijk aan de orde (als deel van de positieve zijde van de devolutieve werking van het hoger beroep), omdat DR’s grieven gegrond zijn bevonden en (anders dan bij de voorzieningenrechter) HP’s merkenrechtelijke vorderingen met betrekking tot de buitenverpakking zijn afgewezen.

De klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat hier ten onrechte in het vonnis wordt gelezen dat de toewijzing van HP’s merkenrechtelijke vorderingen ten aanzien van de binnenverpakking en gewijzigde buitenverpakking besloten ligt in de toewijzing van HP’s merkenrechtelijke vorderingen ten aanzien van de HP-cartridges zonder originele buitenverpakking. Dat klopt niet; de voorzieningenrechter heeft dit deel van de vordering I immers duidelijk afgewezen. In gelijke zin s.t. DR 5.1. Zoals de klacht zelf al aangeeft, heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het geen aanleiding ziet om het gevorderde gebod tot het staken van de verkoop van HP-cartridges zonder originele buitenverpakking (‘vordering I’) ruimer te formuleren, zodat dat ook het verbod op handel in HP-cartridges zonder originele of gewijzigde binnenverpakking omvat. In het dictum van het vonnis staat dat de voorzieningenrechter DR gebiedt om de handel in HP-cartridges zonder originele buitenverpakking te staken (rov. 5.2) en dat het meer of anders gevorderde wordt afgewezen (rov. 5.8).

Daar moet ook het volgende bij worden bedacht. Uitgangspunt is dat in het hoger beroep de zaak in zijn geheel opnieuw wordt voorgelegd aan het hof. De rechtsstrijd in hoger beroep wordt vervolgens beperkt door de grieven van partijen (negatieve zijde van de devolutieve werking). Slaagt een grief, dan moet de appelrechter alle in eerste aanleg niet behandelde of verworpen stellingen en verweren opnieuw beoordelen voor zover die door het slagen van de grief relevant zijn geworden voor het uiteindelijke dictum (positieve zijde van de devolutieve werking). Met dit systeem wordt voorkomen dat de geïntimeerde onnodig incidenteel appel instelt, waar de proceseconomie weer bij gebaat is. De hoofdregel is dan ook dat incidenteel appel alleen nodig is als de geïntimeerde het niet eens is met het dictum. Incidenteel appel is dus wel vereist als de geïntimeerde wijziging van het dictum van het bestreden vonnis wenst. Zoals hiervoor uiteengezet, heeft de voorzieningenrechter HP’s vordering I gedeeltelijk afgewezen, namelijk het deel dat betrekking had op het staken van verkoop door DR van HP-cartridges zonder originele of gewijzigde binnenverpakking en van HP-cartridges met een gewijzigde buitenverpakking. Had HP de afwijzing van dit deel van haar vordering I dus onderdeel willen maken van de rechtsstrijd in hoger beroep, dan had zij hiertegen moeten grieven in haar incidenteel hoger beroep. Dit heeft zij niet gedaan. Zij heeft slechts grieven gericht tegen de afwijzing van haar vorderingen II, III en IV (mva/mvg inc 106-117). Tegen deze achtergrond is het bestreden oordeel in rov. 4.5 goed te volgen en gaat de klacht dus niet op.

Onderdeel 5 – Counterfeiting

Onderdeel 5 richt een motiveringsklacht tegen rov. 4.4. Daarin gaat het hof voorbij aan het argument van HP dat op de buitenverpakking van de originele HP-cartridges een veiligheidslabel is aangebracht, waarmee de consument kan controleren of hij te maken heeft met een counterfeit cartridge (d.w.z. een niet met toestemming van HP in de EER in het verkeer gebrachte cartridge). Volgens rov. 4.4 is uitgangspunt bij HP’s merkenrechtelijke vorderingen namelijk dat het gaat om cartridges die met toestemming van HP in de EER in het verkeer zijn gebracht en die dus geen counterfeit zijn. Dit is onbegrijpelijk, omdat de consument ook bij authentieke HP-cartridges zelfstandig belang heeft dat hij kan controleren of hij te maken heeft met een counterfeit. Counterfeitcartridges is een frequent probleem, er is ook een flink aantal counterfeit aangetroffen in de voorraad van DR en bij in opdracht van HP gemaakte testaankopen bij DR en de buitenverpakking zelf vormt een eerste verdedigingslinie in de strijd tegen counterfeit cartridges (HP plta ea 50-51, mva 51 en 54 en HP-prod. EP 48-EP 53). Als de consument dit niet op de buitenverpakking kan controleren, dreigt reputatieschade voor het HP-merk, omdat de consument dan in onzekerheid verkeert of hij te maken heeft met authentieke of counterfeit HP-cartridges.

HP heeft haar merkenrechtelijke vorderingen ingestoken in de sleutel van de gegronde redenen-uitzondering van art. 15 lid 2 UMVo en niet rechtstreeks op merkinbreuk waar eventuele uitputting en de uitzondering daarop geen rol speelt. Zij verwijst bij herhaling naar deze bepaling, doet een beroep op l’Oréal/eBay (waarin de gegronde reden uitzondering zoals besproken een centrale rol speelt) en heeft stellingen betrokken over de vermeende merkinbreuk van DR die op dit arrest zijn gebaseerd door uitgebreid te betogen dat sprake zou zijn van de gegronde redenen als bedoeld in dat arrest, te weten afbreuk aan het imago van de HP-merken en het ontbreken herkomstinformatie. In dit licht is het goed te volgen dat het hof in rov. 4.3-4.4 heeft geoordeeld dat het voorbijgaat aan het argument van HP dat op de buitenverpakking van de originele HP-cartridges een veiligheidslabel heeft aangebracht waarmee de consument kan controleren of hij te maken heeft met een counterfeit. Het uitgangspunt bij HP’s merkenrechtelijke vorderingen is immers dat het gaat om cartridges die met toestemming van HP in de EER in het verkeer zijn gebracht en dus geen counterfeit zijn. Het partijdebat verliep ook langs die lijnen en DR heeft daarin ook aangevoerd dat het gaat om uitgeputte HP-cartridges. Daar ketst deze klacht op af.

Onderdeel 6 – Voortbouwende klacht

Onderdeel 6 is louter voortbouwend van karakter en deelt het lot van de voorafgaande klachten.

4. Bespreking van het incidentele cassatiemiddel

Het incidentele cassatiemiddel, met twee onderdelen, is onvoorwaardelijk ingesteld. Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 5.6-5.8 en het dictum waarin het hof DR heeft verboden om HP-cartridges die in feite uit recyclebakken of de opkoop komen, aan te bieden zonder te vermelden dat deze jaren oud - soms zelfs meer dan tien jaar oud - kunnen zijn. Ook bevat het klachten tegen de feitenvaststelling in rov. 1.(g). Onderdeel 2 is louter voortbouwend en mist zelfstandige betekenis.

De toewijzing van het gevorderde

De klachten van onderdeel 1 stellen in essentie dat het hof iets anders heeft toegewezen dan HP heeft gevorderd. Uitgangspunt is dat de rechter beslist over al hetgeen wat partijen hebben gevorderd of verzocht (art. 23 Rv). Voor de vraag wat precies wordt gevorderd, moet de rechter het petitum uitleggen in het licht van de daaraan ten grondslag gelegde stellingen en het processuele debat. Belangrijk daarin is ook hoe de wederpartij het petitum heeft begrepen. De rechter mag niet meer of anders toewijzen dan gevorderd of partijen confronteren met een verrassingsbeslissing. Als de rechter van oordeel is dat een gevorderde voorziening als te vergaand niet kan worden toegewezen, maar dat een minder verstrekkende voorziening wel op zijn plaats is, moet hij laatstbedoelde voorziening toewijzen, wanneer hij aannemelijk oordeelt dat in het gevorderde ook een vordering tot het treffen van die minder verstrekkende voorziening besloten ligt. Of een bepaalde vordering ook het mindere inhoudt, is (opnieuw) afhankelijk van uitleg van het petitum. Hierbij komt het volgens Van der Helm aan op “een onderzoek naar de vraag of de wil van de eiser er mede toe strekt dat, indien het meerdere niet kan worden toegewezen, het mindere wordt toegewezen. Dat onderzoek dient zich vanzelfsprekend ook uit te strekken tot de vraag of die wil van eiser kenbaar was voor gedaagde”. Bij de toewijzing van het mindere moet dus duidelijk zijn dat de wederpartij het ook zo heeft begrepen dat wanneer de vordering niet in de gevorderde vorm wordt toegewezen, eiser ook genoegen neemt met het mindere. De uitleg van het dictum is van feitelijke aard en kan in cassatie alleen op begrijpelijkheid worden getoetst.

In de literatuur is enige discussie over de vraag hoeveel meer ruimte de kortgedingrechter hier heeft. Boonekamp heeft betoogd dat de kortgedingrechter in afwijking van het petitum steeds bevoegd is een zodanige maatregel te treffen als in de omstandigheden van het gegeven geval passend is. Omdat in kort geding steeds moet worden beslist in een actuele situatie zoals die bij het onderzoek ter zitting blijkt, moeten de op te leggen maatregelen daarop kunnen worden toegesneden. Het zou daarom tekort doen aan de doelmatigheid van het kort geding als de voorzieningenrechter daarbij afhankelijk is van de precieze vordering en eventuele eiswijziging. Dit standpunt is bekritiseerd door Van der Helm en Van Nispen. Volgens hen is het arrest van de Hoge Raad uit 1947 achterhaald en volgt uit het arrest van het hof Leeuwarden niet dat het hof niet iets anders of meer heeft toegewezen, maar juist minder dan was gevorderd. Ook verliest Boonekamp volgens deze schrijvers uit het oog dat het aan partijen is om de omvang van de rechtsstrijd te bepalen. Mocht het nodig zijn, dan kan de eiser ook in kort geding zijn eis wijzigen. Het is niet aan de rechter om hierin het voortouw te nemen. Ik onderschrijf de visie van Van der Helm en Van Nispen – hoewel ik als voormalig voorzieningenrechter veel sympathie heb voor de visie van Boonekamp. Nu het in deze zaak duidelijk gaat om de toewijzing van ‘het mindere’, kan ik deze discussie meen ik verder laten rusten. De voorzieningenrechter (en hetzelfde geldt voor het hof uitspraak doend in kort geding) heeft wel een grote vrijheid bij het treffen van voorzieningen en algemeen wordt aangenomen dat in kort geding de meest uiteenlopende voorwaarden aan een veroordeling kunnen worden verbonden.

Onderdeel 1 – Gebod om bij HP-cartridges die in feite uit recyclebakken of de opkoop komen te vermelden “dat deze meerdere jaren, en soms zelfs meer dan tien jaar oud kunnen zijn”. Geen sprake van misleidende informatie.

Onderdeel 1 bevat dertien randnummers (1.1-1.13) met verschillende klachten. In 1.1 staan geen klachten; het is een samenvatting van het procesverloop en een toelichting op het belang dat DR meent te hebben bij de klachten. Dat belang zit hem in de bodemprocedure die loopt bij de rechtbank Den Haag. Daarin heeft de rechtbank inmiddels als besproken in de inleiding uitspraak gedaan en ook is onder ogen gezien dat in cassatie de ‘afstemmingsregel’ niet geldt.

Het hof heeft DR in het dictum verboden “om originele HP-cartridges die zogenaamd retour zijn genomen (maar in feite uit recyclebakken of de opkoop komen) aan te bieden zonder daarbij te vermelden dat deze meerdere jaren, en soms zelfs meer dan tien jaar oud kunnen zijn.” Volgens klacht 1.2 is dit verbod ten onrechte opgelegd, omdat dit niet door HP is gevorderd. Deze klacht wordt met de volgende klachten nader onderbouwd.

In 1.3 staat geen zelfstandige klacht, maar een samenvatting van de vorderingen van HP en wat het hof in rov. 5.6 heeft geoordeeld.

Volgens klacht 1.4 heeft het hof geen voorwaardelijk verbod kunnen toewijzen, omdat (i) HP geen voorwaardelijk gebod (c.q. verbod) heeft gevorderd, (ii) HP de specifieke inhoud van de opgelegde voorwaarde ook niet heeft gevorderd en (iii) de inhoud van deze specifieke voorwaarde om die reden ook geen onderdeel van het partijdebat is geweest. Er is hier sprake van ontoereikende motivatie, omdat HP helemaal niet enige voorwaardelijkheid aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd, niet wat de inhoud van die voorwaarden zouden moeten zijn, of wat de juridische grondslag daarvoor zou zijn. Daardoor heeft er ook geen partijdebat hierover plaatsgevonden, waarmee een fundamenteel procesrechtelijk beginsel is geschonden.

HP heeft in essentie gevorderd dat DR stopt met de verkoop van originele HP-cartridges die zij via tweedehandskanalen heeft verkregen. HP heeft hiervoor verschillende modaliteiten aangedragen:

(I) een gebodsvordering voor het staken van de verkoop van HP-cartridges waarbij de originele binnen- en/of buitenverpakking ontbreekt, of waarbij die binnen- en/of buitenverpakking is gewijzigd;

(II) een gebodsvordering voor het staken van het aanbieden van HP-cartridges waarvan de uiterste garantiedatum is verlopen en die worden verkocht als retourproducten, milieuproducten, producten met een milieuverpakking of anderszins worden gekenmerkt dat zij een milieuvoordeel zouden opleveren; en

(III) een gebodsvordering voor het staken van het aanbieden van HP-cartridges die zogezegd retour zijn genomen en die worden verkocht als milieuproducten, producten met een milieuverpakking of anderszins worden gekenmerkt dat zij een milieuvoordeel zouden opleveren.

Aan vordering (I) heeft HP voornamelijk merkenrechtelijk stellingen ten grondslag gelegd (dgv 173-194) en in mindere mate dat sprake is van onrechtmatig handelen (dgv 195-201) en aan vorderingen (II) en (III) stellingen die neerkomen op oneerlijke handelspraktijken (dgv 202-219) en/of misleidende en onrechtmatig vergelijkende reclame (dgv 220-226). Maar de verschillende stellingen worden niet altijd strikt gescheiden gehouden. Zo bijvoorbeeld de pleitnota in eerste aanleg van HP, waarin zij zich keert tegen de praktijk van DR om de HP-cartridges als milieuproducten te verkopen. Daarbij benadrukt HP dat consumenten worden misleid, omdat deze producten tegen een nieuwprijs worden aangeboden, terwijl DR niet transparant is over de oorsprong van de cartridges en zij in werkelijkheid uit recyclepartijen komen waarvan de oorsprong onbekend is. HP sluit daarna af met de stelling dat deze praktijk ‘onmiskenbaar afbreuk doet aan het imago’ van de ingeroepen HP-merken.

De voorzieningenrechter heeft vordering I toegewezen wegens inbreuk op de HP-merken en DR verboden om de verkoop of levering van originele HP-cartridges zonder originele buitenverpakking te staken. Vorderingen II en III zijn afgewezen. Hiertegen heeft DR hoger beroep ingesteld. Met ‘grief 3’ is zij opgekomen tegen het opgelegde verbod en heeft zij voorgesteld een eventueel op te leggen verkoopverbod nader te clausuleren in die zin dat zij de HP-cartridges wel mag verkopen als zij nadere informatie geeft over de herkomst en leeftijd van de als milieuproducten verkochte cartridges (dgv hb DR 3.1-3.2). HP heeft zich in eerste instantie tegen deze clausulering verzet (mva/mvg inc 86-93), maar zich later toch bereid getoond om hierover mee te denken met DR (prod. 23 hb DR). HP heeft op haar beurt incidenteel appel ingesteld tegen de afwijzing van de vorderingen II en III. Zij heeft hiertegen gegriefd met ‘grief 1’, waarbij zij heeft benadrukt dat DR verboden moet worden om niet transparant te zijn over de herkomst en leeftijd van de retour genomen producten die zij onder het mom van milieuverpakking verkoopt met de term ‘retouren’ (mva/mvg inc 111-112). Het hof heeft vervolgens vordering I afgewezen. In het incidenteel appel heeft het hof overwogen dat HP’s grief 1 in wezen uiteenvalt in twee argumenten: (i) het gebruik van de term ‘milieuproduct’ door DR is misleidend en (ii) het is misleidend naar consumenten dat DR niet transparant is over de leeftijd van de retour genomen producten. Het eerste argument heeft het hof verworpen, maar het tweede argument geaccepteerd, waardoor vordering III is toegewezen, maar wel met de voorwaarde dat DR de cartridges slechts mag verkopen met de vermelding dat het om oude producten gaat. Daarbij heeft het hof overwogen dat een dergelijke voorwaarde niet als een verrassing kan komen voor DR, aangezien zij dat zelf heeft voorgesteld (rov. 5.4-5.8).

Tegen de achtergrond van dit procesverloop en partijdebat én in aanmerking nemend dat de rechter het petitum moet uitleggen, bevoegd is om ook het mindere toe te wijzen (Kraaiende hanen) en een grote mate van vrijheid heeft bij het treffen van voorzieningen in kort geding, zoals hiervoor is besproken, is de wijze waarop het hof vordering III heeft toegewezen naar ik meen niet in strijd met enige rechtsregel of onbegrijpelijk. Daar strandt klacht 1.4 op. Dat HP een gebod heeft gevorderd in plaats van een verbod is irrelevant; het komt in wezen op hetzelfde neer in dit geval. Dat HP zelf geen voorwaarde heeft gevorderd, is ook geen onoverkomelijk beletsel, omdat de rechter bevoegd is om het mindere toe te wijzen (zeker in kort geding). Uit het partijdebat volgt dat HP ook bereid was om met het mindere (verbod onder voorwaarde) genoegen te nemen. Nu DR zelf heeft voorgesteld om aan een eventueel op te leggen verbod een voorwaarde te verbinden, kan ook niet worden gezegd dat hier geen partijdebat over heeft plaatsgevonden of dat deze beslissing voor DR als een verrassing is gekomen. In wezen is het enige ‘probleem’ dat de door DR voorgestelde voorwaarde zag op het door de voorzieningenrechter opgelegde verbod dat op merkenrechtelijke grondslag was toegewezen. Gelet op de vrijheid van de rechter bij het treffen van voorzieningen in kort geding acht ik dat hier niet voldoende voor cassatie.. Vordering I en vordering III zien in wezen op hetzelfde eindresultaat: HP wil voorkomen dat DR de (tweedehands) HP-cartridges kan verkopen op de wijze zoals zij doet/deed. Vervolgens heeft DR voorgesteld dat een dergelijk verbod nader geclausuleerd wordt, zodat zij haar handel in alternatieve vorm kan voortzetten. Daar is de rechter bij aangesloten. De klacht treft dan geen doel; in vergelijkbare zin s.t. HP 40-43.

Klacht 1.5 klaagt over het oordeel in rov. 5.6 dat dit geen verrassingsbeslissing kan zijn voor DR, omdat zij zelf heeft voorgesteld een eventueel op te leggen verbod nader te clausuleren. Dit is onbegrijpelijk, omdat de door DR voorgestelde clausule uitsluitend subsidiair is aangevoerd en alleen binnen de context van grief 3 tegen het door de voorzieningenrechter opgelegde gebod op basis van de merkenrechtelijke vordering I van HP. Het hof heeft deze clausulering dus niet kunnen gebruiken als basis voor toewijzing van een verbod op grond van onrechtmatige daad.

Bij de bespreking van klacht 1.4 is al besproken waarom dit geen doel kan treffen, zodat ik daar naar verwijs.

Klacht 1.6 is gericht tegen rov. 5.6-5.8 en gaat over het volgende. Het hof heeft in de onderbouwing van grief 1 van HP, die is gericht tegen de afwijzing door de voorzieningenrechter van vorderingen II en III, twee onderdelen gelezen: (i) het gebruik door DR van de term ‘milieuproduct’ is misleidend en (ii) het is voor het publiek onvoldoende duidelijk wat wordt bedoeld met de term ‘retouren’. Volgens klacht 1.6 ziet onderdeel (i) op zowel vordering II en III en onderdeel (ii) slechts op vordering II. Nu het hof onderdeel (i) heeft verworpen, heeft het daarmee vordering II en III afgewezen en is het onbegrijpelijk en ontoereikend gemotiveerd dat het op grond van onderdeel (ii) vordering III toch heeft toegewezen.

De klacht faalt, omdat zij uitgaat van een te beperkte lezing van onderdeel (ii) van HP’s grief 1 (in gelijke zin s.t. DR 46). Dit onderdeel ziet wel degelijk (ook) op vordering III en is ook in die zin opgevat door het hof. Vordering III behelst een verbod tot het aanbieden van originele HP-producten die ‘zogezegd retour zijn genomen’. Het hof sluit hier duidelijk bij aan in zijn formulering van onderdeel (ii) in (in cassatie onbestreden) rov. 5.4 (onderstreping A-G): “[dat] voor het publiek onvoldoende duidelijk is wat bedoeld wordt met de term ‘retouren’ en het daarbij in ieder geval niet denkt aan cartridges die ter recycling zijn aangeboden of aan 10 jaar oude cartridges die via opkopers bij DR terecht zijn gekomen, terwijl het voor de consument veel verschil maakt of het product inderdaad een ‘retour’ is dan wel uit een recyclebak komt en al een lang en onbekend leven heeft gehad.” Dit komt ook overeen met hoe HP onderdeel (ii) in hoger beroep naar voren heeft gebracht (mva /mvg inc 111-112). Anders gezegd in de woorden van s.t. HP 46: de ouderdom van de verkochte cartridges, alsmede de informatie die DR daarover verstrekt, is dus ook (zelfstandig) onderdeel van onderdeel (ii) van HP’s incidentele grief 1. Van een onbegrijpelijk oordeel is dan ook geen sprake.

Ook volgens klacht 1.7 heeft het hof iets anders toegewezen dan door HP met vordering III is gevorderd. Het hof heeft DR B.V. verboden om originele HP-cartridges die zogenaamd retour zijn genomen aan te bieden zonder daarbij te vermelden dat deze meerdere jaren oud kunnen zijn. Vordering III is echter beperkt tot het ten onrechte claimen van milieuvoordelen, waarover het hof in rov. 5.5 bovendien ook al heeft beslist dat dit niet toewijsbaar is. Op de in de klachten 1.2-1.4 aangegeven gronden is dat in strijd met art. 19, 23 en 24 Rv en verder ontoereikend gemotiveerd, omdat niet is aangegeven op welke gronden het hof tot dit oordeel is gekomen.

De klacht komt neer op een herhaling van zetten en is hiervoor al in afwijzende zin besproken, zodat ook deze klacht geen doel kan treffen. In gelijke zin s.t. HP 47.

De klacht in 1.8 richt zich tegen de gronden waarop het hof vordering III heeft toegewezen. Volgens de klacht zijn deze gronden onjuist en heeft het hof een zevental essentiële stellingen van DR hierbij onbesproken gelaten. Zij komen er in essentie allemaal op neer dat de kwaliteit van de cartridges in het verloop van de tijd niet op achteruit gaat en DR een levenslange garantie biedt op de verkochte ‘milieuproducten’.

De klacht kan niet tot cassatie leiden, omdat geen van de stellingen de motivering van het hof aantast. De klacht gaat voorbij aan het verwijt dat het hof DR maakt in rov. 5.6: zij is niet transparant over de leeftijd van de cartridges die zij verkoopt onder het mom van ‘retour genomen’ producten. Deze kunnen soms tot wel 17 jaar oud zijn, maar DR verkoopt ze voor een nieuwprijs. Het hof heeft terecht aangenomen dat de gemiddelde consument niet bereid zou zijn om een nieuwprijs te betalen voor een cartridge die zo oud is. Dat de kwaliteit van de cartridges er na verloop van tijd niet op achteruit gaat en DR een levenslange garantie biedt op de verkochte ‘milieuproducten’, doet hier niets aan af. Bovendien is in rov. 5.6 wel degelijk onder ogen gezien dat de ouderdom van de cartridge geen invloed heeft op de kwaliteit ervan (onderstreping A-G): “Voor de gemiddelde consument is de ouderdom van een product – ook wanneer die, zoals in dit geval (zie rov. 4.15), geen invloed heeft op de kwaliteit – van belang in die zin dat aannemelijk is dat hij niet bereid is de nieuwprijs te betalen voor een oud product”. Ook klacht 1.8 is tevergeefs.

In 1.9 zijn verschillende klachten opgenomen tegen de passage in rov. 5.6 “dat door HP bij herhaling is gesteld dat DR de HP-cartridges zonder buitenverpakking als nieuw en voor de nieuwprijs verkoopt, en dat dit door DR niet is betwist”.

- Het hof miskent dat dit door HP bij de toelichting op incidentele grief 1 in het geheel niet is aangekaart en dat dit nieuwheidsaspect door HP met name is aangevoerd ter onderbouwing van de gestelde merkenrechtelijke grondslag.

- Ook miskent het hof dat géén van de vorderingen van HP ertoe strekt dat DR verboden wordt de door haar zonder originele buitenverpakking aangeboden originele HP-producten ‘als nieuw en voor de nieuwprijs’ te verkopen en dat dit door HP ook niet in haar incidentele grief gesteld wordt. Hiermee heeft het hof ten onrechte een niet-relevante omstandigheid ten grondslag gelegd aan de toewijzing van een verbod.

- Bovendien geldt dat een daarop betrekking hebbende vordering van HP ook ongefundeerd en juridisch niet toewijsbaar is, aangezien met name voor de cartridges die uit retouren afkomstig zijn, geldt dat die ‘als nieuw zijn’.

- Er is geen rechtsregel die verbiedt om producten die al dan niet ‘als nieuw zijn’ tegen dezelfde prijs te verkopen als nieuwe producten, mede omdat een merkhouder mededingingsrechtelijk niet mag voorschrijven tegen welke prijs haar merkproducten door derden aangeboden worden.

- Verder is het bestreden oordeel onbegrijpelijk, omdat het begrip ‘nieuw’ binnen de context van incidentele grief 1 in wezen nietszeggend is. Voor de waarde van een cartridges is niet relevant of die cartridges al dan niet ‘nieuw’ zijn. Voor een koper of gebruiker van een cartridge is alleen relevant dat die cartridge ongebruikt is, kwalitatief in goede staat verkeert en vergezeld gaat van een daarop betrekking hebbende garantie. Dat is door DR ook nadrukkelijk aangevoerd (cva 9.13 en akte 9 mei 2023 1.4) en daar is het hof ten onrechte aan voorbijgegaan.

Voor de klacht bij het eerste liggende streepje geldt dat het niet onbegrijpelijk is dat het hof dit aspect bij zijn beoordeling van de grief heeft meegenomen. Zo heeft HP dit ter inleiding gesteld en stond het het hof vrij om daar uit te putten (mva/mvg inc 7-12). En HP heeft wel degelijk ook in het kader van haar vorderingen op grond van misleidende handelspraktijken aangevoerd dat DR HP-cartridges zonder buitenverpakking als nieuw en tegen een nieuwprijs verkoopt. Zo bijvoorbeeld plta ea HP 21-32. Ten slotte gaat het hier om een kort geding, waarin de rechter vrijer is in zijn motivering. Om deze redenen zie ik ook de klacht bij tweede liggende streepje niet slagen. De klachten bij het derde en vierde liggende streepje zijn tevergeefs voorgesteld, omdat zij de kern missen van het verwijt dat het hof DR maakt: het is misleidend richting consumenten om oude cartridges aan te prijzen ‘als nieuw’ voor dezelfde prijs als een daadwerkelijk nieuwe cartridge, zonder transparant te zijn over de leeftijd van die producten. Dat geldt al helemaal als die producten zeer oud kunnen zijn. In deze context is het daarom ook niet van belang dat voor de waarde van een cartridges niet relevant zou zijn of die cartridges al dan niet ‘nieuw’ zijn, zoals DR heeft aangevoerd. Ook de klacht bij het laatste liggende streepje faalt dus en daarmee heel subonderdeel 1.9. In vergelijkbare zin s.t. HP 50-55.

In subonderdeel 1.10 staat een reeks klachten tegen de motivering in rov. 5.6 dat “[v]oor de gemiddelde consument [..] de ouderdom van een product – ook wanneer die, zoals in dit geval (zie rov. 4.15), geen invloed heeft op de kwaliteit – van belang [is] in die zin dat aannemelijk is dat hij niet bereid is de nieuwprijs te betalen voor een oud product”.

- Het is in de context van deze procedure onduidelijk en niet relevant wat onder de begrippen ‘ouderdom’ of ‘oud product’ moet worden verstaan, zodat deze passage onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is en getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, zoals in subonderdeel 1.9 is aangeven over het gebruik van de term ‘nieuw’.

- Ook treedt het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd, omdat HP niet heeft gesteld dat de ouderdom van een cartridge van belang is, in die zin dat de consument niet bereid is de nieuwprijs voor een oud product te betalen en dat dit met name ook het geval zou zijn als die ouderdom geen invloed heeft op de kwaliteit.

- Bovendien miskent het hof dat als HP wel gesteld zou hebben dat de ouderdom van een product van belang is – wanneer die ouderdom geen invloed heeft op de kwaliteit – en de consument niet bereid is de nieuwprijs voor een oud product te betalen, dat door DR is weersproken en HP verder geen bewijs of onderbouwing daarvan heeft bijgebracht en dit ook geen feiten van algemene bekendheid zijn, zodat het hof in strijd met art. 24 Rv, art. 149 Rv en art. 19 Rv heeft gehandeld.

De klacht bij het eerste liggende streepje strandt op wat het hof in rov. 1.g heeft vastgesteld als feit: de HP-cartridges die DR zonder originele buitenverpakking aanbiedt, kunnen 10 of zelfs 17 jaar oud zijn. De klacht bij het tweede liggende streepje gaat ook niet op, omdat HP wel degelijk heeft gesteld dat de ouderdom van een cartridge van belang is en dat de consument niet bereid is om de nieuwprijs voor een oud product te betalen (mva/mvg inc 7, 11 en 112 en plta ea HP 23). DR heeft dit dan wel betwist, maar dat hof haar daarin niet is gevolgd maakt niet, zoals de klacht onder het derde liggende streepje aanvoert, dat het bestreden oordeel onjuist of onbegrijpelijk is. Daarbij geldt ook dat het hof in kort geding niet gebonden is aan de regels van het bewijsrecht.

DR richt zich met haar klachten in 1.11 op de volgende passage in rov. 5.6: “De verwijzing van DR naar producten die retour zijn gekomen suggereert dat het tamelijk recent geproduceerde producten betreft, terwijl dat lang niet altijd het geval is. In zoverre verstrekt DR BV dus misleidende informatie ten aanzien van de datum van fabricage, waardoor aannemelijk is dat de consument een besluit over de overeenkomst kan nemen (namelijk om de nieuwprijs te betalen), dat hij anders niet had genomen (artikel 6:193c lid 1 onder b BW)” met opnieuw een reeks klachten:

- HP heeft niet gesteld dat de verwijzing van DR B.V. naar retouren suggereert dat het (tamelijk) recent geproduceerde producten betreft, zodat het hof dit ook niet kon vaststellen. Hetzelfde geldt voor het oordeel dat DR B.V. misleidende informatie verstrekt ten aanzien van de datum van fabricage en het daarop volgende oordeel dat het aannemelijk is dat de consument een besluit over de overeenkomst kan nemen dat hij anders niet had genomen waardoor art. 6:193c lid 1 onder b BW is geschonden.

- Het hof zou met zijn verwijzing in voetnoot 9 in rov. 5.6 naar rov. 4.19 van het vonnis miskennen dat DR B.V. hier hoger beroep tegen heeft ingesteld. Door hieraan voorbij te gaan, is het bestreden oordeel onbegrijpelijk.

- Volgens de eigen stellingen van HP is de fabricagedatum/ouderdom enkel relevant in geval van inktcartridges, zodat wat het hof in rov. 5.6 over de fabricagedatum overweegt voor wat betreft tonercartridges onbegrijpelijk is.

- Ook is het oordeel van het hof in rov. 5.6-5.8 dat vordering III toewijsbaar is op grond van art. 193c lid 1 onder b BW innerlijk tegenstrijdig met rov. 5.10-5.12 omdat het daar overweegt dat de door “HP in eerste aanleg aangevoerde argumenten op basis van de artikelen 6:162 en 6:163a-j BW[...] in het voorgaande weerlegd ”.

De klachten bij het eerste en derde liggende streepje kunnen niet slagen, omdat HP wel gesteld heeft dat de verwijzing van DR naar retouren suggereert dat het (tamelijk) recent geproduceerde cartridges betreft en dat hiermee art. 6:193c lid 1 onder b BW wordt geschonden (mva/mvg inc 104 en 111-112). Hierin maakt HP ook geen onderscheid tussen inkt- en tonercartridges. De klacht bij het tweede liggende streepje kan geen doel treffen, omdat die miskent dat het hof naar rov. 4.19 van het vonnis heeft verwezen als vergelijking ‘in deze zin ook…’ en niet als een zelfstandig dragende grond. De klacht bij het vierde liggende streepje gaat uit van een onjuiste lezing van rov. 5.12. Wat het hof hier overweegt ziet namelijk op de onrechtmatige daad-grondslag voor vordering I en niet op vorderingen II en III, die zijn al in rov. 5.4-5.8 besproken. Met “het voorgaande” doelt het hof op wat het in rov. 5.11 overweegt, omdat het daar ingaat op de toepasselijkheid van “artikelen 6:162 en 6:163a-j BW” als grondslag voor vordering I. Ook subonderdeel 1.11 treft dus geen doel.

Klacht 1.12 voert aan dat de feitenvaststelling in rov. 1.g tegenstrijdig is met wat in rov. 5.6 wordt overwogen. In rov. 1.g is als feit vastgesteld dat de door DR aangeboden HP-cartridges zonder buitenverpakking ongebruikte cartridges zijn die afkomstig zijn van (i) retouren, (ii) recyclebedrijven of (iii) van opkopers, althans van een of meerdere van deze bronnen en dat deze cartridges 10, of zelfs 17 jaar oud kunnen zijn. In rov. 5.6 overweegt het hof vervolgens dat de cartridges die DR aanbiedt deels afkomstig zijn uit retouren en deels ook uit recyclebakken en van opkopers. Slechts in deze laatste twee gevallen kunnen zij zeer oud zijn. Reden waarom het hof zijn verbod ook slechts beperkt tot cartridges die “in feite uit recyclebakken of de opkoop komen”.

Van tegenstrijdigheid lijkt mij hier geen sprake. Uit beide passages volgt dat de cartridges die DR aanbiedt en die van recyclebedrijven of van opkopers komen zeer oud kunnen zijn. Voor zover wordt geklaagd dat het hof niet kon vaststellen dat cartridges uit retouren zeer oud kunnen zijn, geldt dat DR hierbij geen belang heeft. Het hof verbindt hier namelijk geen consequenties aan, omdat het toegewezen verbod ziet op cartridges die zogenaamd retour zijn genomen, maar in feite uit recyclebakken of van opkopers komen. Ook subonderdeel 1.12 faalt zodoende. In gelijke zin s.t. HP 61-62.

Ik lees in 1.13, ten slotte, de volgende twee klachten.

Volgens de eerste klacht komt het door het hof opgelegde verbod neer op een ‘spreekgebod’ dat in strijd is met de vrijheid van meningsuiting als gewaarborgd in art. 10 EVRM, art. 19 IVBPR, art. 7 Gw en art. 11 en art. 52 lid 3 EU Handvest. De vrijheid van meningsuiting mag alleen worden ingeperkt conform de voorwaarden van art. 10 lid 2 EVRM. De door het hof opgelegde spreekplicht is niet bij wet voorzien, nu art. 6:167 en 6:196 BW slechts voorzien in het achteraf rectificeren van een voorafgaand aan het rectificatiebevel plaatsgevonden “onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicatie van gegevens van feitelijke aard” waarvoor degene die moet rectificeren “jegens een ander aansprakelijk is”. Ook dient de spreekplicht geen van de in art. 10 lid 2 EVRM genoemde openbare belangen en is daarvoor ook niet noodzakelijk.

Ook leidt het gebod, aldus de tweede klacht, tot feitelijk onjuiste en misleidende mededelingen van DR, waardoor het evenzeer getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd is. Voor de uit recyclebakken of uit opkoop afkomstige cartridges heeft het hof alleen maar overwogen dat deze zeer oud kunnen zijn, maar niet dat dit altijd voor alle cartridges die hieruit komen geldt. Dit betekent dat het moeten meedelen dat uit recyclebakken of uit opkoop afkomstige HP-cartridges meerdere jaren of soms zelfs meer dan tien jaar oud kunnen zijn, feitelijk onjuist en misleidend is in die gevallen waarin dat niet het geval is. Daarmee dwingt het hof DR om onrechtmatige, misleidende mededelingen te doen wat resulteert in een misleidende handelspraktijk (art. 6:193c lid 1 onder b BW) en misleidende reclame (art. 6:194 lid 1 onder b BW). De opgelegde remedie is daarmee rechtens ondeugdelijk, in strijd met het evenredigheidsbeginsel en er ontbreekt een daartoe strekkende rechtsplicht bij het opgelegde gebod.

Deze gelet op de eigen proceshouding van DR nogal vergezochte klachten zijn tevergeefs. Over de eerste klacht het volgende. Voor zover het door het hof opgelegde gebod al zal leiden tot een schending van de vrijheid van meningsuiting, acht ik het in lijn met de uitzonderingen die in art. 10 lid 2 EVRM zijn genoemd. Het recht mag immers worden onderworpen aan beperkingen “die bij de wet zijn voorzien” en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van “de rechten en vrijheden van anderen”. Het hof heeft geoordeeld dat DR een misleidende handelspraktijk heeft begaan (art. 6:193c lid 1 onder b BW) en dat die bepaling dient ter bescherming van consumenten (zie ook rov. 5.7). Ook geldt dat de kortgedingrechter in alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, bevoegd is deze te geven (art. 254 lid 1 Rv), zodat het opgelegde verbod wel degelijk bij wet is voorzien. Hierbij roep ik ook in herinnering dat het DR zelf is geweest die heeft voorgesteld om een eventueel op te leggen verkoopverbod nader te clausuleren met een soortgelijke mededeling als in het arrest opgelegd.

Ook de tweede klacht is tevergeefs voorgesteld. Het hof heeft DR verboden om originele HP-cartridges die zogenaamd retour zijn genomen (maar in feite uit recyclebakken of de opkoop komen), aan te bieden zonder daarbij te vermelden dat deze meerdere jaren, en soms zelfs meer dan tien jaar oud kunnen zijn. Dit is helemaal geen ‘spreekplicht’ die leidt tot het uiten van onwaarheden, want dat betekent niet dat alle cartridges categorisch zeer oud zijn. Dit is ook in lijn met de feitenvaststelling van het hof in rov. 1.g. Van een feitelijk onjuiste of misleidende mededeling is helemaal geen sprake.

Onderdeel 2 – veegklacht

De louter voortbouwende klacht van onderdeel 2 behoeft geen afzonderlijke bespreking.

5. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het principale en het incidentele cassatieberoep en geef de Hoge Raad in overweging dat te doen met toepassing van art. 81 lid 1 RO.