ECLI:NL:RBAMS:2026:9606

1. SG HOLDING B.V.,

1. De procedure

2. De feiten

SGH is een besloten vennootschap die zich toelegt op productontwikkeling, branding en internationale distributie op het gebied van innovatieve sporttechnologie.

NIS houdt zich bezig met de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve sporttechnologieën. De kernactiviteit betreft zogenoemde grounding-technologie: een

systeem dat de migratie van elektronen van de grond naar de drager versterkt, met als doel vermindering van ontstekingen, reductie van spierpijn na inspanning, verlaging van cortisolniveaus en versneld herstel.

Op 11 juni 2025 hebben SGH en NIS een Joint Venture Agreement (hierna: Agreement) gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling, marketing en commerciële exploitatie van grounding-technologie voor voetbalschoenen.

In de Agreement staat (voor zover hier van belang) het volgende.

“D. (…) Parties have agreed to establish a new joint venture company, to be named "[SGF]" (…) to serve as the operational platform for their joint activities (…);

E. The purpose of [SGF] shall be to develop, market, and exploit commercial activities relating to grounding-based technologies forming part of the Relevant IP (as defined below), including their further development, commercialisation, and promotion. [SGF] shall focus on the application and roll-out of this technologies across various sports disciplines, with the aim of maximising their impact and commercial potential within diverse athletic and performance environments (the Business). (…)

(…)

SGH] shall subscribe to and hold 80% of the Shares in [SGF] where [NIS] shall subscribe to and hold 20% of the Shares in [SGF].

(…)

For as long as the Parties, in their current shareholding ratio, are the sole shareholders of [SGF], the net profits of [SGF] shall be distributed between them on a 60% ([SGH]) - 40% ([NIS]) basis. If, at any time, third parties become shareholders in [SGF] or the shareholding ratio between the Parties changes, the distribution of net profits shall from that moment onward be made pro rata to each shareholder's ownership interest in [SGF].

(…)

NIS] shall, without any consideration, transfer to [SGF] all intellectual property rights – Including patents, trademarks, copyrights, designs, and know-how – that it owns, co-owns, or otherwise controls and that are directly necessary for the development, marketing, or commercial exploitation of the technology as set out in the as Schedule 1 att[a]ched patent applications and granted patents (the "Relevant IP").

NIS] shall, upon request and without undue delay, take all actions reasonably required to effect and formalise the transfer of the Relevant IP, including the execution of any documents or instruments and the provision of relevant information or assistance.

(…)

Except as otherwise provided in this Agreement, and to the extent permitted by Law, each of the Parties hereby waives its right, if any, to rescind or nullify, in whole or in part, or to demand in legal proceedings the rescission, in whole or in part, or nullification of, this Agreement (whether on the basis of mistake or otherwise), or to cancel or terminate this Agreement.”

Zoals overeengekomen in de Agreement hebben SGH en NIS op 1 september 2025 de joint venture SGF opgericht als operationeel platform voor hun gezamenlijke activiteiten. SGH houdt 96 aandelen klasse A (80%) en NIS houdt 24 aandelen klasse B (20%) in SGF. De aandeelhoudersstructuur van SGF kent aan de klasse B-aandelen van NIS een preferent winstrecht toe ter grootte van 40% van het uitkeerbare resultaat via de dividendreserve B.

NIS heeft op 7 november 2025 een volmacht verleend aan EP&C Patent Attorneys te Rijswijk (hierna: EP&C), om haar te vertegenwoordigen bij het Europees Octrooibureau.

In december 2025 heeft EP&C documenten opgesteld ten behoeve van de overdracht van octrooirechten van NIS aan SGF bij het European Patent Office, het UK Intellectual Property Office, en het United States Patent and Trademark Office. SGF heeft deze documenten ondertekend, NIS niet.

Bij brief van 6 februari 2026 heeft NIS aan SGH geschreven dat zij de Agreement buitengerechtelijk wil vernietigen op grond van dwaling en bedrog. SGH heeft de vernietiging bij brief van 16 februari 2026 betwist. Partijen hebben vervolgens nader overleg gevoerd. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid.

Bij brief van 21 mei 2026 heeft SGH NIS in gebreke gesteld en haar (voor zover hier van belang) gesommeerd om binnen vijf werkdagen te bevestigen dat de Agreement niet is vernietigd, dat zij deze zal nakomen, dat zij alle informatie, documenten en conceptakten verstrekt die noodzakelijk zijn voor de overdracht en ‘formalisering van de Relevant IP’, en dat zij alle overdrachtstukken, akten en formulieren ondertekent binnen tien werkdagen.

NIS heeft niet aan de sommatie voldaan. Partijen hebben in juni 2026 nog overleg gevoerd maar zijn niet tot overeenstemming gekomen.

3. Het geschil

SGH en SGF vorderen – samengevat –

I NIS te veroordelen tot nakoming van haar verplichtingen ingevolge artikel 11.1 en 11.2 van de Agreement, door volledige medewerking te verlenen aan de overdracht van de Relevant IP aan SGF, door ondertekening van alle voor overdracht en registratie vereiste akten, formulieren en andere instrumenten bij het European Patent Office (EPO), het UK Intellectual Property Office (UKIPO) en het United States Patent and Trademark Office (USPTO), met betrekking tot vijf in de dagvaarding genoemde intellectuele eigendomsrechten sub (a) tot en met (e), waaronder mede begrepen de ondertekening van de door EP&C opgestelde assignment documents, door SGH en SGF overgelegd als productie 6 [de voorzienigenrechter leest 7], en ook alle overige akten, formulieren en instrumenten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de overdracht en registratie van het Relevant IP volledig te effectueren;

II NIS te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor iedere dag of gedeelte van een dag dat NIS geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de nakoming van het gevorderde onder I;

III NIS te verbieden om de Relevant IP (gedeeltelijk) te vervreemden, te bezwaren, in licentie te geven of anderszins over enige daarin begrepen rechten te beschikken, zulks totdat NIS haar verplichtingen ingevolge artikel 11.1 en 11.2 van de Agreement volledig is nagekomen, dan wel totdat bij uitspraak onherroepelijk anders is beslist, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom;

IV te bepalen dat, voor het geval NIS niet binnen de onder I gestelde termijn aan de veroordeling voldoet, dit vonnis op grond van artikel 3:300 lid 2 BW in de plaats treedt van de door NIS te verrichten rechtshandelingen, en SGF, dan wel SGH, te machtigen om namens NIS alle voor de overdracht en registratie van het Relevant IP vereiste akten, formulieren en andere instrumenten te ondertekenen en bij de bevoegde instanties in te dienen;

V NIS te veroordelen in de proceskosten primair op de voet van artikel 1019h Rv, subsidiair op de voet van artikel 237 Rv, primair en subsidiair te vermeerderen met de nakosten en dit alles te vermeerderen met de wettelijke rente.

NIS voert verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

SGH en SGF vorderen in dit kort geding nakoming van (artikelen 11.1 en 11.2 van) de Agreement. Die vordering kan in kort geding alleen worden toegewezen, indien voldoende aannemelijk is dat een bodemrechter dit ook zou doen en indien van SGH en SGF niet kan worden gevergd dat zij de uitslag van een bodemprocedure afwachten. Bovendien moet een belangenafweging ertoe leiden dat de gevraagde voorziening noodzakelijk is.

overeengekomen: levering van de Relevant IP

Niet in geschil is dat partijen (kort gezegd) in artikel 11.1 zijn overeengekomen dat NIS de relevante intellectuele eigendomsrechten (“Relevant IP”) met betrekking tot ‘grounding-based technologies’ overdraagt aan SGF en dat partijen in 11.2 zijn overeengekomen dat NIS op eerste verzoek alles doet wat nodig is om die overdracht te realiseren.

verweer

NIS weigert dit te doen. Het meest verstrekkende verweer van NIS is een beroep op vernietiging van de Agreement wegens dwaling en (subsidiair) bedrog. Zij voert aan dat de bepalingen van de Agreement (waaronder artikel 11.1 en 11.2) niet afzonderlijk kunnen worden gelezen. Zij heeft haar intellectuele eigendom, de kern van haar onderneming, immers niet aan SGH verkocht en het geschil tussen partijen is dan ook geen simpele nakomingskwestie. In plaats daarvan zijn partijen een joint venture aangegaan, waarbij NIS haar technologie en intellectuele eigendom inbrengt. Tegenover die inbreng stond geen koopprijs, maar een duurzame economische deelneming in de gezamenlijke onderneming. Nog voordat NIS haar intellectuele eigendom aan SGF had overgedragen bleek de economische deelneming van NIS in SGF, door SGH op losse schroeven te worden geplaatst. In het bijzonder is het aan NIS toegezegde ‘dubbele winstrecht’ geen lang leven beschoren want achter de rug van NIS om was al voor de start van de gezamenlijke onderneming bedacht dat nieuwe partijen zouden gaan deelnemen wat een eind van het dubbele winstrecht zou betekenen. NIS is om die reden overgegaan tot buitenrechtelijke vernietiging van de Agreement. SGH en SGF kunnen de Agreement niet gebruiken om enerzijds de volledige inbreng van NIS af te dwingen, terwijl zij anderzijds het partnerschapskarakter daarvan terzijde schuift wanneer de economische positie van NIS aan de orde komt, aldus steeds NIS.

geen dwaling, geen bedrog

De economische belang en het dubbele winstrecht waar het verweer van NIS op ziet is in de Agreement neergelegd in artikelen 4.2 en 5.1 van de Agreement. Daarin is (kort gezegd) bepaald dat NIS 20% van de aandelen in SGF zal houden en dat aan haar een winstrecht van 40% toekomt. Wat partijen verdeeld houdt is dat in artikel 5.1. is bepaald dat deze winstverhouding geldt “for as long as the Parties are the sole shareholders of [SGF]”. De kern van het geschil gaat over de vraag welke invloed het toetreden van nieuwe aandeelhouders heeft op de 60/40 winstverhouding die in artikel 5.1 van de Agreement tot uitgangspunt genomen is. Het artikel zelf luidt daarover als volgt:

“If, at any time, third parties become shareholders in [SGF] (…) the distribution of net profits shall from that moment onward be made pro rata to each shareholder's ownership interest in [SGF]”.

NIS erkent dat uit een tekstuele interpretatie van artikel 5.1 volgt dat de winstverdeling na toetreding van een derde aandeelhouder wordt gekoppeld aan het nominale aandelenbelang van iedere aandeelhouder. Maar zij stelt dat zij (dit onderdeel van) de Agreement onder invloed van een onjuiste voorstelling is aangegaan, gelet op precontractuele mededelingen over de bestendigheid van de overeengekomen economische verdeling en het uitblijven van een duidelijke toelichting op de gevolgen van artikel 5.1.

Aan NIS kan worden toegegeven dat het in het oog springt dat een 60/40 verdeling van de winst is afgesproken, waarbij het 40% aandeel in de winst van NIS bij toetreding van een derde aandeelhouder onmiddellijk wordt gereduceerd tot 20% (haar huidige nominale aandelenbelang), nog los van de vraag in welke mate de deelneming van deze derde haar (winst)aandeel verder zal doen verwateren. SGH en SGF hebben aangevoerd dat het partijen altijd voor ogen heeft gestaan dat derden aan de joint venture zouden gaan deelnemen. Dit maakt het uitgangspunt van een 60/40 winstverdeling echter zinledig en niet goed valt te begrijpen waarom dit uitgangspunt bij die stand van zaken in artikel 5.1 is opgenomen.

Dit leidt echter niet tot een voorshands oordeel dat de Agreement vernietigbaar is op grond van dwaling. In de eerste plaats omdat partijen in artikel 14.11 van de Agreement zijn overeengekomen dat zij een beroep op vernietiging uitsluiten. In de tweede plaats omdat uit de overgelegde correspondentie blijkt dat artikel 5.1 van de Agreement onderwerp is geweest van onderhandelingen tussen beide (professionele) partijen die daarbij zijn bijgestaan door een eigen advocaat. Dat Dokter heeft medegedeeld dat geen bepaling over verwatering of devaluatie in de Agreement zou worden opgenomen, dat Walsh heeft gevraagd over de gevolgen voor het winstrecht van 40% van toetreding van nieuwe aandeelhouders, zonder dat daarop is geantwoord, en de omstandigheid dat artikel 5.1 vervolgens zonder toelichting is opgenomen, is onvoldoende voor een voorshands oordeel in kort geding (waarin geen ruimte bestaat voor nader feitenonderzoek) dat sprake is van dwaling in de zin van artikel 6:228 lid 1 BW, of van bedrog in de zin van artikel 3:44 lid 3 BW.

belangenafweging

Deze vraag ziet bovendien op de vraag hoe winst moet worden verdeeld, terwijl daarvan op dit moment nog helemaal geen sprake is. Van NIS kan worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure afwacht voor beantwoording van de vraag hoe winst van SGH zal moeten worden verdeeld, hoe artikel 5.1 van de Agreement moet worden uitgelegd en of, ondanks de uitsluiting in artikel 14.11 toch sprake kan zijn van (gedeeltelijk) vernietiging. Dat partijen een andere kijk hebben op de vraag hoe toekomstige winst van SGF moet worden verdeeld, maakt op dit moment niet dat NIS de Agreement niet hoeft na te komen. Niet in geschil is dat het partijen voor ogen heeft gestaan om SGF te belasten met de ontwikkeling en exploitatie van de grounding-technologie, en aannemelijk is dat SGF daarvoor dient te beschikken over de relevante intellectuele eigendom om de benodigde financiering en samenwerkingspartners aan te trekken. NIS zal deze intellectuele eigendomsrechten dan ook aan SGF moeten leveren, zoals met SGH afgesproken in de Agreement. Van SGH kan niet worden gevergd dat zij een uitspraak van de bodemrechter daarover afwacht, nu dit zou meebrengen dat SGF in de tussentijd stil ligt, hetgeen de ontwikkeling en exploitatie van de grounding-technologie niet ten goede komt. Dat is niet in het belang van SGH/SGF en niet in het belang van NIS.

toewijzing vorderingen

Dit alles maakt dat de gevorderde veroordeling tot overdracht van de Relevant IP zal worden toegewezen zoals gevorderd. Daarbij zal een iets ruimere termijn (twee weken) worden bepaald dan gevorderd, om NIS voldoende tijd te gunnen om een en ander te regelen. Intussen zal NIS de intellectuele eigendomsrechten niet mogen bezwaren. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals hierna onder de beslissing weergegeven. Voor de gevorderde bepaling dat dit vonnis in de plaats treedt van door NIS te verrichten rechtshandelingen ingeval zij niet voldoet aan de veroordeling tot overdracht is het te vroeg. Op dit moment bestaat geen aanleiding om er vanuit te gaan dat NIS niet aan de veroordelingen, versterkt met dwangsommen, zal voldoen.

proceskosten

NIS is in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten (inclusief nakosten) betalen. Anders dan SGH en SGF hebben aangevoerd strekken de ingestelde vorderingen niet tot het voorkomen, doen staken of te verhelpen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. In plaats daarvan strekken de vorderingen tot verkrijging door SGF van reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten. De aanspraak op overdracht van deze rechten door SGH en SGF is uitsluitend gebaseerd op artikel 11 van de JVA. Ook het gevorderde verbod om over deze rechten te beschikken, dient slechts ter bewaring van die gestelde contractuele aanspraak op overdracht. Dit maakt dat de proceskosten worden begroot op de voet van artikel 237 Rv (en niet op artikel 1019h Rv, zoals gevorderd), te weten:

- kosten van de dagvaarding

€

125,57

- salaris advocaat

€

1.177,00

- nakosten

€

189,00

(plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)

Totaal

€

1.491,57

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing.

5. De beslissing

veroordeelt NIS tot nakoming van haar verplichtingen ingevolge artikel 11.1 en 11.2 van de Agreement, door uiterlijk binnen veertien (14) dagen na datum van dit vonnis volledige medewerking te verlenen aan de overdracht van de Relevant IP aan SGF, door ondertekening van alle voor overdracht en registratie vereiste akten, formulieren en andere instrumenten bij het European Patent Office (EPO), het UK Intellectual Property Office (UKIPO) en het United States Patent and Trademark Office (USPTO), met betrekking tot de navolgende intellectuele eigendomsrechten:

a. Europese octrooiaanvraag nr. 17725729.2 (publicatienummer EP3457881A1),

“Grounding footwear" (P37610EP00) — pending aanvraag;

Brits octrooi nr. GB 2550392 (aanvraagnummer 1608783.5}), "Grounding footwear" (P37610GB00) — verleend;

Amerikaans octrooi nr. US 11,246,372 (aanvraagnummer 16/301,973), "Grounding footwear" (P37610US00) — verleend;

Amerikaans octrooi nr. US 12,604,943 (aanvraagnummer 17/588,320), "Grounding

footwear with a blade portion" (P37610US01) — verleend;

Amerikaanse octrooiaanvraag nr. 19/652,020, "Grounding footwear with a blade portion" (P37610US02) — pending aanvraag;

waaronder mede begrepen de ondertekening van de door EP&C opgestelde assignment documents als bedoeld in productie 7 bij dagvaarding, en ook alle overige akten, formulieren en instrumenten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de overdracht en registratie van het Relevant IP volledig te effectueren,

veroordeelt NIS om aan SGH en SGF een dwangsom te betalen van € 2.000 voor iedere dag (of gedeelte daarvan) dat zij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de nakoming van de onder 5.1 uitgesproken veroordeling, tot een maximum van € 50.000 is bereikt,

verbiedt NIS om het Relevant IP, of enig gedeelte daarvan, te vervreemden, te bezwaren, in licentie te geven of anderszins over enige daarin begrepen rechten te beschikken, zulks totdat NIS haar verplichtingen ingevolge artikel 11.1 en 11.2 van de Agreement volledig is nagekomen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 20.000 per overtreding tot een maximum van € 200.000 is bereikt,,

veroordeelt NIS in de proceskosten van € 1.491,57, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 98 plus de kosten van betekening als NIS niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend,

veroordeelt NIS tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten (waaronder begrepen de nakosten) als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.L.S. Kalff, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J. Dekker, en in het openbaar uitgesproken op 23 september 2026.