ECLI:NL:GHDHA:2025:2860

1. De zaak in het kort

Partijen hebben in augustus 2018 een Cooperation Agreement gesloten, met als doel de ontwikkeling van een proces om (voedings)producten te vervaardigen uit proteïne die wordt geëxtraheerd uit insecten. De rechtbank heeft geoordeeld dat Proti-Farm is tekortgeschoten in de nakoming van deze overeenkomst, maar dat C-Fu onvoldoende heeft onderbouwd dat zij daardoor schade heeft geleden.

In hoger beroep gaat het alleen over de vraag of en hoeveel schade C-Fu heeft geleden. Anders dan de rechtbank, komt het hof tot de vaststelling van een schadebedrag. Het hof stelt de door Proti-Farm aan C-Fu te vergoeden schade, deels schattenderwijs en na aftrek van kosten, vast op een bedrag van € 146.632,00.

2. Procesverloop in hoger beroep

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

de dagvaarding van 6 februari 2024 waarmee C-Fu in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 8 november 2023;

het arrest van dit hof van 2 april 2024 waarin een mondelinge behandeling na aanbrengen is gelast;

het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 17 mei 2024;

de memorie van grieven van C-Fu, met bijlagen;

de memorie van antwoord van Proti-Farm.

Op 14 mei 2025 heeft een meervoudige mondelinge behandeling plaatsgevonden. De door de advocaten overgelegde spreekaantekeningen maken deel uit van de stukken.

3. Feitelijke achtergrond

De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 17 mei 2023 onder 2.1 tot en met 2.18 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen ook het hof als uitgangspunt; zij zijn hieronder - waar nodig door het hof aangevuld - weergegeven.

C-Fu is een Canadees knowhow bedrijf, gespecialiseerd in geavanceerde en innovatieve processen om eiwitten van insecten te extraheren en te verwerken in (onder meer) voedingsmiddelen. Proti-Farm is een Nederlands productiebedrijf dat zich richt op de productie van duurzame en technisch functionele voedingsingrediënten voor mensen, dieren en planten, onder meer op basis van insecten.

Partijen hebben op 7 augustus 2018 een Cooperation Agreement gesloten met als doel het aangaan van een samenwerking waarin zij de door hen ontwikkelde processen combineren. Zij wilden intellectuele eigendom voor dit (gecombineerde) proces verkrijgen en dat exploiteren. De overeenkomst voorziet in vier achtereenvolgende fasen: (i) de Evaluation Phase, (ii) de Validation Phase, (iii) de Call Option Phase en (iv) de Execution Phase. De beslissing om door te gaan naar een volgende fase was steeds voorbehouden aan Proti-Farm. In de Call Option Phase zou een joint venture in de vorm van een besloten vennootschap naar Nederlands recht worden opgericht die alle knowhow en kennis van C-Fu zou overnemen (hierna: de JV). Proti-Farm zou betalingen doen aan de JV en de JV op die manier van kapitaal voorzien. De JV zou, na aftrek van de aan het exploiteren van de JV verbonden kosten, aan C-Fu bepaalde royalty’s betalen. Na vijf jaar, of zoveel eerder als er USD 2.500.000,00 aan royalty’s waren betaald, zou Proti-Farm de aandelen C-Fu in de JV overnemen. Daarmee voorzag de overeenkomst, afhankelijk van het succes van de samenwerking en onder voorwaarden, in een overname op termijn van de intellectuele eigendomsrechten van C-Fu door Proti-Farm.

Meer specifiek bepaalt de overeenkomst, voor zover relevant, het volgende:

“Article 1. General

1. The Cooperation will be developed in four consecutive phases, viz. the Evaluation Phase, the Validation Phase, the Call Option Phase and the Execution Phase.

2. Parties will enter the next phase only after, at Proti-Farm's sole discretion, the preceding phase has been successfully completed. In the event Proti-Farm decides not to enter the next phase, or C-FU has materially breached this Agreement and failed to cure such material breach within a reasonable period of notice thereof from Proti-Farm, Proti-Farm shall have the right to terminate this Agreement.

3. In the event the time period to reach such next phase has expired by the terms of this Agreement or Proti-Farm has materially breached this Agreement and failed to cure such material breach within a reasonable period of notice thereof from C-FU, C-FU shall have the right to terminate this Agreement.

(…)

Article 7. The Execution Phase

1. Once Proti-Farm has advised C-FU that, at Proti-Farm's sole discretion, Proti-Farm wishes for the JV to exercise the Call Option, the Parties will enter the Execution Phase.

2. Proti-Farm will only wish tor the JV to exercise the Call Option if, at Proti-Farm's sole discretion, the following requirements have been met:

- full acceptance by Proti-Farm of C-FU's pending patent with a positive validation by Proti-Farm of the claim that this IP is an effective barrier for competition in the insect food/feed/pharma domain to create similar products to IPC, TIP & ISP;

- satisfactory validation by Proti-Farm of the all costing, yield, nutritional profiles and food regulation compliance of IPC, TIP and ISP; and

- Proti-Farm is able to execute all processes independently (i.e. processing 1,000MT annually of total IPC, TIP or ISP products at or below cost levels claimed by C-FU as per Annex A).

3. The start of the Execution Phase is provisionally set at 1 June 2019. Proti-Farm will inform C-FU, in writing at least one month prior to 1 June 2019, whether or not Proti-Farm wishes for the JV to exercise the Call Option on that date.

4. Upon Proti-Farm's request C-FU will permit a postponement of the start of the Execution Phase until no later than 31 December 2019 against payment by Proti-Farm to C-FU of a consideration of USD 250,000.00.

5. In the event the start of the Execution Phase is postponed as per clause 7.4, Proti-Farm will give C-FU at least one month notice in writing of its wish for the JV to exercise the Call Option.

6. Once the JV has formally exercised the Call Option, C-FU will effect the IP-Transfer as soon as reasonably possible.

7. Once the ownership of the existing and applied for patents of C-FU to the JV has been, at Proti-Farm's sole discretion, acting reasonably, transferred to the JV, and all related knowledge and experience in the processing of insect proteins for food, feed and other value added applications owned or possessed by C-FU has been shared with the JV, both at Proti-Farm's sole discretion, acting reasonably, Proti-Farm will pay to C-FU a consideration of USD 500,000.00, against which amount any amount paid as per clauses 3.3 and 7.4 will be set off. In order to enable the JV to effect such payment, Proti-Farm will provide the JV with a loan for the amount to be effectively paid to C-FU, provided that any loan made by Proti-Farm to the JV shall be fully subordinated and postponed behind all payments required to be made by the JV to C-FU.

Article 8. The Joint Venture

1. The JV will be incorporated by Proti-Farm and C-FU, with each Party holding 50% of the shares. In addition, the shareholders will enter into a shareholders agreement to govern the affairs of the JV, which terms will include a provision for dispute resolution as well as a provision whereby, if the JV defaults in its payment obligations to C-FU, which is not cured within a 30-day cure period, then interest will accrue on the unpaid amount at a rate of 8% per annum, compounded daily, until paid in full, and if still not paid in full (together with accrued interest) within an additional 90 days, C-FU will have the option to require Proti-Farm to transfer its shares of the JV to C-FU tor an amount equal to 75% of the fair value of the shares (with fair value to be determined by an independent third party valuator).

2. The primary business purpose of the JV wilt be to generate revenue through the collection of licence fees and/or royalties on the basis of the IP rights owned by the JV, and of tolling fees. This entity will include any new IP, developed by Lee Cadesky in the role of project lead for the development of this IP, creating value for the JV.

3. The Parties agree that costs to be incurred by the JV are to be kept as low as possible, and in principle will be limited to legal expenses to meet regulatory requirements and costs directly related to filing and/or defending patents, and the necessary general costs such as the costs of administration and accountants. Costs incurred by the JV will be paid out of the annual USD 50,000.00 fixed royalty contemplated in Article 9.1, provided that, should the JV's costs exceed such amount, Proti-Farm will pay such excess amount to the JV as a loan, so that the JV has sufficient funding to pay all of its costs. Notwithstanding the foregoing, costs of the JV relating to patent defence litigation can be funded out of JV revenues to the extent such funds are available. C-FU's exposure with respect to patent defence costs incurred in any calendar year is limited to its royalty payments of that calendar year.

4. C-FU recognizes that the ultimate aim of Proti-Farm is to take over the shares of the JV held by C-FU, once C-FU has received their maximum payout as set out in Article 9.

5. As such C-FU irrevocably commits to offer the JV shares held by C-FU to Proti-Farm for sale at the nominal value of the shares, if and when the first of the following 2 events has occurred:

- C-FU has received their maximum payout as set out in Article 9; or

- Lee Cadesky 's engagement comes to an end under Article 10.

6. C-FU may offer its shares in the JV for sale to Proti-Farm at their nominal value at any time prior to either of these events occurring and Proti-Farm will commit to purchasing.

Article 9. Licence fees and royalty payments to JV, and pay-out from JV

1. At the moment of execution of this Agreement the Parties foresee the following revenue from the following sources accruing to the JV:

- payment by Proti-Farm of a tolling fee of USD 0.03 (in words: three dollar cents) for each net kilogram of insects Proti-Farm Processing B.V. has processed for products sold by Proti-Farm Processing B.V., with a minimum of USD 50,000.00 per year (the "Proti-Farm Tolling Fees"). Volumes processed during the Evaluation, Validation and call Option Phases, sample products and/or rejected products will not count as volume processed against the Proti-Farm Tolling Fees;

- payment of royalties by third parties for the use of patent rights owned by the JV ("Third Party Royalties");

- damages received from third parties in connection with infringement of patent rights owned by the JV ("Damages Payments").

2. The JV shall make:

- royalty payments to C-FU each year in an amount equal to 100% of the Proti-Farm Tolling Fees, 50% of the amount of the Third Party Royalties, 50% of the Damages Payments less 50% of the JV upholding expenses, and

- dividend payments to Proti-Farm each year in an amount equal to 50% of the amount of the Third Party Royalties, 50% of the Damages Payments less 50% of the JV upholding expenses;

over a five year period. This period commences once the IP-Transfer has been completed as per clause 7.7;

3. Royalties and dividends, if payable, shall be paid within 30 days following the adoption of the annual accounts and the appropriation of profit by the annual general meeting of shareholders. Upon C-FU's request, the auditors of Proti-Farm, shall confirm the calculation of all royalty payments payable to C-FU under this Agreement.

4. Total royalty payments by the JV to C-FU shall be subject to a maximum payout of USD 2,500,000.00 (subject to clause 9.5 below). Once the maximum payout has been effected, C-FU shall offer its shares in the JV to Proti-Farm for sale as set out in article 8.

5. In the event royalties paid to the JV by third parties for the use of various patents exceed USD 500,000.00, the level of the maximum payout to C-FU will be increased by 50% of the amount by which such royalties exceed USD 500,000.00. Annex 8 to this Agreement contains examples of the applicable calculations.(…)

Article 14. Applicable law and jurisdiction

1. This Agreement is exclusively governed by, and shall be construed in accordance with the laws of the Netherlands.

2. All disputes arising in connection with this Agreement, or further agreements resulting therefrom, shall in first instance be settled by the district court of Rotterdam, the Netherlands.”

Op 1 december 2019 heeft C-Fu een factuur gestuurd aan Proti-Farm voor een bedrag van USD 150.000,00. Deze factuur heeft als omschrijving Option Premium Call Option Execution en vermeldt:

“This invoice represents the final installment for the call option. Option expires December 31 2019. This invoice must be paid an received prior to. In conjunction with this invoice an asset sale agreement is required. Details for this agreement to be sent shortly.”

Op 5 december 2019 heeft Proti-Farm een e-mail aan C-Fu gestuurd, waarin het volgende – voor zover relevant – staat:

“(…) It is also exactly two weeks after closing and that means we officially need to feedback on our cooperation and whether we would like to continue and prolong our agreement and cooperation. I have been very impressed ones more by the great dedication that Lee showed the last few days during the trade show in Paris. The reason why I mention this is that of course we are not where we would have wanted to be today when we both started our cooperation. There is always the desire to have made more progress, but if I see the dedication and eagerness in continuously searching for solutions it gives me the confidence we will get there.

This means that I hereby officially confirm executing the call option, implying closing of the Evaluation Phase and enter into the Call Option Phase immediately followed by the Execution Phase, which as per our agreement triggers

A. The creation of our JV (as per our agreement)

B. The payment of the remainder of the fee related to the entry of the Execution phase (for which an invoice has been sent by [naam] )

Having said the above, I have full confidence that although on distance (and with proper succession on our side) Lee will help us and guide us in delivery upon a validated running IPC and TIP production line resulting in marketable products at the capacity design as outlined in our agreement.

We now have some practical stuff to follow up front of us. So our suggestion is to set up a call and talk through the different things that need to be done. I'm sitting together with [naam] in the morning and then we will send out some suggestions for a time slot, hopefully later tomorrow(??) (…)”

De factuur van 1 december 2019 is door Proti-Farm voldaan. Op 31 december 2019 heeft C-Fu de ontvangst van het bedrag aan Proti-Farm bevestigd.

De JV is niet opgericht. Op 15 januari 2020 heeft Proti-Farm per e-mail aan C-Fu gemeld dat er nader advies nodig is vanwege fiscale bijzonderheden, dat zij over een week advies verwachtte en C-Fu op de hoogte zou houden. Op 24 februari 2020, 4 maart 2020 en 6 maart 2020 heeft C-Fu om updates gevraagd over de status van de JV bij Proti-Farm. Op 11 maart 2020 heeft Proti-Farm gemeld dat zij zou proberen aan het einde van de week te laten weten welke stappen gezet zouden worden. Op 20 maart 2020 heeft C-Fu weer om een update gevraagd, omdat zij nog niets had ontvangen van Proti-Farm.

Op 12 augustus 2020 heeft C-Fu Proti-Farm per e-mail gevraagd om een update over de status van de JV. Ook heeft zij bij deze e-mail een factuur gestuurd voor een bedrag van USD 20.000,00, volgens C-Fu 50% van de minimum royalty payment . Dit bedrag is door Proti-Farm niet betaald.

Op 3 september 2020 hebben partijen elkaar gesproken. Naar aanleiding daarvan heeft Proti-Farm dezelfde dag een e-mail met onder meer de volgende inhoud aan C-Fu gestuurd:

“As promised an e-mail follow-up to our meeting today.

We have informed you yesterday on our financial situation and further discussed this today. As you now understand this limits our freedom to move in many ways - also in relation to our agreement.

In our e-mailed confirmation dated 15th of December we have confirmed our condition to enter the 'Call Option Phase' with the statement "We have full confidence that although on distance (and with proper succession on our side) Lee will help us and guide us in delivery upon a validated running IPC and TIP production line resulting in marketable products at the capacity design as outlined in our agreement.". As we have jointly confirmed we have not yet met the condition as there is no marketable product and no revenue stream. Furthermore: despite all efforts the technology represented by your patent has not been successfully scaled for commercial use and in our efforts to produce marketable products we have had to move away from the specific aspects of your approach. As such we do not believe we will meet the stated condition to enter the 'Call Option Phase'. (…)”

Proti-Farm heeft C-Fu in dezelfde e-mail van 3 september 2020 een voorstel gedaan voor een alternatieve samenwerking. Dit kwam neer op een overdracht van de intellectuele eigendom van C-Fu aan Proti-Farm tegen betaling van bepaalde, in de e-mail nader omschreven bedragen door Proti-Farm aan C-Fu. C-Fu heeft dit aanbod niet geaccepteerd.

Op 30 oktober 2020 heeft Proti-Farm aan C-Fu geschreven dat is gebleken dat het niet mogelijk is een Europees octrooi te verkrijgen. C-Fu heeft hierop diezelfde dag gereageerd met de verduidelijking dat de keuze om de octrooiaanvraag niet door te zetten volledig door Proti-Farm is gemaakt. Proti-Farm heeft bevestigd dat dit juist is.

Nadat er een bespreking tussen partijen had plaatsgevonden, heeft Proti-Farm aan C-Fu een voorstel gedaan voor een financiële afwikkeling, inhoudende betaling van een bedrag van USD 90.000,00. Dat voorstel is door C-Fu niet geaccepteerd.

In april 2021 is Proti-Farm overgenomen door het Franse Ÿnsect SAS.

Op 18 mei 2021 heeft C-Fu Proti-Farm gesommeerd tot nakoming van de Cooperation Agreement. Zij eiste betaling van USD 50.000,00 (de minimum royalty betaling voor 2020) en de verstrekking van de benodigde informatie om de verschuldigde royalties te berekenen.

(De advocaat van) C-Fu heeft Proti-Farm op 3 juni 2021 nog een week gegeven voor nakoming van de overeenkomst. Op of omstreeks 10 juni 2021 heeft een telefoongesprek plaatsgevonden waarin Proti-Farm haar voorstel van USD 90.000,00 heeft herhaald.

(De advocaat van) C-Fu heeft Proti-Farm in een e-mail van 22 juni 2021 bericht dat C-Fu niet langer aanspraak maakt op nakoming, maar in plaats daarvan schadevergoeding vordert.

In de tweede helft van 2021 en 2022 hebben partijen schikkingsonderhandelingen gevoerd.

C-Fu heeft daarbij de eis gesteld van Proti-farm informatie te krijgen over dierproductie in verband met de berekening van haar schade, bestaande uit de royalty’s die zij stelt te hebben misgelopen. Proti-Farm heeft vervolgens aangegeven dat zij geen gebruik maakt van de knowhow en IE-rechten die C-Fu heeft ingebracht: nadat de samenwerking met C-Fu onsuccesvol is gebleken, heeft Proti-Farm een nieuw R&D team gevormd, dat nieuwe technologieën heeft opgeleverd en het is met die technologie dat Proti-Farm haar producten maakt, aldus Proti-Farm.

4. Procedure bij de rechtbank en de vordering in hoger beroep

C-Fu heeft Proti-Farm gedagvaard en in eerste aanleg gevorderd dat, samengevat, de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

voor recht verklaart dat Proti-Farm is tekortgeschoten in de nakoming van de Cooperation Agreement en dat Proti-Farm aansprakelijk is voor alle schade die C-Fu dientengevolge heeft geleden en lijdt, die schade nader op te maken bij staat;

Proti-Farm veroordeelt tot betaling van USD 250.000,00, te vermeerderen met rente;

Proti-Farm veroordeelt in de proceskosten.

De rechtbank heeft voor recht verklaard dat Proti-Farm is tekortgeschoten in de nakoming van de Cooperation Agreement, de proceskosten gecompenseerd en het meer of anders gevorderde afgewezen.

C-Fu is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft drie grieven tegen het vonnis aangevoerd en haar eis verminderd. C-Fu vordert in hoger beroep veroordeling van Ynsect tot betaling van USD 250.000,00 minus in totaal EUR 3.000,00 aan upholding expenses, waarbij het deel van die betaling dat correspondeert met het “eerste jaar’ (USD 50.000,00 minus EUR 600,00) wordt vermeerderd met de overeengekomen rente vanaf

2 juli 2021, althans 23 juli 2023, dan wel een datum die het hof juist acht, tot aan de dag der algehele voldoening en het overige deel met de wettelijke rente vanaf 23 juli 2021, dan wel een datum die het hof juist acht, tot aan de dag der algehele voldoening.

5. Beoordeling in hoger beroep

De rechtbank heeft in het tussenvonnis van 17 mei 2023 geoordeeld dat Proti-Farm is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Cooperation Agreement. De rechtbank heeft in dit kader overwogen dat eerst moet worden beoordeeld of de Execution Phase is betreden. De rechtbank heeft vervolgens aan de hand van de uitleg van de Cooperation Agreement en de communicatie van partijen geoordeeld dat deze Execution Phase is betreden en dat Proti-Farm haar verplichtingen uit de Execution Phase niet is nagekomen. Voor zover het onderscheid tussen de Call Option Phase en de Execution Phase nog valt te maken, is het tekortschieten volgens de rechtbank al begonnen in de Call Option Phase. Hoewel de verplichting om een JV op te richten op beide partijen rust, was de rechtbank van oordeel dat het niet-nakomen van deze verplichting aan Proti-Farm te wijten is. Tegen dit oordeel van de rechtbank zijn geen grieven gericht, zodat in hoger beroep vaststaat dat Proti-Farm is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Cooperation Agreement.

Wijze van berekenen van de schade

C-Fu heeft zich in haar memorie van grieven op het standpunt gesteld dat bij de schadevaststelling - in lijn met de eigen stellingen van Proti-Farm - uit moet worden gegaan van het scenario dat géén commerciële exploitatie zou hebben plaatsgevonden. C-Fu heeft haar eis ook in die zin verminderd en de verklaring voor recht met verwijzing naar de schadestaatprocedure laten vallen. Volgens C-Fu zouden in dat scenario de kosten van de JV beperkt zijn gebleven tot de upholding expenses. Conform de afspraken in de Cooperation Agreement zouden die kosten zo laag mogelijk worden gehouden en zou 50% van de upholding expenses worden afgetrokken van de door C-Fu te ontvangen royalty’s. Van productontwikkelingskosten zou dan geen sprake zijn geweest, aldus C-Fu. De waarde van de door haar behouden IE-rechten moet volgens C-Fu op nihil worden gesteld. Indien aan de hand van de door C-Fu gegeven onderbouwing van haar schade de schade desondanks niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, is C-Fu van mening dat het hof de schade dient vast te stellen door middel van schatting. Meer specifiek door begroting van de schade aan de hand van de door Proti-Farm als gevolg van haar tekortkoming genoten winst. Proti-Farm had in ieder geval gedurende vijf jaar de (minimale) royalty payments van jaarlijks USD 50.000,00 moeten voldoen. Door het uitsparen van die uitgaven heeft Proti-Farm winst genoten, aldus C-Fu.

Proti-Farm heeft hiertegenover aangevoerd dat C-Fu, omdat zij geen grieven heeft gericht tegen het tussenvonnis van 17 mei 2023 waarin is geoordeeld op welke wijze de schade moet worden vastgesteld, zich niet meer op het standpunt kan stellen dat er geen verdere productontwikkeling nodig was en er dus geen productontwikkelingskosten zouden zijn gemaakt. Dat C-Fu nu stelt dat geen commerciële exploitatie in de JV zou hebben plaatsgevonden, maakt niet dat er geen verdere productontwikkeling zou zijn geweest. De JV zou volgens Proti-Farm een poging hebben gedaan om de producten verder te ontwikkelen en daarmee zouden kosten zijn gemoeid. Daarnaast kan C-Fu zich - omdat er geen grieven tegen het tussenvonnis zijn gericht - volgens Proti-Farm ook niet meer subsidiair op het standpunt stellen dat de schade zou moeten worden vastgesteld op basis van winstafdracht of schatting.

Het hof stelt voorop dat het op grond van artikel 6:97 BW de schade heeft te begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Als uitgangspunt voor de berekening van de omvang van de verplichting tot schadevergoeding geldt dat C-Fu als benadeelde partij zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin zij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven. Dit brengt mee dat de omvang van de schade, met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval, wordt bepaald door een vergelijking van de toestand zoals deze in werkelijkheid is met de toestand zoals die (vermoedelijk) zou zijn geweest indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden.

Het hof sluit zich aan bij het door de rechtbank in het tussenvonnis van 17 mei 2023 geformuleerde uitgangspunt dat de schade van C-Fu in beginsel bestaat uit het verschil tussen (1) de betalingen die de JV aan haar had moeten doen, en die zij dus niet heeft ontvangen, en (2) de voordelen die C-Fu heeft gehad als gevolg van het niet doorgaan van de samenwerking, waaronder in het bijzonder de (eventuele) waarde van de intellectuele eigendomsrechten die C-Fu als gevolg van de wanprestatie van Proti-Farm niet heeft hoeven overdragen aan de JV.

Geen commerciële exploitatie, geen productontwikkelingskosten

Partijen zijn het er thans over eens dat geen commerciële exploitatie in de JV zou hebben plaatsgevonden. Dat C-Fu eerder in de procedure heeft aangevoerd dat wel commerciële exploitatie mogelijk was, staat daaraan niet in de weg. Niet alleen mag C-FU haar standpunt in hoger beroep wijzigen, C-Fu heeft ook gemotiveerd dat zij dat standpunt niet heeft verlaten. Haar stelling is dat Proti-Farm de keuze om niet commercieel te exploiteren zou hebben gemaakt omdat zij de knowhow en IE-rechten daarvoor ongeschikt vond. Iets anders is volgens C-Fu dat zij die ongeschiktheid betwijfelt en zij er nog altijd van overtuigd is dat haar knowhow en IE-rechten commercieel zijn geëxploiteerd door Proti-Farm (en dat de JV dat na oprichting ook had gekund), maar dat zij in dat kader tegen bewijsproblemen aanloopt.

Het hof volgt Proti-Farm niet in haar standpunt dat het hof ervan heeft uit te gaan rekening moet worden gehouden met productontwikkelingskosten omdat de rechtbank dat heeft beslist in het tussenvonnis van 17 mei 2023 en C-Fu daartegen geen grief heeft gericht.

C-Fu heeft haar hoger beroep opgezet - haar stellingen aangepast en haar eis gewijzigd - met het onmiskenbare doel dat deze kosten bij de schadeberekening buiten beschouwing zouden blijven. Een grief tegen (overweging 4.12.3 van) het tussenvonnis van 17 mei 2023 kan, voor zover vereist, zonder meer in de grieven van C-Fu en de toelichting daarop worden gelezen en Proti-Farm is hier ook inhoudelijk op ingegaan.

Ervan uitgaande dat er geen commerciële exploitatie zou hebben plaatsgevonden, is het hof met C-Fu van oordeel dat het meest aannemelijke scenario is dat geen verdere productontwikkelingskosten zouden zijn gemaakt. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat Proti-Farm, als de partij die de exploitatie moest uitvoeren op termijn 100% eigenaar zou zijn, praktisch gezien het laatste woord zou hebben gehad over die exploitatie. Gelet op het standpunt dat Proti-Farm steeds heeft uitgedragen, dat de over te dragen en ontwikkelde rechten en expertise fundamenteel ongeschikt (of in elk geval nog lang niet geschikt) waren voor rendabele schaalbare productie, is niet te verwachten dat zij toch kosten zou hebben willen maken omdat anders de JV slechts zou zijn opgericht “om te sterven”. Aannemelijker is wellicht dat (gezamenlijk) was afgezien van het oprichten van een JV, daarover hebben partijen ook onderhandeld, maar dat scenario ligt nu niet voor. Beide partijen, ook C-Fu, gaan ervan uit dat er upholding expenses voor de JV gemaakt zouden zijn. Indien niettemin het scenario van Proti-Farm (blijven proberen, omwille van de kosten) wordt gevolgd en rekening wordt gehouden met productontwikkelingskosten, zou naar het oordeel van het hof eveneens rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheid dat de verdere productontwikkeling zou kunnen hebben geleid tot een commercieel te verkopen product en daarmee tot commerciële exploitatie. In dat geval zouden er weliswaar hogere ontwikkelingskosten zijn, maar uiteindelijk ook hogere inkomsten. Dit is het scenario dat partijen nu juist niet (meer) willen. Overigens ziet het hof in de overeenkomst niet terug dat, in het geval dat de beoogde exploitatie doorging de productontwikkelingskosten als upholding expenses of anderszins, in aftrek en daarmee voor 50% voor rekening van C-Fu konden worden gebracht, maar dit uitgangspunt heeft C-Fu niet (voldoende) bestreden. Het hof zal dit uitgangspunt dan ook volgen.

Het hof zal in het navolgende eerst vaststellen welke betalingen de JV aan C-Fu had moeten doen in het geval er geen commerciële exploitatie in de JV zou plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar de inkomsten, verminderd met de kosten van oprichting van de JV en de instandhoudingskosten (upholding expenses). Daarna zal het hof ingaan op de waarde van de intellectuele eigendomsrechten. Het hof zal daarbij (zoals onder 5.4 is vooropgesteld) de schade zoveel mogelijk begroten op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is, en als deze niet nauwkeurig kan worden vastgesteld zal het hof overgaan tot een schatting.

Inkomsten JV

Op grond van artikel 9 lid 2 van de Cooperation Agreement zou de JV aan C-Fu royaltybetalingen doen. Voor zover hier relevant gaat het om 100% van de Tolling Fees. Op grond van artikel 9 lid 1 is met betrekking tot de Tolling Fees afgesproken dat deze minimaal USD 50.000,00 per jaar zouden zijn. De kosten van de JV zouden worden betaald uit het jaarlijkse bedrag van USD 50.000,00 gefixeerde royalty’s (artikel 8.3 van de Cooperation Agreement).

De royaltyperiode van vijf jaar zou gaan lopen vanaf het moment dat de intellectuele eigendomsrechten door C-Fu aan de JV waren overgedragen (artikel 9 lid 2 laatste zinsnede). Het hof is op dit punt met de rechtbank van oordeel dat die eis (overdracht van de IE-rechten) in een schadebegroting niet gesteld kan worden. Het is immers niet tot oprichting van de JV en tot overdracht van deze rechten gekomen door de wanprestatie van Proti-Farm. Het uitgangspunt is dan dat de inkomsten van de JV ook zonder commerciële exploitatie in vijf jaar een bedrag van USD 250.000,00 zouden hebben bedragen. Uit de tekst van de overeenkomst, noch uit wat partijen hebben gesteld, kan worden afgeleid dat het minimum niet verschuldigd zou zijn wanneer de samenwerking volgens Proti-Farm was mislukt. Als Proti-Farm voorbarig is geweest met het betreden van de Execution Phase (omdat er nog geen zicht op een rendabel product was) komt dat voor haar rekening. Het mislopen van deze vergoedingen is schade die in verband staat met de tekortkoming van Proti-Farm en als gevolg daarvan aan Proti-Farm kan worden toegerekend..

Oprichtings- en instandhoudingskosten JV

Op deze vergoedingen dienen dan de oprichtings- en instandhoudingskosten van de JV in mindering te worden gebracht (zie hierboven onder 5.5). C-Fu heeft onder verwijzing naar een door haar ingeschakelde deskundige, J. Graham van Graham, Smith & Partners (productie 31 bij de akte na tussenvonnis) aangevoerd dat de oprichtingskosten € 300,00 en de upholding expenses € 7.500,00 (5 x € 1.500,00) bedragen. Volgens C-Fu moet de helft daarvan ten laste komen van de royaltybetalingen.

Proti-Farm heeft dit standpunt van C-Fu betwist en zich allereerst op het standpunt gesteld dat op grond van artikel 8.3 van de Cooperation Agreement de volledige kosten (en dus niet 50%) van de oprichtings- en onderhoudskosten van de JV dienen te worden afgetrokken van de jaarlijkse royalty uitkering aan C-Fu. Volgens Proti-Farm zouden de oprichtingskosten neerkomen op een bedrag tussen de € 104.965,00 en € 250.400,00. De onderhoudskosten zouden in vijf jaar in totaal uitkomen op een bedrag tussen de € 370.000,00 en € 485.000,00. Proti-Farm concludeert hieruit dat de volledige inkomsten van de JV ruimschoots op zouden zijn gegaan aan de kosten om de JV op te richten en in stand te houden. Volgens Proti-Farm heeft C-Fu dan ook geen schade geleden.

Het hof is van oordeel dat de door C-Fu berekende kosten onrealistisch laag zijn, terwijl de door Proti-Farm berekende kosten voor een JV waarin geen commerciële exploitatie zal plaatsvinden onrealistisch hoog zijn, een en ander te meer tegen de achtergrond van artikel 8.3 van de Cooperation Agreement, waarin is opgenomen dat de kosten van de JV zo laag mogelijk zouden worden gehouden. De in artikel 8.3 genoemde juridische kosten die zouden moeten worden gemaakt om octrooien aan te vragen dan wel te verdedigen, zouden in ieder geval niet zijn gemaakt als er geen sprake is van commerciële exploitatie en overdracht van IE-rechten door C-Fu. Het hof zal dan ook met name kijken naar de oprichtingskosten, de kosten voor het maken van een aandeelhoudersovereenkomst en een post voor juridische kosten, administratieve kosten en accountantskosten. Het hof ziet aanleiding om bij de bepaling van de hoogte van deze kosten aan te knopen bij de door Proti-Farm als productie 8 bij de antwoordakte na tussenvonnis in het geding gebrachte offerte van L. Rehr van Loyens & Loeff voor het oprichten van een BV en de daarin genoemde bedragen voor het oprichten van een BV van € 10.000,00 en het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst van € 35.000,00. Met betrekking tot de instandhoudingskosten van de JV zonder dat daarin commerciële exploitatie plaatsvindt, is het hof van oordeel dat een bedrag van € 9.000,00 per jaar realistisch is voor juridische kosten, administratiekosten en accountantskosten. De door Proti-Farm genoemde juridische kosten met betrekking tot de IE-rechten en kosten voor het draaiende houden van de JV (zoals personeel- en kantoorkosten) zullen zonder commerciële exploitatie niet worden gemaakt. De instandhoudingskosten komen daarmee in redelijkheid neer op een bedrag van € 45.000,00 voor vijf jaar. In totaal komen de oprichtings- en instandhoudingskosten daarmee uit op een bedrag van € 90.000,00.Op grond van artikel 8 lid 3 van Cooperation Agreement worden de kosten van de JV betaald uit de jaarlijkse gefixeerde royalty betalingen van USD 50.000,00. Dat slechts de helft van de oprichtings- en instandhoudingskosten in mindering zouden moeten komen op deze royalty-betalingen volgt niet uit dit artikel. C-Fu heeft in dit kader onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan zij heeft mogen afleiden dat tussen partijen is afgesproken dat de helft van de oprichtings- en instandhoudingskosten in mindering op de royaltybetalingen zouden komen. Op het totaalbedrag aan royalty betalingen van USD 250.000,00 dient dan ook het volledige bedrag van € 90.000,00 in mindering te worden gebracht.

Waarde IE rechten

Het hof stelt voorop dat voor voordeelstoerekening aanleiding is als een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade ook voordeel heeft opgeleverd (art. 6:100 BW).

In het onderhavige geval heeft Proti-Farm aangevoerd dat C-FU schade heeft geleden door de tekortkoming van Proti-farm, maar dat zij een voordeel heeft gerealiseerd doordat zij haar IE-rechten heeft behouden. Omdat Proti-farm een beroep doet op voordeelstoerekening, rusten de stelplicht en de bewijslast dat de gebeurtenis waarop haar schadeplichtigheid is gebaseerd, voor C-Fu naast schade tevens voordeel heeft opgeleverd op Proti-farm. . Het hof ziet geen reden hiervan af te wijken en tekent hierbij aan dat Proti-Farm de expertise en de IE rechten waarom het hier gaat goed kent en ook geacht mag worden over de kennis en ervaring te beschikken om in te schatten welke commerciële waarde deze vertegenwoordigen.

Volgens Proti-Farm moet de waarde van de intellectuele eigendomsrechten worden bepaald op USD 500.000,00. Zij baseert dit op artikel 7.7 van de Cooperation Agreement. Volgens Proti-Farm is tussen partijen afgesproken dat dit bedrag de waarde van de intellectuele eigendomsrechten zou zijn. C-Fu heeft hiertegenover aangevoerd dat de waarde van de behouden IE-rechten op nihil moet worden gesteld. C-Fu mocht en kon niets met de knowhow en IE-rechten. Het bedrijf van C-Fu was er niet op ingericht om de IE-rechten zelfstandig te exploiteren, zodat ze er ook om die reden niets mee kon.

Naar het oordeel van het hof kan Proti-Farm zich niet beroepen op in de Cooperation Agreement gemaakte afspraken over de waarde van de intellectuele eigendomsrechten. Als al juist is dat artikel 7.7 van de Cooperation Agreement in de door Proti-Farm voorgestelde wijze moet worden begrepen - wat door C-Fu is betwist - en het bedrag van USD 500.000,00 (alleen) een tegenprestatie voor de IE -rechten is en de waarde daarvan weergeeft - gaat het om de waarde die partijen destijds toekenden aan rechten en expertise die (naar hun verwachting) geschikt waren voor de beoogde commerciële exploitatie. Die waarde is niet gelijk te stellen met, of te zien als een aanwijzing voor, de waarde die de door C-Fu behouden rechten voor haar daadwerkelijk hebben (gehad). Dat C-Fu het door Proti-Farm aangeboden bedrag van € 90.000,00 (zie hierboven onder 3.13) heeft geweigerd zegt evenmin iets over de waarde van de IE-rechten voor C-Fu, omdat zij voor die “lumpsum” niet alleen die rechten maar ook haar aanspraken op royalty’s zou moeten prijsgeven. Het eigen standpunt van C-Fu dat de rechten uiteindelijk tot commerciële exploitatie hadden kunnen leiden, betekent nog niet dat zij deze rechten meteen (extern) te gelde had kunnen maken. Bovendien staat daartegenover de stelling van Proti-Farm zelf, de partij met de stelplicht en de bewijslast, dat de rechten en expertise ongeschikt waren voor exploitatie. C-Fu heeft verder gemotiveerd aangevoerd dat zij aanvankelijk niets kon en mocht met haar knowhow en de IE-rechten omdat zij deze aan Proti-Farm diende over te dragen en zij geheimhouding diende te betrachten. Toen de overdracht niet tot stand kwam, kon zij zelf niets met de IE rechten omdat haar bedrijf niet was ingericht om de IE rechten zelfstandig te exploiteren. Gelet op deze gemotiveerde betwisting door C-Fu had het op de weg van Proti-Farm gelegen om haar standpunt dat de IE rechten wel een waarde voor C-Fu vertegenwoordigen nader (met stukken) te onderbouwen. Dat heeft zij niet gedaan en er zijn ook geen aanwijzingen dat C-Fu profijt heeft getrokken van de IE-rechten door het aangaan van een nieuwe samenwerking of een licentie. Het hof ziet daarom geen aanleiding om enig voordeel bij de vaststelling van de schade te verrekenen of de aanspraak van C-Fu op vergoeding ervan te verminderen wegens het schenden van de schadebeperkingsplicht (artikel 6:101 BW).

Slotsom: de door Proti-Farm te vergoeden schade

Uit het voorgaande volgt dat de door C-FU geleden en door Proti-Farm te vergoeden schade bestaat uit het mislopen van de jaarlijkse betalingen van USD 50.000,00 tot een totaal van USD 250.000,00 minus de daarop in te houden kosten van in totaal € 90.000,00. De vordering van C-Fu, na omzetting (zie hierboven onder 3.17), zal dienovereenkomstig worden toegewezen.

Contractuele rente/ wettelijke rente

De wettelijke rente over het toe te wijzen schadebedrag gaat in beginsel lopen vanaf de dag van de omzettingsverklaring (22 juni 2021); Proti-Farm was toen al (sinds 2 juni 2021) in verzuim. Het hof ziet geen grond om over het “eerste jaar” (de eerste betaling van USD 50.000,00) de in artikel 8 lid 1 van de Cooperation Agreement genoemde rente van 8% toe te wijzen; over dat eerste jaar zou C-Fu ook geen betaling hebben ontvangen omdat de oprichtingskosten van € 35.000,00 en de onderhoudskosten ad € 9.000,00 het bedrag van USD 50.000,00 te boven gaan. Omdat C-Fu de wettelijke rente voor “het overige deel” heeft gevorderd vanaf 23 juli 2021 en daar tegen geen verweer is gevoerd, zal het hof van laatstgenoemde datum uitgaan.

Geen bewijslevering

Partijen hebben geen stellingen te bewijzen aangeboden die - indien bewezen - tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Voor bewijslevering is daarom geen aanleiding.

Conclusie en proceskosten

De conclusie is dat het hoger beroep van C-Fu slaagt. Daarom zal het hof het vonnis van de rechtbank vernietigen. Het hof zal Proti-Farm als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van de procedure in eerste aanleg en het hoger beroep.

De kosten voor de procedure in eerste aanleg aan de zijde van C-Fu worden, op basis van het toegewezen bedrag, vastgesteld, op:

- explootkosten € 131,18

- griffierecht € 5.737,00

- salaris advocaat € 4.425,00 (2,5 punten × tarief V € 1.770,00)

- nakosten € 131,00

- totaal: € 10.424,18

De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van C-Fu worden, op basis van het toegewezen bedrag, vastgesteld op:

- explootkosten € 140,39

- griffierecht € 6.561,00

- salaris advocaat € 7.144,00 (2 punten × appeltarief V € 3.572,00)

- nakosten € 178,00 (plus de verhoging zoals in de beslissing vermeld)

- totaal: € 14.023,39

6. Beslissing

Het hof: