ECLI:NL:HR:1992:ZC0513, Hoge Raad, 21-02-1992, 14454

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

MB INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Utrecht,

EISERES tot cassatie,

advocaat: Jhr.Mr. J.L.R.A. Huydecoper,

tegen

de vennootschap naar het recht van (één van de Staten van) de Verenigde Staten van Noord-Amerika, MATTEL INC.,

gevestigd te Hawthorn, Californië, Verenigde Staten van Noord-Amerika,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: Mr. R.S. Meijer.

Nadat MB tegen de vorderingen verweer had gevoerd en [A] niet was verschenen, heeft de President bij vonnis van 9 augustus 1989 MB veroordeeld om, onmiddellijk ingaande na de betekening van het vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging in Nederland van de ten processe bedoelde pop "Sindy", zulks op straffe van een dwangsom van f 1.000, -- voor ieder exemplaar van die pop waarmee deze veroordeling wordt overtreden, het gebruik van de hiervoren in dit vonnis bedoelde verpakking van de pop "Sindy" in de Benelux te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van f 500, -- voor ieder exemplaar van die verpakking waarmee deze veroordeling wordt overtreden, aan al haar afnemers in Nederland c.q. in de Benelux aan wie zij de bedoelde pop "Sindy" en/of poppen in de inbreukmakende verpakking heeft geleverd schriftelijk mede te delen dat deze poppen en/of verpakkingen niet verhandeld mogen worden en die afnemers aan te bieden de poppen "Sindy" c.q. poppen in de inbreuk- makende verpakking tegen restitutie van de verkoopprijs terug te nemen, zulks op straffe van een dwangsom van f 5.000, -- met betrekking tot iedere afnemer ten aanzien van wie deze veroordeling niet wordt nagekomen. Voorts heeft de President verstaan dat MB krachtens dit vonnis ten hoogste een miljoen gulden aan dwangsommen kan verbeuren, het tegen MB meer of anders gevorderde ontzegd en Mattel niet ontvankelijk verklaard in de tegen [A] gerichte vordering.

Tegen dit vonnis heeft MB hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, waarna Mattel voorwaardelijk incidenteel hoger beroep heeft ingesteld. Bij arrest van 28 februari 1990 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het Hof heeft MB beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Mattel heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal Asser strekt ertoe dat de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken met betrekking tot de vraag of het Benelux Merkenverdrag of de BMW eraan in de weg staat dat de rechter van een der verdragstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A BMW een verbod oplegt tot het gebruik van een merk in de andere verdragstaten uitspraak te doen en iedere verdere uitspraak zal aanhouden totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. De conclusie is aan dit arrest gehecht.

3.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. Mattel heeft MB in kort geding gedagvaard op grond dat MB met de door haar sedert 1989 op de markt gebrachte pop "Sindy" en met de doos waarin die pop is verpakt, inbreuk maakt op het auteursrecht van Mattel op haar "Barbie"-pop in de huidige sedert 1976 op de markt gebrachte uitvoering, alsmede op haar merkrecht op de verpakking waarin deze pop in de handel is. Haar vorderingen strekten daartoe dat MB zou worden verboden de bedoelde Sindy-pop en haar verpakking verder in het verkeer te brengen en voorts zou worden veroordeeld om de reeds in omloop gebrachte Sindy-poppen met de verpakking uit de handel te doen nemen.

De President heeft deze vorderingen beoordeeld tegen de achtergrond van de volgende uitgangspunten:

(ii) De modepop waar het dan om gaat heeft een lang, slank lichaam, met name overdreven lange benen, een ontwikkeld bovenlichaam, een lange nek en een verhoudingsgewijs klein hoofdje met lang haar dat gekamd en op vele wijzen gekapt kan worden. Benen, armen en hoofd zijn beweegbaar. De fabrikant brengt niet alleen de pop uit, maar ook een groot assortiment aan kleding en accessoires.

(iii) Mattel brengt sinds 1959 de modepop "Barbie" in het verkeer. Barbie is in de westerse wereld, in Amerika en Europa, zeer bekend en zelfs beroemd geworden. In de zestiger jaren droeg zij exclusieve creaties van grote Parijse mode-ontwerpers, in later jaren volgde zij als tiener en jonge vrouw in uiterlijk en kleding de maatschappelijke ontwikkelingen en modetrends.

(iv) De Barbie-pop, waar het in dit geding om gaat, dateert van 1976. Zij heeft een licht-vleeskleurig fijn gezichtje, blauwe ogen, een licht geopende glimlachende mond en lang blond haar. Haar lengte is, zoals van nagenoeg alle vergelijkbare modepoppen, ongeveer elf en een halve inch (+ 30 cm).

(vi) De rechten op die Sindy van Pedigree zijn in 1986 gekocht door Hasbro Industries UK Ltd., de moedermaatschappij van MB. Hasbro heeft in 1988 een nieuwe Sindy laten ontwerpen, die begin 1989 op de markt is gebracht. De nieuwe Sindy is duidelijk "ouder" dan de vroegere Sindy van Pedigree; zij heeft een kleiner hoofd, een smaller gezicht en een langere nek, de ogen staan dichter bij elkaar en zij heeft een licht geopende glimlachende mond.

(vii) Mattel heeft in mei 1989 de lange, smalle, donkerrose, van een venster voorziene, doos waarin de Barbie-pop in de handel wordt gebracht, als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. MB brengt de nieuwe Sindy, in ieder geval de "Sindy-Sweet Dreams", op de markt in een soortgelijke verpakking.

(viii) Buiten de vorenomschreven Barbie- en Sindypoppen zijn er tal van andere poppen van hetzelfde type op de markt. Barbie en Sindy hebben allebei "een vriendje". Mattel brengt ook "vriendinnetjes" van Barbie op de markt. MB brengt de pop "Jem" in Nederland in het verkeer.

3.2 Ervan uitgaande dat Mattel kennelijk meent dat zij auteursrechten heeft op het gehele model van haar

Barbie-pop, maar dat het onderhavige geding zich toespitst op de vraag of het kopje van de nieuwe Sindy-pop inbreuk maakt op de auteursrechten van Mattel op het in 1976 voor haar ontworpen kopje van Barbie, heeft de President die vraag voorshands bevestigend beantwoord en de daarop gebaseerde vorderingen toegewezen zoals onder 1 weergegeven. Ook de op merkinbreuk gegronde vorderingen zijn toegewezen. Deze beslissingen zijn door het Hof bekrachtigd.

3.3 's Hofs arrest wordt door MB in cassatie bestreden met een uit elf onderdelen bestaand middel, waarvan onderdeel 1 geen klacht inhoudt.

De onderdelen 2 tot en met 8, welke opkomen tegen 's Hofs beoordeling van het auteursrechtelijke geschil, alsmede de onderdelen 10 en 11, welke nog andere daarmee samenhangende klachten bevatten, worden hierna in 4 behandeld.

Onderdeel 9 bestrijdt 's Hofs beoordeling van het merkenrechtelijke geschil - naar zal blijken - slechts nog in zoverre, dat niet meer wordt bestreden dat Mattel voor wat betreft de verpakking van de Barbie-pop in de daartoe ontworpen doos op grond van haar merkrecht te dezen zich kan verzetten tegen gebruik door MB van een met de Barbie-doos overeenstemmende doos als verpakking voor de Sindy-pop. De thans nog resterende klacht betreft de reikwijdte van het door de President gegeven (en door het Hof bekrachtigde) verbod op dit punt. Die klacht komt aan de orde in 5, 6 en 7.

4.2 In de rov’'n 4.1 tot en met 4.4 heeft het Hof verantwoording afgelegd van zijn voorlopig oordeel dat niet kan worden betwijfeld "dat aan de maakster van de huidige Barbie c.q. aan de werkgeefster van deze het alleenrecht toekomt van de auteur om Barbie te verveelvoudigen". De kern van 's Hofs oordeel te dier zake is te vinden in rov. 4.2. Na in rov. 4.1 te hebben vastgesteld dat partijen ter terechtzitting een groot aantal speelgoedpoppen hebben getoond, waartussen de huidige Barbie zich naar 's Hofs oordeel "onmiskenbaar als een eigen type" onderscheidt, heeft het Hof vervolgens in rov. 4.2 de volgende omschrijving gegeven, waarbij de nadruk is gelegd op het gelaat van de Barbie-pop:

"Barbie onderscheidt zich door een levendige, persoonlijke en zeer sprekende gelaatsuitdrukking. Zij heeft de uitstraling en roept het levend beeld op van een aantrekkelijk en opgewekt volwassen wordend tienermeisje met de levensverwachtingen en -mogelijkheden die aan dat type eigen zijn of daar in ieder geval in de ogen van een kind bij horen. Haar blik drukt een zekere herkenning uit waardoor zij met degene, die haar bekijkt, in kontakt komt. De beschreven eigenschappen zijn naar 's Hofs voorlopig oordeel de vrucht van een oorspronkelijke schepping, die aan de pop zijn persoonlijk karakter heeft gegeven. Ook in vergelijking met haar uit fotografische weergaven kenbare voorgangsters acht het Hof de huidige Barbie een nieuwe en oorspronkelijke creatie. "

In rov. 4.3 heeft het Hof daaraan nog toegevoegd, dat het aan de creativiteit van de ontwerpster van Barbie moet worden toegeschreven dat zij trefzeker heeft weten uit te drukken "het wezen van het nagestreefde idool, wellicht door een perfecte inleving in de wensen van een kind".

In aanmerking genomen dat de beantwoording van de vraag of een zeker voortbrengsel kan worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin in belangrijke mate wordt bepaald door waarderingen van feitelijke aard, geven 's Hofs bestreden oordelen, gemeten aan de in 4.1 vooropgestelde maatstaf, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting; zij zijn - te meer nu het hier een beslissing in kort geding betreft - toereikend met redenen omkleed. De generale rechts- en motiveringsklacht van het middel falen derhalve. Voor wat de afzonderlijke onderdelen betreft kan daaraan het volgende worden toegevoegd.

4.3 Onderdeel 2 klaagt onder a) en b) dat het Hof onder het aan het Barbie-ontwerp verbonden auteursrecht mede begrepen heeft geacht andere ontwerpen van (gezichten van) poppen, die niet méér met de Barbie gemeen hebben dat dat zij hetzelfde type meisje uitbeelden en dezelfde eigenschappen tot uitdrukking brengen, terwijl het Hof aldus eraan voorbijziet dat anderen niet belet mag worden dit type uit te beelden.

Uit het vorenstaande volgt dat die klachten feitelijke grondslag missen. Het Hof heeft zich immers uitsluitend bepaald tot het eigen, oorspronkelijk karakter van "Barbie" en heeft de auteursrechtelijke bescherming niet uitgebreid tot het algemene type van de "fashion doll".

Subonderdeel 2c) en onderdeel 3 bouwen op deze klachten voort en delen derhalve hun lot. Hetzelfde geldt voor onderdeel 5. Het Hof heeft zich uitgesproken over de huidige "Barbie"-pop, welke naar zijn oordeel een nieuwe en oorspronkelijke creatie vormt en dus op relevante wijze verschilt van vroegere versies van Barbie die volgens het onderdeel tot het publieke domein zouden behoren.

Uit het vorenstaande volgt voorts dat feitelijke grondslag mist het betoog van onderdeel 6, dat de maakster van de Barbie-pop zich louter heeft laten leiden door de mode en trend en smaak van het hedendaagse kind en dus niet kan bogen op enige auteursrechtelijke originaliteit. Het Hof heeft in rov. 4.3 juist de nadruk gelegd op het persoonlijke stempel dat de ontwerpster op haar creatie heeft gezet binnen het gegeven kader van "de mode en trend van de dag en de smaak van het hedendaagse kind".

Ook de onderdelen 7 en 8 kunnen niet tot cassatie leiden; onderdeel 7 niet omdat - anders dan het onderdeel aanvoert - het Hof heeft geoordeeld dat er geen twijfel over bestaat dat de Barbie-pop een werk in de zin van de Aw is, zodat het Hof daarnaast niet uitdrukkelijk behoefde in te gaan op het door MB opgeworpen verweer dat de pop niet een "duidelijk" kunstzinnig karakter vertoont als bedoeld in art. 21 lid 1 BTMW; onderdeel 8 niet omdat het Hof, anders dan dit onderdeel vooronderstelt, blijkens zijn oordeel dat de Barbie-pop tussen alle getoonde poppen onmiskenbaar zich als een eigen type onderscheidt, is ingegaan op het in het onderdeel bedoelde verweer en geenszins in het midden heeft gelaten in welke opzichten MB zich heeft te onthouden van het in het verkeer brengen van poppen die ontoelaatbare gelijkenis vertonen met de Barbie-pop.

4.4 In rov. 4.4 vergelijkt het Hof de gewraakte Sindy- pop met Mattels "Barbie" en komt het na vermelding van een aantal door dit college waargenomen uiterlijke kenmerken en hoedanigheden van de Sindy-pop tot de slotsom dat Sindy naast Barbie "niets oorspronkelijks" heeft. Naar 's Hofs oordeel lijkt Sindy ook niet op haar voorgangsters, "hetgeen te vrezen geeft - aldus het Hof - dat zij rechtstreeks op Barbie is geïnspireerd".

Onderdeel 4 steunt op de opvatting dat - hetgeen het Hof volgens het onderdeel ten onrechte in het midden heeft gelaten -, wil in een geval als het onderhavige van inbreuk op auteursrecht sprake zijn, nodig is dat de inbreukmakende uiting is ontleend aan het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen.

Voor zover deze opvatting inhoudt dat voor toewijzing van een vordering gebaseerd op inbreuk op auteursrecht, behalve een bepaalde mate van overeenstemming tussen het werk waarop de eiser auteursrecht heeft en de als onrechtmatig bestreden verveelvoudiging, is vereist dat de eiser stelt en bij betwisting bewijst dat deze overeenstemming berust op bewuste ontlening aan het werk, kan zij niet als juist worden aanvaard omdat zij afbreuk doet aan de effectiviteit van de bescherming welke de Aw aan de rechthebbende beoogt toe te kennen. Daarmede wordt niet uitgesloten dat tegen een vordering als hier bedoeld het met een beroep op bijzondere omstandigheden gemotiveerde verweer kan worden gevoerd dat, ondanks de overeenstemming met het werk waarop eiser auteursrecht heeft, sprake is van een zelfstandige schepping die niet de vrucht is van ontlening, ook niet van onbewuste ontlening. Een dergelijk verweer, dat behoorlijk gemotiveerd zal moeten zijn en waarvan de bewijslast rust op de partij die van inbreuk wordt beticht, heeft het Hof echter in de stellingen van MB klaarblijkelijk niet gelezen.

Het onderdeel is dus tevergeefs voorgesteld.

4.5 De in de onderdelen 10 en 11 vervatte klachten falen op de in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 2.46 tot en met 2.48 weergegeven gronden.

5.1 Onderdeel 9 hield twee rechtsklachten in.

De klacht met betrekking tot de rechtskracht van een nog niet ingeschreven merkendepot is door MB ingetrokken in verband met par. 34 van het inmiddels gewezen arrest van het Benelux-Gerechtshof van 21 december 1990, NJ 1991, 429.

De thans nog resterende klacht houdt in dat het Hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting door niet gegrond te achten het verweer van MB, dat een op inbreuk op Benelux-merkenrecht gebaseerde vordering voor de Nederlandse rechter slechts kan leiden tot een verbod van gebruik van het betreffende merk in Nederland, en niet ook tot een verbod in België en Luxemburg.

Vooropgesteld moet worden, dat het Hof kennelijk de wederzijdse stellingen van partijen aldus heeft opgevat, dat de hiervorenbedoelde vraag tevens deel heeft uitgemaakt van de rechtsstrijd in hoger beroep. Gelet op de stukken van het geding is dat niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat door MB in haar toelichting op appelgrief 7 is betoogd dat de President haar ten onrechte had veroordeeld om het gebruik van de Sindy-verpakking "in de Benelux" te staken, en dat Mattel bij memorie van antwoord daartegenover heeft aangevoerd dat een dergelijk verbod zich "op basis van de BMW" mede tot de twee andere landen van de Benelux uitstrekt.

Blijkens rov. 4.10 is het Hof klaarblijkelijk van oordeel dat ook op dit punt het gelijk aan de zijde van Mattel ligt.

Het onderdeel gaat kennelijk, en terecht, ervan uit dat er in het algemeen geen reden is om aan te nemen dat naar Nederlands recht geen plaats is voor een veroordeling om iets na te laten wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen (HR 24 nov. 1989, RvdW 1989, 267, rov. 4.2.4). Het onderdeel betoogt evenwel dat een op inbreuk op Benelux- merkenrecht gebaseerde vordering voor de Nederlandse rechter slechts kan leiden tot een verbod van gebruik van het betreffende merk in Nederland, en niet tot een verbod met effect voor de hele Benelux. Aldus rijst een vraag betreffende de uitleg van de BMW, waarvan de beantwoording door het Benelux-Gerechtshof noodzakelijk is voor de beslissing op de nog resterende klacht van het onderdeel. Die vraag zal de Hoge Raad hierna onder 7 formuleren.

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 7 geformuleerde vraag uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president Snijders als voorzitter en de raadsheren Hermans, Bloembergen, Haak en Heemskerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Hermans op 21 februari 1992.