ECLI:NL:PHR:1991:48, Parket bij de Hoge Raad, 20-12-1991, 14.454

Mr . Asser

Conclusie inzake:

MB International BV

tegen :

Mattel Inc.

Edelhoogachtbaar College,

1.2. Na verweer van MB heeft de president bij vonnis van 9 augustus 1989 de vorderingen grotendeels toegewezen.

1.3. MB is van dit vonnis bij het Bossche Hof in appel gekomen. Mattel heeft voorwaardelijk incidenteel geappelleerd. Het hof heeft bij arrest van 28 februari 1990 het bestreden vonnis bekrachtigd.

1.4. Van dit arrest is MB tijdig in cassatie gekomen met een uit elf genummerde onderdelen opgebouwd middel dat door Mattel is bestreden.

2.2. President en Hof hebben die vraag bevestigend beantwoord. Zij hebben - hier kort gezegd maar door hen breed gemotiveerd, waarbij het hof een welhaast lyrische toonzetting kiest - geoordeeld dàt Mattel auteursrecht kan doen gelden op de "Barbie"-pop en dat de "Sindy"-pop daarop inbreuk maakt. Daarbij hebben president en hof vooral het gelaat van de beide poppen in hun beoordeling betrokken.

2.3. Het hof heeft ten aanzien van het bestaan van auteursrechtelijke bescherming van de "Barbie"-pop, in r.o.4.2 de eigenschappen van deze pop aangeduid - ik moge kortheidshalve naar deze overweging verwijzen - en overwogen dat die eigenschappen naar zijn voorlopig oordeel zijn "de vrucht van een oorspronkelijke schepping, die aan de pop zijn persoonlijk karakter heeft gegeven". Ook ten opzichte van voorgangsters van deze pop acht het hof de huidige pop "een nieuwe en oorspronkelijke creatie". Aan het slot van r.o.4.3 spreekt het hof van "de creativiteit van de ontwerpster [van de "Barbie"-pop, A.] die het wezen van het nagestreefd idool, wellicht door een perfecte inleving in de wensen van een kind, trefzeker heeft weten uit te drukken".

2.4. In r.o. 4.3 verwerpt het hof het door het hof samengevatte betoog van MB "dat Barbie het resultaat is van het streven om een aan de mode en trend van de dag en de smaak van het hedendaagse kind beantwoordende pop te maken, hetgeen neerkomt op het gestalte geven aan objectieve gegevens zonder dat daarbij sprake is van een oorspronkelijk stempel van de maker, dat het werk auteursrechtelijk relevant zou maken". Het hof oordeelt - als ik samenvat - dat genoemd streven niet alleen voldoende ruimte laat voor een eigen ontwerp, maar ook dat het hoge creatieve eisen stelt aan de ontwerper, dat dit streven bij alle (aan het hof getoonde poppen) heeft voorgezeten en dat de omstandigheid dat dit bij Barbie bij uitstek is gelukt, is toe te schrijven aan de creativiteit van de ontwerpster.

2.5. Vervolgens beantwoordt het hof in r.o.4.4 de vraag of de "Sindy"-pop inbreuk maakt op het auteursrecht op de "Barbie"-pop. In een breed gemotiveerde overweging komt het hof tot het oordeel dat - ik vat samen - "Sindy" zozeer op "Barbie" lijkt dat sprake is van een inbreuk op dat auteursrecht.

2.6. Onderdeel 2 a - onderdeel 1 bevat geen klacht - stelt voorop dat voor zover 's hofs oordeel in r.o. 4.2 aldus moet worden verstaan dat de specifieke vormgeving van (het gezicht van) een pop die de in r.o.4.2 genoemde kenmerken of eigenschappen tot uitdrukking brengt, een voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komend werk kàn opleveren, MB dat oordeel niet wil bestrijden.

2.7. Dit betekent dat volgens MB naar de thans gangbare formulering, een zodanige vormgeving kan zijn "een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt". Aan de orde is dus niet de vraag of poppen als de onderhavige überhaupt werken in de zin van de auteurswet kunnen zijn.

2.8. Verder zou ik zelf willen aannemen dat het hof niet heeft blijk gegeven van miskenning van dit criterium, als men de r.o.4.2 en 4.3 bij elkaar neemt. Vooral de laatste zin van r.o.4.3 maakt m.i. wel duidelijk dat het hof ook vindt dat de "Barbie"-pop het persoonlijk stempel van zijn ontwerpster draagt.

2.9. Voorts wordt het antwoord op de vraag of, gemeten aan het juiste criterium, een bepaald voortbrengsel een werk in auteursrechtelijke zin is, in hoge mate bepaald door feitelijke waarderingen. Dat maakt toetsing in cassatie al bij voorbaat moeilijk.

2.10. Bij de voor de beoordeling van de oorspronkelijkheid en eigenheid van het voortbrengsel veelal gemaakte vergelijking met andere, soortgelijke voortbrengselen zullen bepaalde elementen van het voortbrengsel van meer betekenis kunnen zijn dan andere. Zo is het in casu het gezichtje van de poppen dat bij vergelijking de doorslag lijkt te hebben gegeven. Merkwaardig eigenlijk, want het meest in het oog springende - voor sommigen (nog steeds) : meest aanstootgevende - kenmerk van deze poppensoort bestaat nu juist uit de lichaamsvorm met geprononceerde vrouwelijke kenmerken. Maar die heeft (paradoxaal genoeg) kennelijk te weinig onderscheidend vermogen! Vooral door die vorm wordt het type - de "fashion-doll" - aangeduid, terwijl men misschien kan zeggen dat de individualiteit, het "eigen karakter", tot uitdrukking komt in het gelaat, waarin dan ook het persoonlijke karakter, het stempel van de maker ruimte voor uitdrukking vindt. De ruimte voor eigen creativiteit van de maker is, als ik de beslissingen van de feitenrechters in deze zaak bezie, juist in de vormgeving en uitdrukkingskracht van het poppengezichtje aanwezig.

2.11. Nu laat het menselijk gelaat zien dat de mogelijkheid tot variatie oneindig groot is. Wat dat betreft heeft de Schepper het makkelijk. Zijn expressieruimte is oneindig, zo lijkt het. De makers van poppen zijn wat dat betreft ongetwijfeld in een veel moeilijker positie. Zij hebben te maken met het verschijnsel dat mensen, zelf produkt van oneindige en eeuwige variatie, geneigd zijn tot uniformiteit. Zo ontstaan de prototypes van helden en vamps, zo ontstaat de fashion-doll met haar uiterlijk dat aan een door ideaal-typen gestandaardiseerde smaak moet voldoen. De ruimte voor vrije expressie van de maker van zo'n pop wordt aldus behoorlijk ingeperkt. Maar dat wil niet zeggen dat die ruimte vanuit het oogpunt van auteursrechtelijke bescherming tot irrelevante proporties wordt teruggebracht.

2.12. Vraag is dus wat er nog aan ruimte over blijft. Die vraag laat zich in het algemeen al moeilijk, en naar mijn mening in cassatie in geen geval beantwoorden. Ik zal dus geen poging daartoe doen. Wel heeft in de onderhavige zaak het hof in ieder geval geoordeeld dat er voldoende ruimte overbleef om auteursrechtelijke bescherming van de "Barbie"-pop aan te nemen.

2.13. Onderdeel 2 van het middel betoogt onder a) dat er "duidelijke vingerwijzingen zijn dat het hof onder het aan het ontwerp van "Barbie" te verbinden auteursrecht mede begrepen heeft geacht andere ontwerpen van (gezichten van) poppen, die niet méér met het ontwerp van "Barbie" gemeen hebben dan dat zij hetzelfde type uitbeelden, en (/of) dezelfde eigenschappen of hoedanigheden tot uitdrukking brengen" als door het hof aangegeven.

2.14.M.i. mist dit betoog feitelijke grondslag, omdat dit niet in het arrest valt te lezen. Het hof legt nu juist de nadruk op het eigene van de "Barbie"-pop, waarbij het zich weliswaar bedient van een omschrijving van eigenschappen die ook door andere poppen worden. nagestreefd of kunnen worden bezeten, maar die, naar uit 's hofs oordeel blijkt, in de "Barbie"-pop op een eigen wijze gestalte hebben gekregen. Weliswaar zegt het hof in r.o.4.4 dat de nieuwe Sindy het type van de Barbie-pop benadert, maar uit het vervolg blijkt dat niet dit benaderen van het type maar de grote, door het hof vastgestelde, gelijkenis tussen de beide poppen de inbreuk op het auteursrecht meebrengt.

2.15. Het hof heeft dus niet geoordeeld dat het "type" van de "Barbie"-pop niet mag worden nagemaakt door anderen dan de auteursrechthebbende, maar wel dat de uitwerking daarvan in de onderhavige "Barbie"-pop auteursrechtelijk beschermd is.

2.16. Het onderdeel gaat dus onder a) en b) uit van een onjuiste lezing van het arrest en kan daarom niet tot cassatie leiden. Hetzelfde geldt voor het betoog onder c) dat op het eerder gestelde voortbouwt.

2.17. Overigens zou ik menen dat de omstandigheid dat de maker van een kunststofpop van een omvang als de onderhavige poppen slechts beperkte utidrukkingsmogelijkheden heeft, zoals het onderdeel onder c) betoogt, op zichzelf nog niet mee hoeft te brengen dat MB geen andere keuze had bij de vormgeving van (het gelaat van) de "Sindy"-pop dan een zo sterke gelijkenis met de "Barbie"-pop als het hof heeft vastgesteld.

2.18. Uit het voorgaande volgt dat ook onderdeel 3 feitelijke grondslag mist. Het hof gaat niet uit van een "type"- bescherming, maar van de specifieke uitwerking van het "type" in de bewuste "Barbie"-pop.

2.19. In onderdeel 4 wordt uitgegaan van het bestaan van een rechtsregel "dat het, wil van een inbreuk op auteursrecht sprake zijn, nodig is dat degene ten laste waarvan inbreuk wordt aangenomen de inbreukmakend bevonden uiting heeft ontleend aan het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen". Is van geen ontlening sprake dan kan geen sprake zijn van inbreuk op het auteursrecht, al zou de gelijkenis tussen de betreffende werken daarvoor overigens voldoende zijn.

2.20.Of ontlening een noodzakelijk element is van de schending van auteursrecht is omstreden. Voorstander hiervan is Van Nieuwenhoven Helbach die de discussie aanzwengelde. Zo ook Komen/Verkade, zich beroepend op de woorden "bewerking" en "nabootsing" in art. 13 Auteurswet, waarbij zij echter wel aantekenen dat dit geen geldend recht is en Verkade/Spoor. Wichers Hoeth toont zich een uitgesproken tegenstander in zijn bespreking van Helbachs rede maar laat in zijn Kort Begrip de kwestie als van meer theoretisch dan praktisch belang in het midden. Tegenstander waren al Langemeijer in zijn conclusie bij HR 9 maart 1962, NJ 1964,403, alsmede Hijmans van den Bergh in zijn noot onder HR 25 juni 1965, NJ 1966,116. Zo ook Limperg, die de "monopolie-theorie" voorstaat. Zijn bedrage wordt uitvoerig besproken en, zij het genuanceerd, bestreden door Komen en Verkade.

2.21. Het onderdeel verwijt het hof de genoemde regel (dat ontlening een element van de inbreuk vormt) te hebben miskend althans daarover onvoldoende duidelijk te zijn geweest, waar het overweegt "Zij [d.w.z. Sindy, A. ] lijkt ook niet op haar voorgangsters, hetgeen te vrezen geeft dat zij rechtstreeks op Barbie is geïnspireerd".

2.22. Uit de gedingstukken blijkt niet dat MB in de feitelijke instanties heeft bestreden dat, zoals door Mattel was gesteld, sprake was van ontlening. Het hof behoefde dus op de vraag of sprake was van ontlening niet in het bijzonder in te gaan, zodat er thans in cassatie niet over geklaagd kan worden dat het hof hier onduidelijkheid zou hebben laten bestaan.

2.23. Overigens indien al van het bestaan van een regel, als door het onderdeel genoemd, zou moeten worden uitgegaan, meen ik dat de betrokken zinsnede, gelezen in verband met wat het hof daarvóór in r.o.4.4 heeft overwogen - met name "Sindy de pop die Barbie wil zijn", "Sindy doet Barbie na" -, aldus moet worden gelezen dat het hof aannemelijk acht dat het uiterlijk van de "Sindy"-pop aan dat van de "Barbie"-pop is ontleend. Het middelonderdeel mist daarmee feitelijke grondslag.

2.24.Op grond van een en ander faalt ook dit middelonderdeel.

2.25. Onderdeel 5 stuit m.i. hierop af dat het hof in r.o.4.2 "ook in vergelijking met haar uit fotografische weergaven kenbare voorgangsters ( ... ) de huidige Barbie een nieuwe en oorspronkelijke creatie" heeft geacht. Het middelonderdeel beroept zich dus tevergeefs op het bestaan van elementen van eerdere "Barbie"-poppen die tot het publiek domein zouden zijn gaan behoren en dus vrijelijk nagevolgd zouden mogen worden. Kennelijk bepaalden die elementen naar 's hofs oordeel niet het karakter van de huidige "Barbie"-pop.

2.26.Overigens behoefde het hof, gegeven dat het hier een kort geding betreft, niet nader te motiveren op grond waarvan het tot zijn oordeel kwam.

2.27. En tenslotte blijft het cassatiemiddel op dit punt ook wel erg vaag ten aanzien van de elementen die tot het publiek domein zouden hebben behoord. Eigenlijk zou het in het licht van art. 407 lid 2 Rv daarop al moeten stranden.

2.28. In onderdeel 6 wordt het hof verweten in r.o. 4.3 te zijn uitgegaan van een onjuist rechtsoordeel, welke onjuistheid hierin zou bestaan "dat auteursrechtelijke originaliteit in de kern moet bestaan in de keuze en toepassing van expressiemiddelen die aan de persoon van de maker van een werk zijn ontsproten; en dus niet in een keuze respectievelijk toepassing die zijn ingegeven door de mode en trend en de smaak van het hedendaagse kind".

2.29. Deze klacht mist feitelijke grondslag omdat uit 's hofs arrest niet blijkt dat het hof heeft geoordeeld dat de auteursrechtelijke originaliteit van de "Barbie"-pop "in de kern" zou hebben bestaan "in een keuze respectievelijk toepassing die zijn ingegeven door de mode en trend en de smaak van het hedendaagse kind". Het hof benadrukt nu juist het persoonlijke stempel van de ontwerpster, zij het binnen de door genoemde mode, trend en smaak bepaalde marges.

2.30. Ik kan ook werkelijk niet inzien op grond waarvan hier een tegenstelling zou bestaan. Binnen "de door mode en trend en smaak van het hedendaagse kind" bepaalde marges kan de ontwerper van de onderhavige "Barbie"-pop heel wel een zodanig persoonlijk stempel op het produkt hebben gezet dat dit voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Mode, trends, conventies en smaak van het publiek hebben trouwens door de eeuwen heen mede het karakter en de vormgeving bepaald van werken die naar huidig recht op auteursrechtelijke bescherming aanspraak zouden hebben kunnen maken.

2.31.Op grond van een en ander meen ik dat het middelonderdeel moet stranden.

2.32. Onderdeel 7 stuit hierop af dat voor het hof blijkens zijn arrest geen enkele twijfel bestond ten aanzien van de vraag of de "Barbie"-pop een werk is in de zin van de Auteurswet. In het licht van BenGH 22 mei 1987, NJ 1987,881 (m.nt.L.Wichers Hoeth) (Screenoprint) behoefde het hof geen strengere maatstaf aan te leggen in verband met het woord "duidelijk" in art. 21 BTMW, maar diende het alleen in geval van gerede twijfel of sprake was van een werk in de zin van de auteurswet, auteursrechtelijke bescherming te ontzeggen. Nu, van zodanige twijfel is in 's hofs ogen geen sprake. Het hof behoefde dus niet nog eens uitdrukkelijk op het desbetreffende verweer in te gaan, nu de verwerping daarvan in 's hofs arrest besloten lag. Daarbij merk ik op dat hier sprake is van een kort geding waarin minder strenge motiveringseisen gelden.

2.33. Onderdeel 8 is gebaseerd op de stelling dat de poppen "Dream Girl USA" en "Coca Cola" méér gelijkenis met de "Barbie"-pop vertonen dan de "Sindy"-pop, althans dat het hof dat in het midden heeft gelaten.

2.34. Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag. Het hof heeft het eerste niet vastgesteld en evenmin de vraag of daarvan sprake was in het midden gelaten. Het heeft in de tweede alinea van r.o.4.1 vastgesteld dat tussen de het hof getoonde poppen de huidige "Barbie"-pop zich onmiskenbaar "als een eigen type", waarmee het hof kennelijk bedoelt: als een eigen verschijningsvorm, onderscheidt. Het hof stelt voorts vast dat de "Barbie"-pop door enkele poppen wordt benaderd, waaronder de huidige "Sindy"-pop.

2.35. Aangenomen moet dan ook worden dat naar 's hofs oordeel geen van de het hof getoonde poppen meer leek op "Barbie" dan "Sindy".

2.36.Op grond hiervan faalt dit middelonderdeel, naar ik meen.

2.37. Onderdeel 9 betreft het oordeel van het hof aangaande het gebruik van de doos waarin MB de "Sindy"-pop verpakt. Die doos vormde volgens het hof (r.o.4.8) een inbreuk op het merkrecht dat Mattel heeft op de door haar als merk gedeponeerde doos waarin de "Barbie"-pop is verpakt.

2.38. De eerste klacht van het onderdeel betreffende de rechtskracht van een nog niet ingeschreven depot van een merk is, gelet op BenGH 21 december 1990, NJ 1991,429 (m.nt.D.W.F. Verkade), bij nr.36 van de schriftelijke toelichting van mr Huydecoper ingetrokken.

2.39. De tweede klacht betreft een materie die aan de orde was in HR 24 november 1989, RvdW 1989, 267, zie r.o.4.2.4 en onder 6, vraag 7. In dat arrest stelde Uw Raad aan het Benelux-Gerechtshof de vraag of het Benelux Merkenverdrag of de BMW eraan in de weg staat dat de rechter van een der verdragsstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in art. 13A BMW een verbod oplegt tot het gebruik van een merk in de andere verdragsstaten. Die vraag is niet beantwoord want die zaak is nadien geroyeerd.

2.40.In de onderhavige zaak is deze vraag in de feitelijke instanties niet door MB aan de orde gesteld. MB stelde in de toelichting op haar appelgrief 7:

"Ten onrechte veroordeelt de President MB International het gebruik van de in het vonnis bedoelde verpakking in de Benelux te staken, daar dit door Mattel niet was gevorderd.

Blijkens het petitum vorderde Mattel slechts een verbod terzake van "gebruik van verpakkingen", hetwelk slechts betrekking heeft op gebruik binnen Nederland".

Wel heeft Mattel bij memorie van antwoord hierop betoogd:

"Met betrekking tot punt 7.2 zij opgemerkt dat de President terecht het verbod op basis van het merkenrecht doet uitstrekken tot de gehele Benelux. Op basis van de BMW immers strekt een verbod in een der landen van de Benelux gegeven zich uit tot de andere twee landen van de Benelux".

Het hof overwoog:

"4.10. Anders dan appellante kan het Hof niet zien dat geintimeerde haar vordering tot verbod van inbreuk op haar merk zou hebben beperkt tot gebruik van verpakkingen in Nederland".

2.41. De conclusie moet zijn dat het onderdeel feitelijke grondslag mist voor zover het betoogt dat het hier door het onderdeel bedoelde verweer door MB ook in appel uitdrukkelijk was aangevoerd en dat het hof daarom gehouden was zich van die rechtsvraag rekenschap te geven.

2.42. De rechtsklacht aan het slot is gebaseerd op het betoog dat uit het bestreden arrest blijkt dat het hof van oordeel was dat een verbod als hier aan de orde van de Nederlandse rechter voor de gehele Benelux kan gelden.

2.43.Of dit juist is hangt ervan af of men hier te maken heeft met een regel van openbare orde en of het hof dus buiten het partijdebat om, de rechtsgronden aanvullend, het vonnis had kunnen en moeten vernietigen op dit punt.

2.44. Ik ben geneigd aan te nemen dat de vraag of het Benelux-Merkenverdrag of de BMW zich ertegen verzetten dat een bevel of verbod van de Nederlandse rechter zich uitstrekt tot de andere Benelux-landen op zichzelf behoort tot de openbare orde.

2.45. Dit betekent dat van een ongeoorloofd novum geen sprake is en dat Uw Raad thans opnieuw de in het arrest van 1989 gestelde vraag 7 aan het Benelux-Gerechtshof zal moeten stellen. De beslissing op dit onderdeel zal daarom moeten worden aangehouden.

2.46. Onderdeel 10 faalt omdat het hof als kort geding rechter niet gehouden was op verzoek van MB de eerst bij pleidooi in appel door MB opgeworpen, en overigens reeds in een afzonderlijke procedure aan de orde gestelde en daar in eerste aanleg beantwoorde, vraag te behandelen of de door MB vervaardigde pop "Sindy II", die door Mattel niet in haar vordering was betrokken, inbreuk maakte op het auteursrecht van Mattel. Dit geldt temeer nu uit de gedingstukken niet blijkt dat Mattel met deze uitbreiding van de rechtsstrijd in appel had ingestemd.

2.47. Onderdeel 11 a stuit hierop af dat het hof blijkens het overwogene in r.o.4.3 kennelijk en niet onbegrijpelijk voldoende ruimte aanwezig achtte voor een ondernemer als MB om een fashion-doll op de markt te brengen die niet zoveel gelijkenis vertoonde met de "Barbie"-pop als de "Sindy"- pop.

2.48. Onderdeel 11 b faalt omdat in wat het hof overweegt in r.o.4.9 besloten ligt dat naar 's hofs oordeel ook bij het sedert 1976 op de markt verschijnen en het door Mattel ongemoeid laten van andere poppen die (mogelijk) inbreuk maken op het auteursrecht van Mattel op de "Barbie"-pop, Mattel niet onbehoorlijk ten opzichte van MB heeft gehandeld door tegen het streven van MB om een pop van hetzelfde type als de "Barbie"-pop op de markt te brengen, in het geweer te komen.

2.49. Op grond van het voorgaande kom ik tot de slotsom dat alle middelonderdelen falen, met uitzondering van onderdeel 9 dat aanleiding geeft tot het stellen van de vraag als hierboven bij de bespreking daarvan bedoeld.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,