ECLI:NL:HR:2025:1654, Hoge Raad, 07-11-2025, 24/02599

1. Procesverloop

2. Uitgangspunten en feiten

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Puma is één van de grotere sport- en lifestylemerken ter wereld. Zij houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires.

(ii) In 1960 heeft Puma een internationale merkregistratie gedaan van het logo dat zij in 1958 heeft ontworpen: de formstrip.

(iii) Puma heeft nadien vele beeldmerken met de formstrip geregistreerd met gelding in de Benelux of de Europese Unie, waaronder:

de op 11 juli 1978 ingeschreven internationale merkregistratie voor de klassen 18, 25 (o.a. (sport)schoenen) en 28, met onder meer gelding in de Benelux, van het beeldmerk met registratienummer 439162:

de op 12 maart 2014 ingeschreven Uniemerkregistratie voor klasse 25 (o.a. (sport)schoenen) van het beeldmerk met registratienummer 12697066:

Deze merkregistraties worden hierna gezamenlijk aangeduid als de merken.

(iv) Monshoe is een groothandel in damesschoenen en aanverwante producten. Ook ontwerpt en ontwikkelt Monshoe schoenen die zij grotendeels zelf verhandelt. Monshoe verkoopt haar damesschoenen onder de merken Shoecolate en Pearlz, voorzien van een langwerpige, onderaan afgebogen streep.

(v) De schoen Shoecolate wordt aangeboden in diverse kleurstellingen, waaronder de hieronder afgebeelde:

De schoen Pearlz wordt ook aangeboden in diverse kleurstellingen, waaronder de hieronder afgebeelde:

(vi) De hier bedoelde schoenen van Monshoe zijn voorzien van het volgende teken (hierna: het teken):

In dit geding vordert Puma dat Monshoe wordt bevolen elk gebruik van het volgens Puma inbreukmakende teken te staken, met nevenvorderingen. Volgens Puma is sprake van merkinbreuk op de c-grond (art. 9 lid 2, onder c, van de verordening inzake het Uniemerk (hierna: UMVo) en art. 2.20 lid 2, onder c, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE)), en op de b-grond (art. 9 lid 2, onder b, UMVo en art. 2.20 lid 2, onder b, BVIE). Monshoe vordert in reconventie vervallenverklaring van de merken op de grond dat zij in de periode 2014-2019 niet normaal zijn gebruikt.

De rechtbank heeft de vorderingen van Puma grotendeels toegewezen en de vorderingen van Monshoe afgewezen.

Het hof heeft de vorderingen van Puma alsnog afgewezen. De afwijzing van de vorderingen van Monshoe heeft het hof bekrachtigd.

Over de vorderingen van Puma heeft het hof onder meer het volgende overwogen:

“Merkinbreuk sub c

Het hof ziet aanleiding om eerst te beoordelen of sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en 9 lid 2 sub c UMVo (hierna ook: ‘merkinbreuk sub c’). Volgens deze bepalingen kan de merkhouder van een bekend merk het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken verbieden wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Bekendheid beeldmerken

(…)

Het hof zal, alle omstandigheden in aanmerking genomen, waaronder het gegeven dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip, veronderstellenderwijs ervan uitgaan dat de beeldmerken de voor art. 9 lid 2 sub c UMVo respectievelijk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE minimaal vereiste bekendheid genieten. De overgelegde stukken bieden evenwel onvoldoende houvast om bij de beoordeling van de merkinbreuk sub c uit te kunnen gaan van een grotere dan de – voor ‘sub c’ minimaal vereiste – aanmerkelijke bekendheid van de onderhavige beeldmerken.

Overeenstemming en verband tussen merk en teken - algemeen

Een verdere voorwaarde om merkinbreuk sub c aan te kunnen nemen, is het bestaan van overeenstemming tussen merk en teken. Om de mate van overeenstemming te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald en globaal te worden beoordeeld. Omdat voor inbreuken sub c geen gevaar voor verwarring is vereist, kunnen inbreuken sub c het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk/teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt. Het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid van het oudere merk. De bekendheid en onderscheidend vermogen zijn geen relevante factoren om uit te maken of de conflicterende merken overeenstemmen, maar wel om te beoordelen of het betrokken publiek een verband tussen de conflicterende merken legt. [Voetnoot hof: HvJEG 24 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:177 (Timi Kinder Joghurt), met verwijzingen.]

(…)

Overeenstemming en verband

Zoals hiervoor is overwogen gaat het hof voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuken uit van het algemeen publiek en wordt (…) (veronderstellenderwijs) ervan uit gegaan dat de beeldmerken een aanmerkelijke mate van bekendheid genieten (maar niet méér dan dat), ook als daarbij de familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip in aanmerking wordt genomen. De beeldmerken en het teken worden gebruikt voor identieke waar (sneakers). Naar het oordeel van het hof hebben de twee Puma beeldmerken intrinsiek een normaal onderscheidend vermogen en als gevolg van hun aanmerkelijke bekendheid een verhoogd onderscheidend vermogen. Daar staat tegenover dat de mate van overeenstemming tussen de (hierna opnieuw afgebeelde) beeldmerken en het teken gering is.

Van begripsmatige of auditieve overeenstemming is geen sprake. De beeldmerken en het teken vertonen visueel weliswaar overeenstemming waar het gaat om een langgerekte streep die naar beneden afbuigt, maar bij het teken ontbreken de elementen die (mede) bepalend zijn voor de karakteristieke vorm van de Puma-formstrip, te weten de verbreding die daarin optreedt van de (linker) bovenkant naar de voet aan de (rechter) onderkant en de uitwaaierende vorm die daarvan het gevolg is. Bij het teken lopen de boven- en onderzijden grotendeels parallel. De bovenzijde van het teken vertoont bij de afbuiging naar beneden voor het oog eenzelfde scherpe hoek als de onderzijde en roept daarmee het beeld op van een teruggetrokken haak. Bij het Beneluxmerk is alleen aan de binnenzijde sprake van een dergelijke scherpe terugtrekkende hoek, maar heeft de buitenzijde een meer flauwe hoek die juist naar buiten uitloopt, hetgeen nog meer opvalt bij het Uniemerk. Deze karakteristieke uitwaaierende vorm, waardoor de beeldmerken ook aanmerkelijk breder eindigen dan het teken, is een dominerend element van de beeldmerken. Ook de lange zijden van merk en teken verschillen in dit opzicht: bij de beeldmerken is ook daarbij al sprake van een sterker uitwaaierende vorm, terwijl de onder- en bovenzijde van het lange deel van het teken vrijwel parallel lopen. Het teken oogt hierdoor over het geheel ook veel smaller dan de beeldmerken. Een ander opvallend verschil is de scherpere hellingshoek van het bovenste lange deel van het teken, vergeleken met de geringere hellingshoek van dat deel van de beeldmerken. Tot slot beginnen de beeldmerken (rechtsboven) smaller dan het teken, wat het uitwaaierend effect van de beeldmerken versterkt. Gelet op deze verschillen bestaat, globaal beoordeeld, weliswaar enige visuele overeenkomst, maar die is (zeer) gering.

Hoewel in dit geval sprake is van (veronderstellenderwijs aangenomen) aanmerkelijk bekende beeldmerken, met een verhoogd onderscheidend vermogen, die worden gebruikt voor identieke waar als het teken, is de mate van overeenstemming niet groot genoeg voor het relevante publiek om al met al een verband tussen merk en teken te leggen. Dat de beeldmerken onderdeel zijn van een familie van merken maakt het voorgaande niet anders, omdat hun gemeenschappelijke karakteristieke vormkenmerken nu juist afwezig zijn bij het teken. Gezien het voorgaande kan verder in het midden blijven of het publiek het teken als loutere versiering of (ook) als merk opvat.

Dat het publiek geen verband zal leggen tussen de (formstrip)beeldmerken en het teken, vindt bevestiging in (met name) de door Monshoe in hoger beroep overgelegde marktonderzoeken. In die onderzoeken luidt de conclusie telkens dat het onderzochte publiek (afgerond) geen verband legt tussen het teken en de (beeld)merken van Puma. (…)

Van de zijde van Puma is geen marktonderzoek overgelegd dat haar stelling ondersteunt dat het relevante publiek wel het vereiste verband tussen de beeldmerken en het teken zal leggen. Het hof tekent bij al het voorgaande aan dat ook in deze zaak de marktonderzoeken niet meer dan een onderbouwing van het eigen standpunt zijn. Dit neemt niet weg dat de hiervoor besproken onderzoeken, aangezien daartegen geen doeltreffende argumenten zijn ingebracht, een bevestiging vormen voor het hiervoor reeds gegeven oordeel, dat de mate van overeenstemming te gering is voor het publiek om het voor inbreuk sub c vereiste verband te leggen.

De slotsom is dat de vorderingen van Puma niet op grond van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub c UMVo kunnen worden toegewezen. (…)

Merkinbreuk sub b

Hiervoor is geoordeeld dat de mate van overeenstemming van de beeldmerken en het teken voor het publiek te gering is om het voor merkinbreuk sub c vereiste verband te leggen. Dit oordeel impliceert dat evenmin sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub b BVIE respectievelijk 9 lid 2 sub b UMVo. Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken.”

3. Beoordeling van het middel in het principale beroep

Het middel bestrijdt niet het oordeel van het hof in rov. 6.21-6.24 dat de mate van overeenstemming tussen de merken en het teken te gering is voor het publiek om het voor inbreuk op de c-grond vereiste verband te leggen. Het richt wel klachten tegen het oordeel in rov. 6.25 dat ook geen sprake is van een inbreuk op de b-grond.

Onderdeel 1.2 van het middel acht het oordeel van het hof dat de vaststelling dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen de merken en het teken impliceert dat ook geen sprake is van verwarringsgevaar, rechtens onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd. Het hof had, na zijn vaststelling dat enige mate van overeenstemming bestaat tussen de merken en het teken, bij zijn beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar ook andere relevante factoren moeten betrekken, waaronder (i) de mate van overeenstemming van de merken en het teken, (ii) de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, (iii) de mate van bekendheid van de merken, (iv) het onderscheidend vermogen van de merken, (v) de perceptie van het relevante publiek en (vi) de wijze waarop de merkhouder de merken in de praktijk gebruikt, en alle andere mogelijk relevante omstandigheden, zoals de gebruikte verkoopkanalen, de prijsstelling en de wijze waarop de van merk en/of teken voorziene waren gemarket worden, aldus het onderdeel.

Het onderdeel neemt op zichzelf terecht tot uitgangspunt dat, zodra tussen het beweerdelijk inbreukmakende teken en het ingeroepen merk een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming wordt vastgesteld, moet worden beoordeeld of verwarringsgevaar bestaat. Ook bij een geringe mate van overeenstemming kan toch verwarringsgevaar bestaan wegens de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het ingeroepen merk. Het hof heeft dat echter niet miskend. Zijn oordeel komt erop neer dat, waar het relevante publiek bij waarneming van het teken op de schoenen van Monshoe niet aan de merken van Puma denkt (het voor een inbreuk op de c-grond vereiste verband), dat publiek niet zal kunnen menen dat de schoenen van Monshoe afkomstig zijn van Puma of een economisch met Puma verbonden onderneming (het voor een inbreuk op de b-grond vereiste verband). In dat oordeel ligt besloten dat andere relevante factoren dan de mate van overeenstemming – die het hof in de rov. 6.15-6.16 en 6.19-6.23 betrokken heeft bij de beoordeling of het relevante publiek een verband zal leggen tussen het teken en de merken – in dit geval niet tot een andere conclusie kunnen leiden. Dat oordeel is in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze houdt immers in dat voor het kunnen vaststellen van gevaar voor verwarring (de b-grond) een sterkere mate van overeenstemming tussen merk en teken is vereist dan nodig is voor een inbreuk op de c-grond. Wat betreft de c-grond volstaat dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ook als beide niet met elkaar worden verward. Wat betreft de b-grond is een dergelijk verband niet voldoende; daarenboven dient te worden vastgesteld dat het door het publiek gelegde verband leidt tot verwarringsgevaar.

Het oordeel van het hof behoefde evenmin nadere motivering om begrijpelijk te zijn.

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

4. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

De klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

5. Proceskosten

Partijen zijn op de voet van punt 4 van de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad 2017 overeengekomen dat zij hun kosten zowel in het principale als in het incidentele beroep over en weer begroten op het maximale tarief in de categorie ‘normaal’, te vermeerderen met de maximale tarieven voor re- en dupliek en voor een Borgersbrief. De Hoge Raad zal dienovereenkomstig beslissen.

6. Beslissing

De Hoge Raad: