3. Bespreking van het principaal cassatieberoep
Het principaal cassatiemiddel van Puma bestaat uit één onderdeel met drie subonderdelen. Daarin wordt in de kern aan de orde gesteld welke toets moet worden gehanteerd bij de beoordeling van verwarringsgevaar vereist voor inbreuk sub-b en of deze naar haar aard anders is dan bij de sub c-toets op grond waarvan bekende merken bescherming genieten. Met de klachten wordt opgekomen tegen de oordelen van het hof in rov. 6.19 t/m 6.25.
De bepalingen uit het BVIE en de UMVo waarop Puma zich met betrekking tot haar inbreukvorderingen baseert, stemmen inhoudelijk overeen. Voor de uitleg van deze inhoudelijk gelijke b- en c-gronden is de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) leidend; het betreft geharmoniseerd merkenrecht en daarmee overeenstemmend Uniemerkenrecht op deze punten.
Subonderdeel 1.1 klaagt dat, voor zover rov. 6.25 zo moet worden gelezen dat de vaststelling dat geen sprake is van inbreuk op grond van de sub c-toets impliceert dat ook geen sprake kan zijn van een inbreuk op grond van de sub b-toets (dat staat volgens de klacht in rov. 6.25 en als dit anders zou moeten worden gelezen, dan is sprake van een motiveringsgebrek), het hof heeft miskend dat beide inbreukgronden onderworpen zijn aan een wezenlijk verschillende juridische toetsing en dus ook afzonderlijk moeten worden beoordeeld. De overeenstemming tussen merk en teken moet op grond van de sub b-toets zodanig zijn dat verwarringsgevaar wordt vastgesteld, terwijl die overeenstemming op grond van de sub c-toets zodanig moet zijn dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk. Dit brengt volgens de klacht mee dat de vaststelling dat geen sprake is van inbreuk sub c, niet per definitie betekent dat óók geen sprake kan zijn van een inbreuk sub b. Dat klemt temeer omdat zelfs bij een geringe mate van overeenkomst tussen merk en teken (zoals vastgesteld in rov. 6.19 en 6.20) moet worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar, hetgeen het hof in rov. 6.25 heeft nagelaten.
Subonderdeel 1.2 vervolgt dat het voorgaande (ook) meebrengt dat bij de beoordeling van de gestelde sub b-inbreuk de gewone juridische toets voor verwarringsgevaar moet worden aangelegd. Na de vaststelling dat sprake is van enige overeenkomst tussen merk en teken (fase 1), moet aan de hand van alle relevante factoren worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar, waaronder (i) de mate van overeenstemming van het merk en teken, (ii) de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, (iii) de mate van bekendheid van het merk, (iv) het onderscheidend vermogen van het merk, (v) de perceptie van het relevante publiek en (vi) de wijze waarop de merkhouder het merk in de praktijk gebruikt, en alle andere mogelijk relevante omstandigheden, zoals de gebruikte verkoopkanalen, de prijsstelling en de wijze waarop de van merk en/of teken voorziene waren gemarket worden. De vaststelling van het hof dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen merk en teken, hetgeen volgens het hof impliceert dat ook geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, zonder deze factoren mee te wegen, waarover door Puma het nodige is gesteld, is dus rechtens onjuist, althans ontoereikend gemotiveerd.
Op zich kan worden toegegeven dat sinds het Equivalenza-arrest van het HvJEU duidelijk is dat het onderzoek naar de b-grond plaatsvindt in twee fasen. In de eerste fase wordt beoordeeld of sprake is van enige overeenstemming. Alleen als daarvan sprake is, komt de rechter toe aan fase twee waarin wordt beoordeeld of met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval sprake is van verwarringsgevaar. Oppervlakkige lezing van rov. 6.25 zou het idee kunnen doen postvatten dat het hof dit hier onvoldoende op het netvlies heeft gehad, maar dat lijkt mij geen juiste analyse.
Kern is hier dat zowel bij de b- als bij de c-grond eerst moet worden nagegaan of sprake is van overeenstemming tussen merken en tekens en dat daarvoor in beide gevallen dezelfde maatstaf geldt. Het is dus niet zo dat het hof heeft geoordeeld dat omdat er geen sprake is van inbreuk sub c, er ook geen sprake kan zijn van inbreuk sub b, zoals de klachten suggereren. Het strandt bij het hof al op de overeenstemmingsdrempel. Bij de c-grond is verwarringsgevaar geen vereiste, maar is voldoende dat het publiek een verband legt; dat wil zeggen een samenhang ziet tussen merk en teken, oftewel dat het teken bij het publiek het merk in gedachten roept. Voor inbreuk sub b geldt het vereiste van verwarringsgevaar wél. Daarmee kent de c-grond in feite een minder vergaande overeenstemmingsdrempel; ‘lager’ dan bij de b-grond:
“The requirements for similarity of signs are therefore lower than in the context of protection against confusion.”
Anders gezegd: voor de b-grond moet sprake zijn van een hogere mate van overeenstemming (om vervolgens tot verwarringsgevaar te kunnen oordelen) dan bij de c-grond al voldoende kan zijn (voor het leggen van een verband door het publiek).
Brengt dat nu mee dat als wordt geoordeeld dat de mate van overeenstemming onvoldoende is voor de c-grond (zoals het hof hier oordeelt in rov. 6.21 en 6.25), er ook geen sprake kan zijn van een geslaagd beroep op de b-grond, omdat daar een hogere overeenstemmingsdrempel geldt? Dat is de kennelijke gedachtegang van het hof in rov. 6.25 (gelezen in verband met rov. 6.21 en 6.17) en die kan naar ik meen worden onderschreven: als de lagere overeenstemmingsdrempel voor een geslaagd beroep op de c-grond al niet wordt gehaald, dan lijkt dat a fortiori te moeten gelden voor de b-grond, die immers een hogere overeenstemmingsdrempel kent.
Intussen is dit wel een short-cut die de tweefasentoets uit Equivalenza althans naar de letter niet volgt. Daarin wordt immers in de eerste fase beoordeeld of sprake is van ‘enige overeenstemming’ en vervolgens in fase twee of met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval sprake is van verwarringsgevaar, aan welke fase twee al bij een geringe mate van overeenstemming wordt toegekomen (punt 60 van het Equivalenza-arrest).
Hier slaan de subonderdelen 1.1 en 1.2 ook op aan, omdat het hof immers lijkt te overwegen in rov. 6.19 en 6.20 dat er wel sprake is van enige visuele overeenstemming, die het hof vervolgens als ‘(zeer) gering’ kwalificeert – en onvoldoende voor een geslaagd beroep op de c-grond.
Je zou daar een kwalificatie-boom over kunnen opzetten: komt dit in weerwil van het gehanteerde taalgebruik materieel eigenlijk wel neer op geringe mate van overeenstemming bedoeld in het Equivalenza-arrest? Dat is de vraag, nu het hof uitvoerig motiveert in rov. 6.20 dat er in wezen materieel helemaal geen sprake is van overeenstemming vanwege de aangegeven zes verschillen: (i) wel een streep die naar beneden afbuigt in Monshoe’s teken, maar zonder de karakteristieke elementen die bepalend zijn voor de formstrip in Puma’s merken, namelijk verbreding van de (linker) bovenkant naar de voet aan de (rechter) onderkant en de uitwaaierende vorm die daarvan het gevolg is, waardoor (ii) de merken aanmerkelijk breder eindigen dan het teken, hetgeen een dominerend element van de merken is, (iii) de grotendeels parallelle boven- en onderzijden van het teken met aan de onderkant een vorm van een teruggetrokken haak, hetgeen heel anders is in de Puma-merken, zodat (iv) het teken ook veel smaller oogt dan de merken, (v) een opvallend scherpere bovenste hellingshoek van het teken t.o.v. die van de merken en (vi) het smallere begin rechtsboven van de merken, wat het uitwaaierend effect versterkt. Dat is ook zo te lezen, dat het hof oordeelt dat er in wezen materieel van visuele overeenstemming niet kan worden gesproken. Maar als je al moet constateren dat het hof oordeelt dat er sprake is van enige (zij het (zeer) geringe) overeenstemming in fase 1, dan is duidelijk dat het hof niet met zoveel woorden een fase 2 Equivalenza-toets uitvoert bij de beoordeling van de b-grondslag.
Kan deze short-cut door de beugel? Ik zou dat willen bepleiten; de logica dicteert dat eigenlijk al, vanwege de hogere overeenstemmingsdrempel die bij de b-grond wordt gehanteerd ten opzichte van de c-grond. Dat element betrekt het hof in rov. 6.17 ook uitdrukkelijk in zijn overwegingen:
“Omdat voor inbreuken sub c geen gevaar voor verwarring is vereist, kunnen inbreuken sub c het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk/teken, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt.” (Onderstreping A-G)
Het hof komt vervolgens in rov. 6.21 tot het oordeel dat de (lagere) sub c-overeenstemmingsdrempel al niet wordt gehaald hier, en in rov. 6.25 dat dàt oordeel impliceert dat evenmin tot een voldragen b-grond kan worden gekomen. De achterliggende gedachte is daarbij dan kennelijk: omdat voor de b-grond een hogere overeenstemmingsdrempel geldt, dient fase 2 aflopen bij die stand van zaken geen zinnig doel gegeven het al niet halen van de lagere c-drempel voor overeenstemming. Een kwestie van rechterlijke pragmatiek. Dat lijkt mij niet onjuist en ook niet ontoereikend gemotiveerd, als rov. 6.25 niet in isolement, maar in context van de voorafgaande beoordeling wordt bezien. Het verdient mogelijk geen schoonheidsprijs, deze verkorte afdoening, maar hierop casseren lijkt weinig productief, omdat het oordeel over de c-grond immers overeind blijft in cassatie. Na eventuele verwijzing kan dan het nalopen van Equivalenza-fase 2 naar ik meen niet resulteren in toereikende overeenstemming voor verwarringsgevaar en dus inbreuk op de b-grond, nu daar een hogere mate van overeenstemming voor nodig is dan voor de c-grond en die c-grond is en blijft in deze zaak afgewezen wegens daarvoor ontoereikende overeenstemming. Dat maakt dat belang bij deze klachten ontbreekt.
In deze lijn zijn de klachten van de subonderdelen 1.1 en 1.2 tevergeefs voorgesteld.
Subonderdeel 1.3 klaagt vervolgens nog dat het hof met de laatste zin uit rov. 6.25 “Ook het ontbreken van verwarringsgevaar vindt steun in de door Monshoe overgelegde marktonderzoeken” heeft miskend dat de b-toets (en in het bijzonder de beoordeling van het verwarringsgevaar) een zuiver juridisch oordeel vergt, althans dat deze geen feitelijke vaststelling behelst. Het hof heeft het resultaat van het marktonderzoek laten meewegen bij de beantwoording van de vraag of het relevante publiek een verband legt tussen merk en teken in het kader van de c-toets, en dat onderzoek kan daar ook relevant zijn omdat dit aspect van de c-toets een (goeddeels) feitelijke is. Dit geldt echter niet voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van de b-toets, hetgeen ook onderstreept dat de beoordeling van de b-toets niet kan steunen op een vaststelling van niet-inbreuk op grond van de c-toets.
Deze klacht kan evenmin tot cassatie leiden.
In de eerste plaats bij gebrek aan belang, omdat subonderdelen 1.1 en 1.2 zoals hiervoor besproken niet slagen, zodat het oordeel in de tweede volzin van rov. 6.25 overeind blijft en de afwijzing zelfstandig draagt. De laatste volzin heeft het karakter van een overweging ten overvloede – het oordeel uit de tweede volzin is zelfstandig dragend voor afwijzing van de b-grondslag – zodat subonderdeel 1.3 geen doel treft.
De juridische draai die de klacht aan deze feitelijke passage over de marktonderzoeken geeft, lijkt mij verder uit te gaan van een onjuiste lezing. De b-grond wordt al afgewezen wegens gebrek aan voldoende overeenstemming tussen merken en teken, waarna het hof (ten overvloede) feitelijk constateert dat de marktonderzoeken, die in rov. 6.23 volgens het hof ‘een bevestiging vormen voor het hiervoor reeds gegeven oordeel, dat de mate van overeenstemming te gering is voor het publiek om het voor inbreuk sub c vereiste verband te leggen’, ook geen steun bieden voor het optreden van verwarringsgevaar. Dat staat naar ik meen niet in de sleutel van een onjuiste juridische toets van verwarringsgevaar, zoals de klacht ingang wil doen vinden, maar opnieuw in die van de mate van vereiste overeenstemming, want daar concentreert rov. 6.25 zich op. Daarmee wordt dus gezegd: ook de voor verwarringsgevaar vereiste mate van overeenstemming tussen merken en teken vindt geen steun in de marktonderzoeken en dat snijdt hout; daarvoor geldt immers een hogere overeenstemmingsdrempel dan voor het leggen van een verband uit de c-grond.
Op dit een en ander ketst subonderdeel 1.3 af. Dat lot deelt ook de louter voortbouwende veegklacht, gelet op de voorafgaande bespreking, zodat het principale cassatieberoep in mijn ogen faalt.
4. Bespreking van het incidenteel cassatieberoep
Het onvoorwaardelijk ingestelde incidenteel cassatiemiddel van Monshoe bestaat uit vier onderdelen over de verhouding tussen principaal en incidenteel appel en over normaal gebruik en stelt drie thema’s aan de orde: (i) is het oordeel over normaal gebruik op onjuiste wijze tot stand gekomen vanwege het buiten beschouwing laten van passages uit de mva inc, (ii) de maatstaf voor normaal gebruik en (iii) de beoordeling van gemeenschappelijke kenmerken uit een ‘familie van merken’.
Onderdeel 1: verhouding incidenteel en principaal beroep
Onderdeel 1 komt met vijf subonderdelen op tegen rov. 6.4 en rov. 6.8. In rov 6.4 overweegt het hof dat het onderdelen uit de mva inc buiten beschouwing laat, omdat Monshoe daarin reflecteert op elementen van het debat die volgens het hof uitsluitend in het principaal hoger beroep thuishoren. Als gevolg daarvan laat het hof in rov. 6.8 de stellingen van Monshoe gericht tegen (de onderbouwing van) het verweer van Puma dat wel sprake is van normaal gebruik van de merken (aan de hand van producties) buiten beschouwing, en gaat het volgens de klacht voorbij aan de gemotiveerde betwisting door Monshoe dat de beeldmerken intensief en op vrij ruime schaal in de Benelux en diverse Unielanden zouden zijn gebruikt voor (sport)schoenen. Deze in de mva inc vervatte betwisting is volgens Monshoe ten onrechte buiten beschouwing gelaten.
Subonderdeel 1.1 formuleert de rechtsklacht dat het oordeel in rov. 6.8 blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting over de beginselen van een goede procesorde, meer in het bijzonder hoor en wederhoor (art. 19 Rv). De rechter moet een op zichzelf ter zake dienend en tijdig gevoerde betwisting in zijn beoordeling betrekken wanneer die betwisting redelijkerwijs kenbaar is voor de wederpartij en de rechter. Er is geen algemene regel dat een procespartij gehouden is om pas bij pleidooi te reageren op producties en stellingen bij mva/mve inc. Het incidenteel beroep neemt weliswaar processueel in beginsel een zelfstandige positie in ten opzichte van het principaal beroep, maar of een rechter stellingen buiten beschouwing mag laten hangt af van alle omstandigheden van het geval, waaronder de omvang en toegankelijkheid ervan, de positie van de wederpartij, de aard van het geschil en de noodzaak van concentratie van het processuele debat. Heeft het hof dit niet miskend, dan is sprake van ontoereikende motivering, omdat het hof een afweging van deze omstandigheden niet kenbaar in zijn beoordeling heeft betrokken.
Deze klacht lijkt mij te moeten falen. Het incidenteel appel neemt ten opzichte van het principaal appel namelijk in beginsel een zelfstandige positie in. Zo moet de devolutieve werking in principaal en incidenteel appel afzonderlijk worden beoordeeld en bij mva inc kan niet (ook) worden gereageerd op de mva in het principaal appel. De mva inc biedt geïntimeerde in dat beroep niet de gelegenheid om te reageren op in het principale beroep gevoerde nieuwe verweren. De eerste gelegenheid daartoe is bij de mondelinge behandeling/het pleidooi (of akte in reactie op producties). Een ander stelsel zou een appellant in principaal appel bij een ingesteld incidenteel appel een extra gelegenheid bieden om op stellingen van de wederpartij te reageren. De betreffende regel uit het ED/Siza-arrest heeft een algemene strekking, nu deze vervat is in een obiter dictum met de uitdrukkelijke kanttekening dat een betreffende cassatieklacht hierover in die zaak ontbrak (in rov. 3.3.3). Het uitgangspunt van de zelfstandige posities van principaal en incidenteel beroep ligt ook ten grondslag aan de ontvankelijkheidsrechtspraak.
Het hof heeft dus de juiste route gevolgd: de betwisting van het verweer in het principaal appel tegen de vervallenverklaring wegens non-usus hoort niet thuis in het incidenteel appel, maar had bij gelegenheid van pleidooi gemoeten, een gelegenheid die Monshoe ook had (maar volgens het hof onvoldoende handen en voeten heeft gegeven daar), zodat de klacht ook faalt voor zover wordt betoogd dat sprake is van strijd met de goede procesorde dan wel schending van hoor en wederhoor. Het hof is kennelijk van oordeel dat Monshoe die gelegenheid bij pleidooi onvoldoende heeft benut (rov. 6.8). Dit is een feitelijk oordeel dat in cassatie niet bestreden kan worden. Ook had Monshoe voorafgaand aan de mondelinge behandeling nog bij akte kunnen reageren op de producties van Puma. Monshoe klaagt verder nog dat het hof acht zou hebben moeten slaan op de omstandigheden van het geval (omvang stellingen, toegankelijkheid, etc.), maar maakt niet duidelijk welke bijzondere omstandigheden dit dan zouden moeten zijn, terwijl voor deze klacht ook geen bronnen of vindplaatsen worden gegeven (in gelijke zin s.t. Puma 36).
Een vraag is mogelijk of de goede procesorde hier meebrengt dat ten tijde van de mondelinge behandeling al door het hof had moeten worden gewaarschuwd dat de betreffende passages uit de mva inc terzijde zouden worden gelegd op processuele gronden na het daartegen gemaakte bezwaar zijdens Puma. De zelfstandige posities van principaal en incidenteel beroep gelden immers ‘in beginsel’. Het subonderdeel lijkt daar op te hinten, maar ik meen dat partijen, bijgestaan door hun raadslieden, geacht moeten worden dit soort fundamentele procedurele regels zelf te bewaken en daar naar te handelen in hun optreden in rechte. Dat geldt zeker in een situatie als deze, waarin Puma bezwaar heeft gemaakt tegen de betreffende passages uit de mva inc (welk bezwaar het hof dus heeft gehonoreerd) en waarover op 18 januari 2024 een uitvoerige e-mailwisseling heeft plaatsgevonden (maakt deel uit van procesdossier; s.t. Puma 40 refereert er ook aan); zo’n ‘gewaarschuwde’ partij dient dan de gelegenheid te baat te nemen om dit ten pleidooie recht te zetten, maar dat is volgens het hof hier onvoldoende gesubstantieerd gebeurd – en dat is een feitelijk procedureel oordeel, dat goed te volgen is; het zittingsp-v rept er ook niet over.
Subonderdeel 1.2 richt een motiveringsklacht tegen het oordeel in rov. 6.4 en 6.8 dat de hier besproken stellingen van Monshoe uitsluitend in het principaal appel thuis horen, nu het incidenteel en principaal beroep op het hier besproken punt onmiskenbaar met elkaar verweven zouden zijn. Volgens de klacht hebben de stellingen van Monshoe mede betrekking op grief 1 van het incidenteel appel van Puma. Volgens Monshoe heeft Puma in het “Algemeen Deel” van haar mva/mve inc de kenmerken van de formstripmerken beschreven en in dat verband gesteld dat die merken (normaal) zijn gebruikt. Omdat die stellingen mede betrekking hebben op grief 1 in het incidenteel appel van Puma (over de door Puma gehanteerde, volgens Monshoe onjuiste definitie en kenmerken van de formstripmerken), is het oordeel van het hof in rov. 6.4 en 6.8 onbegrijpelijk.
Deze klacht zie ik evenmin doel treffen. Of een stelling ziet op het principaal of incidenteel beroep is een kwestie van uitleg, waarbij niet doorslaggevend is onder welk kopje de stelling staat, maar hoe die stelling redelijkerwijs moet worden opgevat.
Puma’s incidentele grief 1 is gericht tegen een door de rechtbank in rov. 4.17 gekenschetst aspect van de formstripmerken dat volgens Puma onjuist is:
“Grief 1: Kenmerken Formstrip-merken
180. Puma wenst een grief in te dienen tegen de omschrijving van de Kenmerken door de rechtbank in rechtsoverweging 4.17. Uit het bovenstaande blijkt dat de rechtbank ten onrechte kenmerken aan de Formstrip-merken heeft toegekend, die niet uit de registraties blijken, namelijk dat de Formstrip-merken van de achterkant van de schoen naar een bepaald punt naar voren lopen. Dit is onjuist, omdat de Formstrip-merken zuivere beeldmerken betreffen, en geen positiemerken. Voor de juiste weergave van de Kenmerken verwijst Puma naar het Algemeen deel, definities.”
Rov. 4.17 uit het rechtbankvonnis (beoordeling merkinbreuk) luidt zo:
“4.17. Puma stelt dat de dominerende en onderscheidende kenmerken van de op haar sportschoenen geplaatste Formstripmerken zijn:
- een enkele, niet onderbroken of doorkruiste streep met aan één uiteinde een ronde kromming;
- dat de streep van links beneden naar rechtsboven loopt;
- dat het verticale gedeelte van de streep veel korter is dan het horizontale gedeelte;
- dat de streep van af de achterkant van de schoen loopt naar de voorvoet en stopt rond de wreef.”
Incidentele Grief 1 ziet op geen enkele wijze op non-usus en Monshoe’s vervallenverklaringsvordering op die grond uit het principaal appel, maar op de kenmerken van de formstripmerken in het kader van Puma’s incidentele merkinbreukvordering. De klacht is weliswaar dat Puma in dat kader heeft stilgestaan bij ‘normaal gebruik’, maar dat is niet waar het hier om draait. Monshoe verwijst naar nr. 14 van Puma’s memorie uit “Algemeen Deel”, dat ik hier samen met een deel van nr. 15 citeer:
“Formstrip-merken - verkregen vergroot onderscheidend vermogen/reputatie, zelfs bekende merken
14. Uit het gebruiksbewijs dat in eerste aanleg werd overgelegd, samen met het bewijs zoals hierbij in appel overgelegd als Producties 47 en 48, is duidelijk dat Puma de Formstrip-merken normaal heeft gebruikt. Puma heeft de merken 1. naar buiten toe, 2. frequent en 3. met regelmaat gebruikt gedurende de gehele Relevante Periode, en zelfs daarbuiten, via een veelheid aan verschillende kanalen (zoals de website van Puma, de social media kanalen van Puma, talloze wederverkopers), en (gericht op) veel verschillende territoria.
15. Dit gebruik is zo groot en omvangrijk, dat hiermee niet alleen sprake is van normaal gebruik van de Formstrip-merken, maar overduidelijk ook van merken met een vergroot onderscheidend vermogen en zelfs met een sterke reputatie. Dat dit zo is, blijkt ook uit het feit dat meerdere rechters en instanties in diverse (Europese) landen vaker hebben geoordeeld dat de Formstrip-merken bekend zijn en een groot onderscheidend vermogen hebben (…).”
Hetgeen Puma hier stelt kan geredelijk niet worden opgevat als een inleiding op of uitwerking van grief 1 in het incidenteel appel, die immers heel specifiek ziet op de kenmerken die de rechtbank aan de formstripmerken heeft toegekend en met normaal gebruik als merk niets van doen heeft.
De klacht verwijst ook naar nr. 83 van Puma’s memorie, waarin verweer wordt gevoerd tegen grieven 8 t/m 12 in het principaal appel over ‘normaal gebruik’. Ook deze passage kan met geen mogelijkheid worden uitgelegd als inleiding op of uitwerking van grief 1 in incidenteel appel (voetnoten zijn weggelaten uit het citaat):
“83. Dit betekent ook dat het gebruiksbewijs zoals ingediend als geheel en in verband met elkaar beoordeeld moet worden; het komt uiteindelijk immers neer op het beantwoorden van de overkoepelende vraag (waarbij dus niet elke pagina “geïsoleerd” moet worden) of een serieuze poging is gedaan om een afzetmarkt voor de betrokken waren te creëren of in stand te houden, hetgeen een afweging van alle relevante factoren vereist en niet een afweging in absolute zin. Hoewel Puma meent dat het gebruiksbewijs zoals ingediend in eerste aanleg al[…] voldoet om het normale gebruik van de Formstrip-merken aan te tonen, legt zij hierbij additioneel gebruiksbewijs over in de vorm van Productie 47 en 48, met daarbij Productie 49 een toelichting over wat het bewijs laat zien en in welk verband dat relevant is.”
Ook hier is heel duidelijk dat Puma prods. 47 en 48 overlegt in het kader van het principaal appel (vervallenverklaring beeldmerken en in dat kader: normaal gebruik), en niet in het kader van het incidenteel appel (merkinbreukverbod).
Het hof heeft dus terecht tot uitgangspunt genomen dat de stellingen rondom ‘normaal gebruik’ geen betrekking hadden op (grief 1 in) het incidenteel appel, maar op het principaal appel. Dit brengt mee dat subonderdeel 1.2 faalt.
Subonderdeel 1.3 vervolgt met de rechtsklacht dat met het buiten beschouwing laten van Monshoe’s betwisting van Puma’s producties ter onderbouwing van normaal gebruik is gehandeld in strijd met het appelprocesrecht, in het bijzonder art. 347-349 Rv, de devolutieve werking van het appel of de tweeconclusieregel. Althans is sprake van een motiveringsgebrek, omdat die betwisting een uitwerking was van eerder aangevoerde stellingen (cva Monshoe 16 en 51, akte uitlating prods. Monshoe 3-12, plta EA Monshoe 3-26, 37-41 en 63 en mvg Monshoe grieven 5, 6, 8 t/m 12 nrs. 49-73, 91-131, 149-152, 155, 158 en 191), zodat zonder nadere motivering niet inzichtelijk is waarom het hof die nadere betwisting van Monshoe buiten beschouwing laat.
Dit is niet meer dan een herhaling van zetten van de vorige subonderdelen en ketst af op het daar besprokene. Waar het zeer kort samengevat op neerkomt is dat wat in het principaal appel thuishoort, geen plaats kan vinden in het incidenteel appel, zodat de betreffende passages op de aangegeven gronden terecht en begrijpelijkerwijs na bezwaar daartegen door Puma door het hof buiten beschouwing zijn gelaten. Van strijd met de devolutieve werking van het appel is al helemaal geen sprake. Ook subonderdeel 1.3 is daarmee tevergeefs voorgesteld.
Subonderdeel 1.4 klaagt verder dat het oordeel dat Monshoe het door Puma nader onderbouwde normaal gebruik niet voldoende zou hebben betwist, onbegrijpelijk is in het licht van het partijdebat en eerdere betwistingen van Monshoe op dit punt.
Voor zover de klacht ter onderbouwing hiervan verwijst naar vindplaatsen en producties in feitelijke instanties, lijkt de klacht te berusten op een onjuiste lezing van rov. 6.8. In rov. 6.8 overweegt het hof namelijk alleen dat Monshoe het door Puma onderbouwde normaal gebruik middels de daar genoemde producties “op de mondelinge behandeling” niet meer (voldoende) gemotiveerd heeft betwist (in gelijke zin s.t. Puma 48). Het oordeel dat Monshoe een en ander op de mondelinge behandeling niet meer (voldoende) aan de orde heeft gesteld, is niet onbegrijpelijk, zo is hiervoor al besproken. Subonderdeel 1.4 faalt.
Subonderdeel 1.5 klaagt dat de oordelen in rov. 6.4 en 6.8 onbegrijpelijk zijn omdat het hof niet duidelijk maakt welke onderdelen van de mva inc precies buiten beschouwing worden gelaten – en voor zover dat wel duidelijk is, waarom die onderdelen alleen betrekking hebben op het principaal appel en niet op het incidenteel appel, althans op grond van de goede procesorde buiten beschouwing moeten worden gelaten.
Dit is in wezen een herhaling van zetten uit de subonderdelen 1.1-1.4. Het hof overweegt in rov. 6.4 dat Monshoe in haar mva inc ten onrechte ook is ingegaan op onderdelen van het debat die in het principaal appel thuis horen. Nu dat incidentele appel alleen zag op (i) de kenmerken van de formstripmerken en (ii) het afwijzen van schadevergoeding, is duidelijk dat in rov. 6.4 wordt gedoeld op alle overige onderwerpen die Monshoe bij mva inc te berde brengt (in gelijke zin s.t. Puma 50). Dit geldt temeer gelet op de eerder gememoreerde e-mailwisseling hierover (idem s.t. Puma 51). Het niet buiten toepassing laten in het incidenteel appel van materie die in het principaal appel thuishoort, komt in strijd met ons procedurele stelsel, zo is al besproken, dus de reden van het buiten beschouwing laten is ook duidelijk. De klachten falen.
Onderdeel 2: normaal gebruik
Onderdeel 2 komt met vijf subonderdelen op tegen de beoordeling van normaal gebruik als merk in rov. 6.6 t/m 6.10. Ook hiervoor geldt dat de bepalingen uit het BVIE en de UMVo waar Monshoe een beroep op doet, voor zover in deze cassatieprocedure van belang, inhoudelijk overeenstemmen en dat de rechtspraak van HvJEU leidend is voor de uitleg van beide bepalingen. Kortheidshalve noem ik hierna (meestal) alleen de BVIE-bepalingen en niet ook de UMVo-equivalenten.
Normaal gebruik
Art. 2.27 lid 2 BVIE bepaalt dat een merk vervallen kan worden verklaard als in een ononderbroken periode van vijf jaar geen sprake is van ‘normaal gebruik’ van dat merk. Normaal gebruik behelst gebruik van het als merk ingeschreven teken ter onderscheiding van waren of diensten en wel door voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening gehouden worden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat sprake is van een reële commerciële exploitatie. De rechter heeft bij de beoordeling daarvan een grote mate van vrijheid. Art. 23bis lid 5 sub a BVIE bepaalt dat onder ‘normaal gebruik’ ook wordt verstaan “het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven”. Eenzelfde uitgangspunt staat in considerans 25 van de UMVo: “Om redenen van billijkheid en rechtszekerheid moet het gebruik van een Uniemerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, voldoende zijn om de verleende rechten te vrijwaren, ongeacht of het merk zoals het wordt gebruikt, ook in die vorm is ingeschreven.”
De merkenrechtspraak van het HvJEU biedt inzicht in de ratio van de bepaling over normaal gebruik van een merk in afwijkende vorm, te weten dat door geen strikte overeenstemming te eisen tussen de in de handel gebruikte en de ingeschreven vorm van het merk, de merkhouder de mogelijkheid heeft om bij het commerciële gebruik van het merk variaties aan te brengen, waardoor beter kan worden ingespeeld op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Door de merkhouder enige leeway te bieden bij het normaal gebruik van zijn ingeschreven merk, wordt – in de woorden van Gielen – voorkomen dat de merkhouder “in het strakke keurslijf van zijn inschrijving wordt ingesnoerd”.
De rechtspraak over ‘normaal gebruik’ van een merk (in afwijkende vorm) is sterk casuïstisch. Kern van de toets is of het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk al dan niet is gewijzigd door het gebruik van het merk in afwijkende vorm. Bij de beoordeling van ‘normaal gebruik’ moet dan ook éérst worden vastgesteld wat de onderscheidende elementen van het merk zijn zoals dat is ingeschreven; het gebruik in afwijkende vorm moet vervolgens worden beschouwd in het licht van die onderscheidende elementen, zodat kan worden bezien of het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk is gewijzigd door het gebruik van het afwijkende merk. Zo het Gerecht:
“73. In order to establish that the distinctive character of the registered trade mark has been altered it is necessary to perform an examination of the distinctive and dominant character of the elements which have been added, based on the intrinsic qualities of each of these elements as well as the relative position of the various elements in the configuration of the trade mark (see judgment of 13 September 2016, Representation of a polygon, T146/15, EU:T:2016:469, paragraph 28 and the case-law cited).” (Onderstreping A-G)
Net als het HvJEU:
“30. Ainsi qu’il ressort de ce point 65, l’un de ces reproches portait sur l’appréciation des éléments distinctifs de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 1123092. À cet égard, il convient d’observer qu’une telle analyse doit manifestement précéder celle de l’usage sérieux de la marque en cause, dès lors que l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 prévoit qu’est considéré comme un usage sérieux l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, la forme de l’usage de la marque en cause doit être appréciée au regard du caractère distinctif de celle-ci, afin de vérifier si ce caractère distinctif est altéré.” (Onderstreping A-G)
Ook de (internationale) merkenrechtelijke literatuur leert dat beoordeling van ‘normaal gebruik’ in afwijkende vorm vergt dat eerst wordt stilgestaan bij het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk, waarna vervolgens kan worden bezien in hoeverre het gebruik in afwijkende vorm het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wijzigt:
“The assessment of the distinctive elements of the trade mark must precede the examination of genuine use of the trade mark in question since, under Article 15(1), second paragraph, lit. a CTMR, genuine use means use of the EU trade mark in a form differing in elements which do not alter its distinctive character. The form of use of the trade mark in question must be examined in the light of its distinctive character in order to determine whether that distinctive character is affected.”
Zie verder:
“The assessment of whether there is detriment to the distinctive character or alteration of the distinctive character requires an examination of the distinctive character and dominance of the added elements, which must be based on the qualities of each of these elements in the overall design of the mark. In doing so, the form of use of the mark in question must be assessed in the light of its distinctive character, taking into account in particular the high or low degree of distinctiveness of the mark in question.” (citaat zonder voetnoten, A-G)
Bespreking van de klachten
Onderdeel 2 begint met twee rechtsklachten over de hofbeoordeling van normaal gebruik in rov. 6.6 t/m 6.10. Subonderdeel 2.1 klaagt ten eerste dat de oordelen in rov. 6.6 t/m 6.10 blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting over art. 2.27 lid 2 jo. 2.23bis BVIE en art. 18 lid 1 jo. 58 lid 1 sub a UMVo, omdat het hof zijn oordeel ten onrechte mede heeft gebaseerd op het gebruik van vergelijkbare Puma-merken, en niet uitsluitend op basis van de ingeschreven beeldmerken. Volgens subonderdeel 2.2 geven de oordelen verder blijk van een onjuiste rechtsopvatting over art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE en art. 18 lid 1 sub a UMVo, omdat het hof heeft nagelaten om voldoende kenbaar te onderzoeken op welke punten de beeldmerken afwijken van die andere Puma-merken en of de afwijkende vorm het onderscheidend vermogen van de ingeschreven beeldmerken wijzigt. Dat is onjuist, althans ontoereikend gemotiveerd, zo besluit subonderdeel 2.2.
De klacht in subonderdeel 2.1 dat is miskend dat bij de beoordeling van normaal gebruik uitgangspunt moet zijn dat moet worden onderzocht of het merk zoals ingeschreven daadwerkelijk en zonder wijzigingen op de markt aanwezig was, miskent dat ‘normaal gebruik’ ook kan zien op gebruik van het merk in een afwijkende vorm, ongeacht of het merk in die gebruikte vorm is ingeschreven, zoals hiervoor uiteengezet (in gelijke zin s.t. Puma 53-54).
Bij de rest van de klachten bestaat geen belang, omdat deze gericht zijn tegen een overweging ten overvloede. Het hof formuleert in rov. 6.7 eerst de juiste maatstaven voor toetsing van normaal gebruik (waar terecht geen klacht tegen is gericht) en oordeelt vervolgens in het eerste deel van rov. 6.8 dat en waarom sprake is van normaal gebruik van de beeldmerken in de periode 2015 tot en met 2018. Naar het feitelijk oordeel van het hof laten de besproken producties zien dat de beeldmerken “tamelijk intensief en op vrij ruime schaal in de Benelux en diverse landen van de Unie zijn gebruikt voor (sport-)schoenen uit klasse 25.” De resterende klachten uit subonderdelen 2.1 en 2.2 richten zich tegen het obiter dictum dat vervolgens in rov. 6.8 begint met: “Dit geldt temeer indien hierbij wordt betrokken het gebruik van de vergelijkbare Puma-merken die dezelfde karakteristieke uitwaaierende hoofdvorm van de formstrip kennen.” Het normaal gebruik oordeel wordt al zelfstandig gedragen door de voorafgaande beoordeling, waar de klachten zich niet tegen richten. Overigens is er in mijn ogen ook niets mis met de vergelijking met vergelijkbare Puma-merken, omdat die illustreren wat naar het alleszins goed te volgen hofoordeel het onderscheidende element uitmaakt van de beeldmerken, te weten de uitwaaierende hoofdvorm van de formstrip. De klachten zijn zodoende tevergeefs.
Subonderdeel 2.3 klaagt vervolgens dat ontoereikend is gemotiveerd op basis van welk gebruik en welke (kenmerken van de) Puma-merken het hof zijn oordeel grondt dat sprake is van normaal gebruik en omdat onvoldoende duidelijk is of en hoe in de door Puma overgelegde processtukken een beroep is gedaan op de producties waar het hof in zijn oordeel naar verwijst.
Deze klacht mist feitelijke grondslag. Het hof overweegt in rov. 6.8 dat Puma “met productie 65 en de daarin opgenomen verwijzingen naar onder meer haar producties 27, 28, 47, 48 genoegzaam [heeft] toegelicht en onderbouwd dat (tenminste) in deze periode (2015 - 2018) van normaal gebruik van deze beeldmerken sprake is geweest.” Ten aanzien van het gebruik van vergelijkbare merken overweegt het hof dat het zijn oordeel eveneens baseert op productie 65, maar dan “verwijzend naar producties 8, 9, 10 en de als producties 71 tot en met 75 overgelegde jaarverslagen over de periode 2015 tot en met 2019” (rov. 6.8). Vervolgens motiveert het hof zijn oordeel ten aanzien van beide vormen van gebruik met verwijzingen naar (in het bijzonder) prods. 67c, 68 en 71 t/m 75 (rov. 6.9).
Uit deze producties valt genoegzaam af te leiden welk gebruik het hof in zijn oordeel over ‘normaal gebruik’ heeft betrokken en over welke periode het gaat. Van onvoldoende motiveren op welk gebruik zijn oordeel over normaal gebruik door Puma is gebaseerd, is dan ook geen sprake. Het hof maakt in rov. 6.8 weliswaar geen onderscheid tussen het Benelux-beeldmerk en het Uniebeeldmerk, maar daarmee is het oordeel niet ontoereikend gemotiveerd.
Subonderdeel 2.4 klaagt in het verlengde van subonderdeel 2.3 dat het hof heeft miskend dat de eisen van een behoorlijke rechtspleging meebrengen dat een partij die een beroep wil doen op uit bepaalde producties blijkende feiten en omstandigheden, dat zodanig moet doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen ter beoordeling worden voorgelegd, en voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich moet verweren. In dat kader is het hof volgens subonderdeel 2.5 voorbijgegaan aan een aantal essentiële stellingen.
Om met dat laatste te beginnen: die stellingen zijn deels (onder g) en h)) mede vervat in de gedeelten uit de mva inc die het hof terecht buiten beschouwing heeft gelaten, zoals hiervoor besproken bij onderdeel 1, zodat de klacht wat dat betreft al niet opgaat. Voor het overige zijn Monshoe’s stellingen ten faveure van non-usus impliciet verworpen, zodat subonderdeel 2.5 geen doel treft. Dat geldt ook voor subonderdeel 2.4. Puma heeft op de volgende wijze beroep gedaan op de hier opgesomde producties die het hof aan zijn oordeel in rov. 6.6-6.10 over normaal gebruik ten grondslag heeft gelegd:
ten aanzien van het gebruik van de beeldmerken (rov. 6.8):
- prod. 65: akte overlegging aanvullende prods. (64 t/m 85) van 25 januari 2024, met als aanduiding: “Inhoudsopgave van, en omschrijving van eerder overgelegde producties door Puma inzake de omvang van het normaal gebruik van de formstripmerken en de bekendheid als gevolg van het gebruik dat van de merken is gemaakt”;
- prod. 27: cva rec/akte overlegging prods. (25-36), volgens nrs. 17-18 en 72 ter onderbouwing van ‘normaal gebruik’ van het Benelux-beeldmerk;
- prod. 28: hetzelfde stuk, volgens nrs. 17, 19 en 72 ter onderbouwing van ‘normaal gebruik’ van het Uniebeeldmerk;
- prod. 47: mva/mve inc, toegelicht in nr. 83 als gebruiksbewijs en onder verwijzing naar prod. 49, een toelichting over wat het bewijs laat zien en in welk verband dit relevant is;
- prod. 48: idem;
ten aanzien van het gebruik van vergelijkbare merken (rov. 6.8):
- prod. 65: zie hiervoor;
- prod. 8: inl dagv onder de kop “Informatie over Puma”.;
- prod. 9: idem;
- prod. 10: idem;
- prods. 71 t/m 75: akte overlegging aanvullende prods. (64 t/m 85) van 25 januari 2024, met als aanduiding: “Aantal pagina’s uit jaarverslag [met telkens een jaartal], waaruit de omvang van het gebruik blijkt, bijvoorbeeld de schoenen die in Europa zijn verkocht, en waaruit marketinguitgaven blijken.”;
ten aanzien van de beeldmerken en vergelijkbare merken (rov. 6.9):
- prod. 67c: akte overlegging aanvullende prods. (64 t/m 85) van 25 januari 2024, met als aanduiding: “(…). C. Extra voorbeelden van bewijs van normaal gebruik van de formstrip merken in de relevante periode en in het relevante territoir voor andere producten dan schoenen zoals genoemd in klassen 18, 25 en 28, waaronder voorbeelden van producten zoals, apparel, sokken, voetbalshirts, tassen en (headgear) petten en hoeden die in samenwerkingen met Ader Error in 2018 en 2019 wereldwijd, dus ook in Europa zijn verkocht”;
- prod. 68: idem, met als aanduiding: “Aanvullende voorbeelden van gebruik van de formstripmerken ná de relevante periode, inclusief voor andere producten dan schoenen zoals genoemd in klassen 18, 25 en 28”;
- prods. 71 t/m 75: zie hiervoor.
Zodoende heeft Puma ten aanzien van het gebruik van de ingeschreven beeldmerken bij alle producties die het hof aan zijn oordeel over normaal gebruik ten grondslag heeft gelegd duidelijk heeft gemaakt ter onderbouwing van welke stellingen de betreffende stukken zijn overgelegd. Daarmee was voor Monshoe voldoende duidelijk waartegen zij zich diende te verweren. Subonderdeel 2.4 mist daarmee voor zover relevant feitelijke grondslag; voor zover gericht tegen het hiervoor besproken obiter dictum uit rov. 6.8, mist die klacht belang.
Onderdeel 3a: familie van verwante beeldmerken
Onderdeel 3a stelt met vijf subonderdelen aan de orde wat de aan te leggen toets is bij de beoordeling of sprake is van een familie van merken en hoe moet worden vastgesteld wat de gemeenschappelijke kenmerken van die familie zijn, daarmee opkomend tegen rov. 6.8 en 6.16.
De klachten verbinden twee elementen met elkaar, die evenwel moeten worden onderscheiden, namelijk het eerder besproken obiter dictum uit rov. 6.8 over normaal gebruik als merk in het kader van de vordering tot vervallenverklaring van Monshoe enerzijds en of sprake is van een bekend merk in rov. 6.16 in het kader van de beoordeling van de door Puma gestelde sub c-inbreuk anderzijds. Door dit niet te onderscheiden, maar deze aspecten juridisch te willen verbinden, vertrekt onderdeel 3a van een onjuist uitgangspunt. De klacht uit subonderdeel 3.1 is immers dat het oordeel in rov. 6.16 ‘dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de Formstrip’ ‘onjuist [is], voor zover dat blijkens rov. 6.8 mede ten grondslag ligt aan ’s hofs oordeel over het gebruik van de (vergelijkbare) beeldmerken die dezelfde karakteristieke uitwaaierende hoofdvorm van de formstrip kennen’. Dat mist feitelijke grondslag, omdat nergens uit blijkt dat het hof deze koppeling maakt.
Daarbij komt dat Monshoe geen belang heeft bij deze klachten, nu hiermee in wezen alleen rov. 6.16 over inbreuk op de c-grond wordt aangevallen, maar het hof sub c-inbreuk afwijst.
Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU kan de aanwezigheid van een ‘familie van merken’ (ook wel een ‘serie van merken’ genoemd) relevant zijn bij de beoordeling van verwarringsgevaar, de eerder besproken b-grond. Daarbij geldt dat, indien een merkhouder in de merken die hij voert steeds een gemeenschappelijk element hanteert, het risico kan bestaan dat de consument in verwarring raakt wanneer een derde dit gemeenschappelijke element in zijn merk gebruikt. Een familie of serie van merken is niet relevant voor de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken.
Een nadere verwerpingsgrond voor alle klachten van onderdeel 3a is dat de daarin aangevallen oordelen niet zien op verwarringsgevaar uit de b-grond in welk verband de aanwezigheid van een merkenfamilie een rol kan spelen; het hof komt daar blijkens rov. 6.25 niet aan toe, omdat het inbreuk op de b-grond al afwijst bij gebreke van overeenstemming tussen merken en tekens. Dat is uitvoerig aan de orde geweest bij de bespreking van het principaal cassatieberoep.
De klachten van onderdeel 3a ketsen volgens mij dan ook al integraal af op (i) gebrek aan feitelijke grondslag, (ii) gebrek aan belang en (iii) omdat de al dan niet aanwezigheid van een merkenfamilie een chapiter is uit de b-grond en niet voor de c-grond of voor normaal gebruik als merk. Daar zou ik het bij kunnen laten. Hetgeen nu volgt is in zoverre ten overvloede.
Volgens subonderdeel 3.2 bevat de merkenrechtspraak van het HvJEU diverse vereisten voor het kunnen aannemen van een familie van merken en heeft het hof nagelaten deze vereisten kenbaar in zijn beoordeling te betrekken. Uit de HvJEU-rechtspraak en uit de Richtlijnen van het EUIPO betreffende Gemeenschapsmerken volgt dat voor het bestaan van een familie (i) een voldoende aantal oudere merken met een gemeenschappelijk element vereist is, en (ii) dat deze daadwerkelijk op de relevante markt aanwezig zijn/worden gebruikt.
Inhoudelijk faalt dit al, omdat hier wordt verwezen naar rechtspraak en richtlijnen die betrekking hebben op de beoordeling van sub b-inbreuk, waarvan in rov. 6.16 geen sprake is; dat handelt over de c-grond, waar de familiemerkenrechtspraak geen rol speelt.
Dat het hof bij de toets of sprake is van een voor de c-grond vereist bekend merk het familiemerk-karakter wel heeft meegewogen als één van de omstandigheden blijkens de bijzin “waaronder het gegeven dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip”, is intussen niet onjuist en begrijpelijk in het licht van het partijdebat. Puma heeft de aanwezigheid van een merkenfamilie (mede) aangevoerd ter adstructie dat sprake is van (een bekend merk als vereist voor) sub c-inbreuk. Voor de beoordeling of sprake is van een bekend merk geldt dat de rechter alle relevante omstandigheden van het geval moet meewegen en het hof heeft deze omstandigheid kennelijk relevant geacht; op dit punt kennelijk het rechtbankoordeel bekrachtigend. Het element is niet zodanig dragend, dat dit in cassatie zou moeten sneuvelen: het hof neemt het mee in zijn veronderstellenderwijs aangenomen eerste stap dat sprake is van minimaal vereiste bekendheid, om vervolgens inbreuk op de c-grond af te wijzen wegens ontoereikende overeenstemming tussen merk en teken voor het publiek om een verband te kunnen leggen. Monshoe ontbeert ook bij deze klacht ten enenmale belang.
Volgens subonderdeel 3.3 is het oordeel in rov. 6.8 en 6.16 onjuist, omdat het hof heeft miskend dat de gemeenschappelijke deler van de familie onderscheidend vermogen moet hebben, althans is dit oordeel onbegrijpelijk, omdat zonder nadere toelichting niet valt in te zien hoe een (uitwaaierende) basisvorm onderscheidend vermogen heeft.
Voor zover met deze klacht wordt opgekomen tegen rov. 6.8, berust ook deze klacht op de al besproken onjuiste lezing van het arrest. Ook verder is deze klacht tevergeefs. Kennelijk en niet onbegrijpelijk ziet het hof “dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip” als de gemeenschappelijke deler met onderscheidend vermogen. Dat behoefde geen nadere motivering.
Subonderdeel 3.4 stelt vervolgens aan de orde dat Monshoe het bestaan van een merkenfamilie gemotiveerd heeft betwist en bezwaar heeft gemaakt tegen de onduidelijke en wisselende stellingname van Puma over welke (karakteristieke kenmerken van) merken tot de merkenfamilie zouden behoren. Geklaagd wordt dat het hof heeft miskend dat de eisen van een behoorlijke rechtspleging meebrengen dat een partij die een beroep wil doen op bepaalde feiten en omstandigheden, dit op een zodanige wijze moet doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen hem ter beoordeling worden voorgelegd, en dat voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich moet verweren.
Voor zover met deze klacht wordt opgekomen tegen rov. 6.8, berust de klacht andermaal op een onjuiste lezing van het arrest.
Ter onderbouwing van haar klacht verwijst Monshoe naar de volgende passages uit haar processtukken in hoger beroep:
Memorie van grieven:
“54. Puma heeft in eerste aanleg ook geen kenmerken van de Formstripmerken (of het 1960 Puma Merk) genoemd waaruit een (bijzonder) onderscheidend vermogen kan worden afgeleid. Puma heeft slechts enkele (inconsistente) banale en zeer algemene kenmerken genoemd die per formstrip registratie verschillen (waarover later meer). Puma noemt en de rechtbank bevestigt in r.o. 4.17 en 4.18 van het Vonnis dat de Formstripmerken bestaan uit kenmerken als "een streep die van links beneden naar rechtsboven loopt" en "dat het verticale gedeelte van de streep veel korter is dan het horizontale gedeelte". Dergelijke kenmerken bezitten geen enkel onderscheidend vermogen. Iedere lijn, boog of streep op een schoen kan hier immers onder vallen (zie het Umfeld met de door Puma gestelde kenmerken in GP30). Het kan niet zo zijn dat Puma haar "gemeenschappelijke" kenmerken zodanig algemeen en breed kan formuleren, dat zij daarmee alle strepen en lijnen op schoenen kan monopoliseren. Het publiek moet immers in staat zijn om de merken die tot de familie horen aan de hand van (bijzonder) onderscheidende kenmerken te associëren met deze familie. De in r.o. 4.17 van het Vonnis genoemde kenmerken zijn hiertoe niet in staat. Het publiek zal bij het kenmerk "een streep die van links beneden naar rechtsboven loopt" immers niet aan Puma denken.
(…)
56. Monshoe verwijst Uw hof naar diverse voorbeelden van dit inconsequente gebruik die door Monshoe als GP22 en GP31 zijn overgelegd. Het zijn dus de verschillen tussen de merken die de grootste invloed hebben op de totaalindruk hiervan. Dat geen sprake is van duidelijke gemeenschappelijke elementen met een onderscheidend vermogen blijkt ook wel uit het feit dat Puma de volgens haar kenmerkende eigenschappen gedurende de procedure in eerste aanleg voortdurend heeft gewijzigd en telkens anders heeft omschreven (zie par. 5.3 Dagvaarding, par. 12 CvA in reconventie en par. 20 spreekaantekeningen Puma).
(…)
123. Allereerst dient te worden opgemerkt dat Puma er niet in is geslaagd om aan te duiden wat het onderscheidend vermogen van haar merken is en dat dit specifieke onderscheidend vermogen niet is gewijzigd. De elementen die de Formstripmerken volgens Puma kenmerken zijn door haar gedurende de procedure in eerste aanleg voortdurend veranderd (zie par. 5.3 Dagvaarding, par. 12 CvA in reconventie en par. 20 spreekaantekeningen Puma). Daarnaast geldt dat de kenmerken die zij noemt zo algemeen en eenvoudig zijn dat vrijwel ieder teken op de zijkant van een sportschoen hieronder kan vallen (zie GP30. De door Puma genoemde kenmerken kunnen niet gelden als de onderscheidende elementen van de ingeroepen Formstripmerken. Daarbij komt dat de elementen die Puma als gemeenschappelijk aanwijst, juist niet gemeenschappelijk zijn bij de verschillende merkregistraties van een formstrip. Ook de rechtbank heeft nagelaten om aan te geven wat het gemeenschappelijke deel van de Formstripmerken zou zijn. Het oordeel van de rechtbank is onjuist dan wel onbegrijpelijk.”
Memorie van antwoord in incidenteel appel:
“13. Al aangenomen dat de twee Formstripmerken enig onderscheidend vermogen hebben (gekregen), dan bestaat dit onderscheidend vermogen niet uit de te algemene typeringen die Puma noemt in haar MvA onder par. 8 (welke kenmerken overigens ook weer anders zijn dan die Puma in eerdere processtukken noemt (zie ook par. 54 en 123 MvG).
(…)
35. Puma is in haar processtukken wisselend en onduidelijk geweest welke andere geregistreerde Puma merken de familie van merken zouden vormen. In eerste aanleg betoogde Puma dat haar merkregistratie uit 1960 met inschrijvingsnummer 237825 (het "1960 Puma Merk") de basis van de merkenfamilie vormde. Nu in haar MvA lijkt Puma haar standpunt bij te stellen en te betogen dat specifiek de 7 merken afgebeeld in par. 8 MvA (blz. 4) de familie vormen waartoe de 2 ingeroepen Formstripmerken ook behoren. Het gemeenschappelijke element in al deze (7) merken zou volgens Puma 'de 'similar basic shape' zijn. En de familiemerken zouden allemaal worden gekenmerkt door de 'Formstrip Kenmerken' zoals door Puma beschreven in par. 8 MvA (blz. 3).”
In wezen is de klacht zodoende dat Puma wisselende bewoordingen heeft gebruikt om het (volgens haar) onderscheidende kenmerk van de merkenfamilie te duiden. Dat Puma niet steeds identieke formuleringen heeft gehanteerd, impliceert niet dat Monshoe niet wist waartegen zij zich zou moeten verweren. De vraag of de beeldmerken onderdeel uitmaken van een merkenfamilie is uitgebreid aan bod gekomen in het partijdebat. Gezien de aard van dit debat, dat er mede toe strekt een bepaald beeld onder woorden te brengen, is het ook niet onbegrijpelijk dat wisselende bewoordingen worden gebruikt voor het (proberen te) omschrijven van het (volgens Puma) onderscheidende kenmerk van de merkenfamilie; dit resulteert er niet in dat voor Monshoe niet duidelijk was waartegen zij zich moest verweren, zodat de klacht faalt.
Subonderdeel 3.5 klaagt dat het oordeel in rov. 6.6-6.10 dat de beeldmerken onderdeel uitmaken van een familie van merken onvoldoende is gemotiveerd, omdat het hof aan diverse essentiële stellingen van Monshoe voorbij is gegaan.
Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat het hof het al dan niet bestaan van een merkenfamilie niet aan zijn oordeel over non-usus in rov. 6.6-6.10 ten grondslag heeft gelegd.
Onderdeel 3b: grenzen en omvang partijdebat
Subonderdeel 3.6 klaagt dat rov. 6.8 (en 6.16) strijd oplevert met art. 24 Rv, doordat het hof met zijn oordeel dat de uitwaaierende hoofdvorm van de formstrip het gemeenschappelijk kenmerk van de merkenfamilie is, buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden en/of ten onrechte de feitelijke grondslag van de stellingen van Puma heeft aangevuld. Deze stelling is niet door partijen betrokken en het staat de rechter niet vrij zijn beslissing te baseren op een basisvorm die door Puma niet aan haar vordering of verweer ten grondslag is gelegd, aldus het subonderdeel.
Voor zover gericht tegen rov. 6.8 mist de klacht doel, omdat deze is gericht tegen het meer besproken obiter dictum – gedeelte daarvan.
In rov. 6.16 noemt het hof wél dat de beeldmerken “onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip”. Blijkens rov. 3.3 wordt met ‘de formstrip’ gedoeld op de aldaar genoemde internationale merkregistratie die Puma in 1960 heeft gedaan. Vervolgens overweegt het hof in rov. 3.4 dat Puma nadien vele beeldmerken met de formstrip geregistreerd heeft, waaronder de in het geding zijnde beeldmerken. Daarmee begrijp ik de overweging van het hof in rov. 6.16 zo, dat het heeft bedoeld te verwijzen naar de in 1960 geregistreerde formstrip, en dat de toevoeging “met dezelfde uitwaaierende basisvorm” bedoeld is om een hoofdkenmerk van die formstrip te duiden.
De in 1960 geregistreerde formstrip is in het partijdebat bij herhaling aan bod gekomen. Al bij inl dgvd 5.3 geeft Puma aan dat de formstrip bestaat uit “een gebogen strip, waarvan het horizontale deel langer is en recht loopt en in een ronde boog naar beneden loopt in een korter deel”. In haar plta EA 20 benoemt Puma dat de kern van de onderscheidende elementen van de familie formstripmerken bestaat uit “de vorm van een streep”, “met daarin een afgeronde hoek die afbuigt naar beneden”, “waarbij het eerste gedeelte langer is dan het tweede gedeelte”. Ook in hoger beroep hanteert Puma deze kenmerken in soortgelijke bewoordingen. In alle gevallen geldt dat op enigerlei wijze een beschrijving wordt gegeven van de onder rov. 3.3 van het bestreden arrest weergegeven beeld van de formstrip.
Dat het hof met de overweging dat de beeldmerken “onderdeel uitmaken van een familie van verwante beeldmerken met dezelfde uitwaaierende basisvorm van de formstrip” niet letterlijk aansluit bij de door Puma gehanteerde beschrijving van de formstrip, betekent niet dat het hof daarmee buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Het hof verwijst immers – zij het in eigen bewoordingen (‘uitwaaierende vorm’) – naar de vorm van de formstrip, daarmee aansluitend bij de weergegeven stellingen van Puma en door daartoe ook nog eens afbeeldingen op te nemen in rov. 3.3 en 6.19, die zonder meer duidelijk maken waar het hier om gaat. Van ontoereikende motivering is geen sprake hier.
Subonderdeel 3.6 faalt dus: het hof heeft hier géén verboden aanvulling van de feitelijke grondslag gegeven.
Subonderdeel 3.7 voert ten slotte aan dat Monshoe heeft betwist dat de beeldmerken variaties zijn van het in rov. 3.3 genoemde merk uit 1960, en dat in het licht van het uitgebreide debat over het wel of niet bestaan van gemeenschappelijke kenmerken, het hof niet zonder nadere motivering kon oordelen dat de uitwaaierende hoofdvorm van de formstrip het gemeenschappelijke kenmerk is van de familie.
De klacht slaagt evenmin. Het hof heeft in rov. 6.8 in wezen geoordeeld dat sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen merken met als kernelement de ‘uitwaaierende hoofdvorm’, waardoor het onderscheidend vermogen ten opzichte van de inschrijving niet is gewijzigd. Daarmee zijn de nu door Monshoe in de klacht gememoreerde stellingen door het hof verworpen, hetgeen geen nadere motivering van node had. In gelijke zin s.t. Puma 75.
Het onvoorwaardelijk ingestelde incidenteel cassatieberoep treft geen doel.
5. Conclusie
Ik concludeer tot verwerping van het principaal en incidenteel cassatieberoep.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
A-G