ECLI:NL:PHR:2020:269, Parket bij de Hoge Raad, 13-03-2020, 18/02871

2. Bespreking van het cassatieberoep

Het cassatieberoep bestaat uit 5 onderdelen, op onderdeel 3 na verder uiteenvallend in subonderdelen, en een louter voortbouwende slotklacht in onderdeel 6. Onderdelen 1, 2 en 3 zijn gericht tegen de maatstaf voor en de beoordeling van de beschermingsomvang met inbegrip van het equivalentiebereik van EP 508. Onderdeel 4 ziet op de kwestie of de door Lilly in de verleningsfase aangebrachte beperking van de conclusies in de weg kan staan aan een beroep op equivalentie. Onderdeel 5 valt het hofoordeel over equivalentie van pemetrexed dizuur met tromethamine aan.

Omdat dit een kort geding is, terwijl er ook een bodemzaak loopt inmiddels, staat voorop dat in Sun/Novartis is uitgemaakt dat in cassatie in kort geding de afstemmingsregel niet geldt, zodat Uw Raad in dit kort geding zijn oordeel niet hoeft af te stemmen op de beslissing van de bodemrechter, die inmiddels in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan en welke zaak nu in appel hangt (vgl. in 1.36 hiervoor).

Inleiding beschermingsomvang

Deze zaak gaat in belangrijke mate opnieuw over de beschermingsomvang van octrooien, met inbegrip van het equivalentiebereik. Het in Nederland op grond van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) uitgekristalliseerde stelsel van wat genoemd kan worden Protocol-conforme of Protocollaire conclusie-uitleg en de daarbinnen een centrale rol spelende gezichtspuntenleer van Uw Raad (door het hof in onze zaak in cassatie onbestreden weergeven in rov. 4.2-4.8), is (betrekkelijk) recentelijk uitvoerig aan de orde geweest in mijn conclusies in de zaken Bayer/Sandoz, Resolution/AstraZeneca en Tata Steel/ArcelorMittal (waar deze zaak nog het meeste verwantschap mee vertoont en die is afgedaan met toepassing van art. 81 lid 1 RO). Aan die uiteenzettingen heb ik nu niets toe te voegen. Ik herhaal voor de zelfstandige leesbaarheid van deze conclusie in grote lijnen hetgeen ik in de laatste conclusie in 2.4-2.9 als samenvatting van dit stelsel heb gegeven.

Het stelsel komt erop neer dat vaststelling van de beschermingsomvang van Europese octrooien moet gebeuren aan de hand van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol (Protocol), een uitleg die het midden houdt tussen de te beperkte letterlijke conclusietekst-benadering (vroeger min of meer de leer in Engeland) en de te ruime pure uitvindingsgedachte-benadering (vroeger geldend recht in Duitsland en in mindere mate in Nederland). De Protocolkoers is gericht op het bieden van zowel een redelijke bescherming van de octrooihouder, als een redelijke rechtsbescherming voor derden. Belangrijk is de daarbij gehanteerde constructie dat de octrooiconclusies worden gelezen door de octrooirechtelijke maatman, de gemiddelde vakman genoemd, die bij die lezing zijn algemene vakkennis meebrengt (dus leest ‘als vakman’), in het licht van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift; ik noem dit Protocollaire uitleg. In Bayer/Sandozheeft Uw Raad in rov. 3.3.5 een overzicht gegeven van de rechtspraak van de Hoge Raad over art. 69 EOV en het Protocol en daar is vervolgens naar verwezen in de latere arresten MSD/Tevaen Resolution/AstraZeneca.

De in Bayer/Sandoz geformuleerde, als vaste rechtspraak te beschouwen, uitlegregel en de duiding daarvan door Uw Raad luidt zo:

“3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 en 2 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luiden, in Nederlandse vertaling:

“Artikel 1 – Algemene beginselen

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

Artikel 2 – Equivalenten

Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.”

In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott)).

(…)

Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).”

In overeenstemming hiermee heeft het hof in rov. 4.2-4.8 het juiste Protocollaire toetsingskader geschetst, onder verwijzing naar de onder meer arresten Medinol/Abbotten Bayer/Sandoz. Dit toetsingskader is in cassatie op zichzelf ook niet bestreden.

Bij de uitleg van een octrooi kan ook betekenis toekomen aan (het openbare deel van) het verleningsdossier. De rechter zal in het voordeel van de octrooihouder slechts gebruik mogen maken van die gegevens als hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Deze restrictie geldt niet in het geval een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg op het verleningsdossier beroept..

Octrooiuitleg is in Nederland volgens vaste rechtspraak feitelijk.

Onderdeel van de beschermingsomvang is de vraag welke equivalente uitvoeringsvarianten ook onder het betreffende octrooirecht vallen en ook daarover heb ik (uitvoerig en met rechtsvergelijking naar Duits, Engels, Frans en Amerikaans recht) geconcludeerd in Bayer/Sandoz.

Artikel 2 van het Protocol bepaalt daarover dat “op passende wijze rekening [moet] (…) worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.”

Ook de equivalentietoetstoepassing is feitelijk in cassatie. Uw Raad overwoog in Bayer/Sandoz daarover het volgende:

“3.3.6 Voor zover onderdeel 1.1.1 het hof verwijt de regel te hebben miskend dat de maatstaf voor het niet beschermen van equivalente maatregelen daarin gezocht moet worden dat een goede grond ervoor moet bestaan dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van die bescherming, hoewel hij die had kunnen verkrijgen, gaat het uit van een opvatting die geen steun vindt in het recht. Het hof heeft terecht onderzocht of de gemiddelde vakman uit conclusie 1 van EP 791 zou begrijpen dat de octrooihouder in de oxidatiestap een bewuste keuze heeft gemaakt voor het gebruik van rutheniumzout als katalysator. Daartoe heeft het hof in aanmerking genomen: de inhoud van het octrooi, de stand van de techniek, het met de geoctrooieerde werkwijze beoogde doel, de bijkomende voordelen van die werkwijze, de kennis van het bestaan van de betrokken stoffen, de aard van en de verhouding tussen die stoffen, alsmede de mate en wijze waarin zij tot het beoogde resultaat leiden, dit alles vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman. Het wegen van al deze omstandigheden heeft het hof tot het oordeel gebracht (samengevat in rov. 4.20) dat Bayer bewust voor rutheniumzout heeft gekozen, zodat het gebruik van tempo als katalysator geen inbreuk maakt op EP 791. Dit oordeel berust op een aan het hof voorbehouden weging van relevante factoren en is niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd.”

Een duidelijke equivalentiedoctrine lijkt ons recht niet te kennen, maar Uw Raad heeft bij herhaling een oordeel van de feitenrechter in stand gelaten waarin toepassing is gegeven (net als in onze zaak nu weer door het hof, zie rov. 4.34) aan de uit de Verenigde Staten afkomstige ‘function-way-result’-test. Bij deze test wordt nagegaan of de als equivalent verdedigde maatregel in wezen dezelfde functie vervult als de in het octrooi beschreven maatregel en of daarmee op in wezen dezelfde manier in wezen hetzelfde resultaat wordt behaald.

In aanvulling op mijn rechtsvergelijkend overzicht van de equivalentiebenaderingen in de VS, Duitsland, Engeland en Frankrijk in de conclusie voor Bayer/Sandoz herinner ik eraan dat in Engeland met de Supreme Court uitspraak in de parallelle zaak aan de onze (maar dan in de bodemzaak), Actavis/Eli Lilly is gekomen tot een herformulering van de zogenoemde Protocol questions als hulpmiddel voor de afbakening van wel en niet beschermde equivalenten, in rov. 66 als volgt samengevat:

“1) does the variant achieve substantially the same result in substantially the same way as the invention, i.e. the inventive concept revealed by the patent?

2) would it be obvious to the person skilled in the art, reading the patent at the priority date, but knowing the variant achieves substantially the same result as the invention, that it does so in substantially the same way as the invention?

3) would such a reader have concluded the patentee nonetheless intended that strict compliance with the literal meaning of the claims was an essential requirement of the invention?”

Van een inbreuk is sprake als het antwoord op de eerste twee vragen bevestigend luidt en op de laatste ontkennend.

Ten slotte geldt in kort geding een lagere motiveringsdrempel.

Onderdeel 1: ‘Bewuste keuze om kenbare technische reden’ onjuiste maatstaf

Onderdeel 1 richt zich in de kern tegen de (maatstaf voor) de beoordeling door het hof of in de ogen van de gemiddelde vakman in EP 508 sprake is van een bewuste keuze voor het dinatriumzout als “carier” van het werkzame pemetrexed anion, hoewel het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte niet tot deze “carier” beperkt lijkt te zijn. Dat gezichtspunt van de uitvindingsgedachte achter de tweede medische indicatieclaims is in mijn parafrase van het (feitelijke) hofoordeel de nieuwe therapeutische toepassing in de vorm van een combinatietherapie van de werkzame stof pemetrexed met vitamine B12 (en optioneel foliumzuur) voor de behandeling van bepaalde kankers die de zonder die combinatie toegepaste toxiciteit van het antifolaat vermindert, terwijl dat geen negatieve invloed heeft op de werkzaamheid van de therapie. Er is volgens het hof in de ogen van de gemiddelde vakman geen sprake van een bewuste keuze die op een technische reden is gebaseerd waardoor deze zou begrijpen dat hier bedoeld zou zijn om alleen het dinatriumzout te claimen. Het hof loopt daartoe de beschrijving af, de algemene vakkennis en het verleningsdossier. Volgens de klachten van onderdeel 1 is dat een verkeerd criterium en die maatstaf is volgens de inleiding tot de klachten (onder 1.e) consequent toegepast door het hof in rov. 4.14, 4.15-4.33 en 4.37, waarbij vanwege die onjuiste sleutel tegenargumenten van Fresenius niet zouden zijn meegewogen.

De inleiding van het eerste onderdeel onder 1.a-f is een weergave van de benadering van het hof vanaf rov. 4.10 en bevat geen klacht.

Subonderdeel 1.1 klaagt dat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting met hantering van deze maatstaf voor de beoordeling van de beschermingsomvang van EP 508. Het valt immers niet in te zien waarom de gemiddelde vakman niet ook om andere dan enkel technische redenen zou kunnen aannemen dat een bewuste keuze is gedaan voor een beperktere beschermingsomvang dan waarop indachtig de uitvindingsgedachte (mogelijk) aanspraak had bestaan.

Deze klacht gaat uit van een verkeerde lezing van het hofoordeel, zodat feitelijke grondslag ontbreekt. De klacht veronderstelt dat het hof in rov. 4.14 als zelfstandige maatstaf voor beschermingsomvang heeft gehanteerd of er een bewuste keuze is gedaan voor een beperktere beschermingsomvang dan waarop indachtig de uitvindingsgedachte (mogelijk) aanspraak zou bestaan. Dat miskent dat het hof hier een verweer van Fresenius behandelt, zo volgt uit de voorafgaande rov. 4.13. Daarin overweegt het hof (in cassatie niet bestreden) dat Fresenius bij pleidooi in appel erkent dat “de uitvindingsgedachte onder omstandigheden door de tekst van de conclusie heen [kan] breken”, maar met een beroep op Bayer/Sandoz en mijn conclusie in de Rosuvastatine-zaak (kort geding), voegt Fresenius daar in de uitleg van het hof aan toe dat dat niet zo kan zijn, als derden hadden mogen veronderstellen dat Lilly bewust voor dinatrium heeft gekozen. En dat laatste – is er in de ogen van de gemiddelde vakman bewust gekozen voor dinatrium – onderzoekt het hof vervolgens in 4.14-4.31 – en dus de stelling van Fresenius zelf dat hier geen ruimte is voor, kort gezegd, equivalente bescherming, aangezien bewust zou zijn gekozen voor het dinatruimzout door Lilly.

In rov. 4.14 legt het hof dan eerst uit wat met zo’n bewuste keuze in de zin van Bayer/Sandoz (Hoge Raad-arrest gelezen in samenhang met het in die zaak bestreden hof-arrest) in zijn ogen wordt bedoeld. Dat is: een bewuste keuze die op een technische reden is gebaseerd. Technische reden is in dat verband volgens het hof te begrijpen als: elke reden van technische aard, ook als die niet te maken heeft met de uitvindingsgedachte. Dat illustreert het hof met een schroef/spijker-vergelijking in rov. 4.14 om dat nader te verduidelijken: het hangt van de (technische) omstandigheden van het geval af. Is er op de plaats van de bevestiging sprake van een aanzienlijke gewichtsbelasting, dan zal de vakman inzien dat daar bewust voor een schroef is gekozen (kan meer gewicht hebben dan bijvoorbeeld een spijker) en dan loopt een spijker vrij. Maar als het technisch gezien niet uitmaakt of er op de betreffende plek wordt geschroefd of gespijkerd, is er geen sprake van een bewuste keuze in de door het hof bedoelde zin en zou een spijker ook onder de beschermingsomvang vallen. Het hof begrijpt dit in het slot van rov. 4.14 zo dat zo’n beperking tot in ons geval: alleen het dinatriumzout van pemetrexed alleen kan worden aangenomen als het voor de gemiddelde vakman op grond van de beschrijving of zijn algemene vakkennis kenbaar is dat technische overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de conclusieformulering met een beperktere beschermingsomvang dan op grond van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte te verwachten zou zijn.

Vervolgens werkt het hof dat uit: dat Lilly als grote innovatieve farmaceut wel zal weten wat zij claimt, verwerpt het hof als ratio voor bewuste keuze in de zin van kenbare technische reden voor de tot de dinatrium zoutvorm beperkte conclusies, net als een niet gekozen formulering als “pharmaceutically acceptable salt”, alleen al omdat de vraag is of de Examiner dat hier geaccepteerd zou hebben (rov. 4.15). De op bedoelde technische reden gebaseerde technische keuze kan volgens het hof ook niet uit de beschrijving worden afgeleid door de vakman (rov. 4.16-4.17), en daarin leest de vakman ook geen aanwijzingen dat er een zoutonderzoek is verricht dat ten grondslag ligt aan de keuze voor dinatriumzout (rov. 4.18). Ook al is waar dat sprake is van onvoorspelbaarheid welk pemetrexedzout of het dizuur voldoende stabiel en oplosbaar zou zijn, dan maakt (ook) dat nog niet dat de gemiddelde vakman er van uit is gegaan dat er wel een zoutonderzoek zal zijn verricht. De gemiddelde vakman zou wel zien dat dinatrium een geschikte zoutvorm was, maar leest volgens het hof niet in de beschrijving dat daar een technische reden in vorenbedoelde zin voor is, meer dat dit zout nu eenmaal voorhanden was en is gebruikt in het muismodel en bij de voorbereiding voor klinische pilotstudies (rov. 4.20-4.22). Volgens het hof leest de gemiddelde vakman dan ook voor dinatrium: iedere farmaceutisch aanvaardbare vorm van pemetrexed (rov. 4.23). Het dinatriumzout is alleen genoemd omdat het al bestond (Alimta), dus als illustratie volgens het hof. Zo’n bewuste beperking als door Fresenius bedoeld ziet de vakman evenmin op grond van zijn algemene vakkennis volgens het hof (rov. 4.24) of op grond van het verleningsdossier (rov. 4.25-4.31).

Geen Bayer/Sandoz-geval hier dus in de ogen van het hof.

De klacht ketst hier al op af. Het hof heeft geen onjuiste maatstaf aanvaard voor de beschermingsomvang van EP 508. Zijn oordeel past binnen de kaders van de Protocollaire-uitleg en de gezichtspuntenleer. Dat dit oordeel feitelijk ook anders had kunnen uitpakken, is een ander verhaal, maar dat kan in cassatie niet ten toets komen, tenzij sprake is van onbegrijpelijkheid.

Subonderdeel 1.2 bouwt voort op de bij de bespreking van subonderdeel 1.1 onder ogen geziene onjuiste lezing met de klacht dat bijvoorbeeld een vijftal andere dan technische redenen een bewuste keuze voor een bepaalde beperktere bescherming zouden kunnen indiceren voor de gemiddelde vakman: a) de persoon van de octrooihouder, b) diens houding tijdens de verleningsfase, c) het consequent en bij herhaling in beschrijving en conclusies hanteren van de betreffende beperking, d) het in plaats van een dergelijke beperkte formulering in andere octrooien van de octrooihouder voor soortgelijke materie voorkomen van ruimere formuleringen en e) het op andere plaatsen in de beschrijving wel gebruiken van “rekkelijke” definities.

Nog daargelaten dat deze klacht sterk lijkt te mikken op een feitelijke heroverweging van omstandigheden bij vaststelling van de beschermingsomvang van EP 508, waarvoor in cassatie geen plaats is, kan dit subonderdeel niet tot cassatie leiden, nu het uitgaat van dezelfde onjuiste lezing van het arrest als besproken bij de behandeling van subonderdeel 1.1.

Subonderdeel 1.3 vervolgt dat “in dit verband” verder is miskend dat wanneer uit het octrooi kenbaar is dat de octrooihouder bewust heeft gekozen voor een bepaalde (beperktere) beschermingsomvang, de rechtszekerheid dicteert dat een derde van die beperkte beschermingsomvang uit mag gaan, ook als de achterliggende (al dan niet technische) redenen voor die keuze niet kenbaar zijn.

Nu ook deze klacht voortborduurt op de in mijn optiek onjuiste lezing van het arrest besproken bij subonderdeel 1.1, moet ook deze klacht falen. Daar komt bij dat het rechtszekerheidsaspect voor derden niet is miskend door het hof. Daar wordt in onder meer rov. 4.37 (hiervoor weergegeven in 1.36) uitdrukkelijk rekenschap van gegeven. De feitelijke beoordeling van het hof had mogelijk anders kunnen uitpakken, maar de desbetreffende afweging in concreto is aan het hof voorbehouden als rechter die over de feiten oordeelt.

Subonderdeel 1.4 klaagt dat het hof, nog steeds: “in dit verband”, heeft miskend dat het octrooirecht wel eist dat een uitvinding nawerkbaar moet zijn, maar niet dat de octrooihouder technische rekening en verantwoording aflegt. Gebrek aan inzicht in de achterliggende (al dan niet technische) redenen voor een bepaalde keuze betekent dan ook niet dat de gemiddelde vakman zal aannemen dat de betreffende keuze niet bewust is gedaan.

Naast de omstandigheid dat deze klacht opnieuw voortbouwt op de volgens mij onjuiste lezing van het arrest besproken bij subonderdeel 1.1, lijkt deze mij ook feitelijke grondslag te ontberen, omdat het hof niet heeft miskend waar de klacht van uitgaat. Er is in het aangevallen oordeel als besproken door het hof onderzocht of het verweer van Fresenius hout snijdt dat hier geen ruimte is voor equivalentie van het kenmerk dinatriumzout, omdat de keuze daarvoor berust op een bewuste keuze van Lilly. Dat dat niet zo is, heeft het hof langs de in 2.13 uiteengezette lijnen overwogen. Daarbij is niet miskend wat dit subonderdeel postuleert. De klacht faalt.

Volgens subonderdeel 1.5 is “en/althans” miskend dat de in de procesinleiding in 1.e genoemde argumenten (in onderling verband te wegen) van Fresenius ten faveure van haar positie dat sprake is van een bewuste keuze voor het dinatriumzout door Lilly ten onrechte door het hof verworpen op de grond dat zij niet wijzen op een kenbare technische reden voor een bewuste keuze voor pemetrexed dinatrium.

In wezen is dit een herhaling van zetten van subonderdeel 1.2 en het lijkt mij inhoudelijk ook geen rechtsklacht. De klacht strandt al op de daar aangegeven gronden. Het koerst aan op een feitelijke herwaardering, althans herafweging van factoren, waarvoor in cassatie geen plaats is. De in de procesinleiding onder 1.e genoemde factoren zijn kenbaar meegewogen, alleen niet in de door Fresenius gewenste zin: in rov. 4.15 (1.e.i: Lilly weet als farmaceutische grootmacht wat ze doet en 1.e.ii: niet breed geclaimd als “therapeutically acceptable salt form of pemetrexed”), rov. 4.16 e.v. (1.e.iii: in conclusies èn beschrijving staat de dinatrium zoutvorm), rov. 4.17 (1.e.iv: in Lilly’s stofoctrooi staat dat verschillende zoutvormen mogelijk zijn en in het bijzonder dinatriumzouten voordelig zijn) en rov. 4.25-4.31 (1.e.v: volgt uit verleningsfase). De klacht mist dus verder feitelijke grondslag. De betreffende overwegingen zijn feitelijk (en goed te volgen). Van de in de klacht bedoelde miskenning lijkt mij geen sprake.

Subonderdeel 1.6 bouwt voort op subonderdeel 1.5 met de klacht dat “het voorgaande” te meer klemt nu het hof met Fresenius heeft geoordeeld dat de (zout)vorm waarin het antifolaat pemetrexed wordt toegediend van invloed kan zijn op bijvoorbeeld de stabiliteit en oplosbaarheid en daarmee op de therapeutische werkzaamheid van het farmaceutisch preparaat, zodat de gemiddelde vakman in deze zaak chemische kennis moet worden toegedicht over de formulering van geneesmiddelen en daarom bestaat uit een team waarvan zowel een oncoloog als een chemicus / formuleringsdeskundige deel uitmaakt. Een dergelijke gemiddelde vakman, die de relevantie van zouten reeds kent, ziet in de in subonderdeel 1.5 weergegeven argumenten van Fresenius volgens de klacht temeer aanleiding voor de veronderstelling dat Lilly bewust voor pemetrexed dinatrium heeft gekozen, zonder dat hij daarvoor een kenbaar technische reden in de beschrijving nodig heeft. De klacht vervolgt dat het oordeel van het hof verder/althans onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd, nu het hof wel heeft vastgesteld dat de gemiddelde vakman (ook) een chemicus is maar in zijn arrest niet heeft gemotiveerd waarom (ook) deze chemicus, die de relevantie van zouten reeds kent, aan de specifieke zoutvorm voorbij zou gaan of een kenbaar technische reden voor de keuze voor pemetrexed dinatrium nodig zou hebben.

Dit komt neer op een herhaling van zetten en faalt ook. Het hof heeft feitelijk en niet onbegrijpelijk anders geoordeeld. Mede in aanmerking genomen dat dit een kort geding betreft, is daartoe meer dan voldoende gemotiveerd.

Subonderdeel 1.7 is voorwaardelijk voorgesteld: voor zover het oordeel van het hof zo zou moeten worden verstaan dat het hof de in subonderdeel 1.5 weergegeven argumenten van Fresenius niet heeft verworpen op de grond dat zij niet wijzen op een kenbare technische reden voor een bewuste keuze voor pemetrexed dinatrium, maar heeft geoordeeld dat deze argumenten, gezien de (bredere) uitvindingsgedachte, de gemiddelde vakman geen aanleiding zouden hebben gegeven de beschermingsomvang te verstaan als “beperkt tot pemetrexed dinatrium”, (a) is dat oordeel ontoereikend gemotiveerd nu het hof dit niet kenbaar tot uitdrukking heeft gebracht in zijn arrest en (b) getuigt dat oordeel van een onjuiste rechtsopvatting omdat het hof dan heeft miskend dat het al deze argumenten van Fresenius in totaliteit en hun onderlinge samenhang heeft moeten onderzoeken, zoals Fresenius ook heeft aangevoerd in de procedure.

Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat uit de voorgaande bespreking volgt dat de veronderstelling waar deze klacht van uitgaan niet opgaat.

Onderdeel 2: benadering hof rechtens onjuist

Onderdeel 2 met als enig onderdeel 2.1 valt uiteen in deelklachten i-viii en betoogt dat het oordeel in rov. 4.10 e.v. erop neerkomt dat de beschermingsomvang van EP 508 zich uitstrekt tot hetgeen waarop indachtig de (bredere) uitvindingsgedachte aanspraak zou hebben bestaan, behoudens een “bewuste keuze om kenbare technische redenen” voor een beperktere beschermingsomvang.

Deze klacht mist feitelijke grondslag. We hebben al gezien dat het hof in rov. 4.2-4.8 de juiste maatstaven voor het bepalen van de beschermingsomvang van Europese octrooien naar Nederlands recht voorop heeft gezet (Protocollaire uitleg en gezichtspuntenleer) en dat is als zodanig (terecht) niet aangevallen in cassatie. De daarop volgende bepaling van de beschermingsomvang van EP 508 in concreto is verweven met waarderingen van feitelijke aard die in cassatie maar beperkt toetsbaar zijn en in dit kort geding geen uitvoerige motivering behoeven, terwijl die overigens wel is verschaft door het hof. Dat het hof in rov. 4.10 e.v. zou zijn uitgegaan van de uitvindingsgedachte behoudens een bewuste keuze om een kenbare technische reden om voor een beperktere beschermingsomvang te kiezen, volgt niet uit de behandeling door het hof, die binnen de gestelde kaders blijft voor de bepaling van de beschermingsomvang van Europese octrooien in Nederland. Dat rov. 4.13 e.v. voor een belangrijk deel zien op de vraag of Lilly al dan niet bewust heeft gekozen voor een beschermingsomvang beperkt tot pemetrexed dinatrium, vloeit voort uit het terzake gevoerde verweer van Fresenius, zo hebben we gezien bij de bespreking van onderdeel 1. Dat wil echter niet zeggen dat het hof de maatstaf voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi heeft miskend. Hier wreekt zich dezelfde verkeerde lezing als we bij de bespreking van onderdeel 1 zijn tegengekomen.

De uitwerking in acht deelklachten maakt dit niet anders.

Subonderdeel 2.1.i klaagt dat het hof ten onrechte de uitvindingsgedachte als uitgangspunt heeft genomen in plaats van als gezichtspunt.

Subonderdeel 2.1.ii voert aan dat het hof de inmiddels verlaten leer van het wezen van de uitvinding en de daaraan accessoire afstandsleer heeft toegepast.

Subonderdeel 2.1.iii klaagt dat het hof de Protocollaire uitleg heeft geschonden. Art. 69 EOV bepaalt immers dat de beschermingsomvang van het Europees octrooi of van de Europese octrooiaanvrage wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies dienen. Daarmee verdraagt zich niet een algemene uitlegregel volgens welke een (beweerdelijk) niet-essentieel kenmerk in een octrooiconclusie in beginsel ook alle varianten daarvan omvat, behoudens een bewuste keuze (om kenbare technische redenen) voor dat niet-essentiële kenmerk. Bij dupliek wordt daartoe verwezen naar rov. 14. Bedoeld zal zijn rov. 4.14.

Volgens subonderdeel 2.1.iv heeft het hof miskend dat art. 69 EOV niet zo mag worden uitgelegd dat de conclusies alleen als richtlijn dienen voor de beschermingsomvang en is de beschermingsomvang opgerekt tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de gemiddelde vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen (die onjuiste benadering zou volgen uit rov. 4.23 en 4.37).

De klacht in subonderdeel 2.1.v is dat is miskend dat de beschermingsomvang van Europese octrooien zich niet in beginsel of bij wijze van uitgangspunt uitstrekt tot equivalenten, nu art. 2 van het Protocol alleen voorschrijft dat op passende wijze rekening wordt gehouden met equivalente elementen.

Volgens subonderdeel 2.1.vi heeft het hof een oordeel gegeven dat de ratio van het octrooirecht zou ondermijnen, welke ratio is dat de octrooihouder nauwkeurig omschrijft wat hij heeft bijgedragen aan de stand van de techniek in ruil voor een tijdelijk monopolie. Volgens de klacht zet het hofoordeel een onwenselijke prikkel op het laten bestaan van onduidelijkheid over de uitvinding: als een octrooihouder inzicht geeft in de technische redenen van zijn keuzes, beperkt hij de beschermingsomvang, de octrooihouder die dat inzicht niet geeft, doet dat dan vervolgens niet, aldus deze klacht.

Volgens subonderdeel 2.i.vii zou hiermee het risico van conclusie-uitleg bij de derde worden gelegd die zich op het octrooi oriënteert, waarmee wordt miskend dat onduidelijkheden ten gevolge van onzorgvuldige formulering van het octrooischrift voor risico van de octrooihouder behoren te komen.

Subonderdeel 2.1.viii acht miskend dat in gevallen waarin volgens de gemiddelde vakman duidelijk is dat een (in de conclusies van) het octrooi opgenomen beperking niet in lijn is met de uitvindingsgedachte, het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte (alleen dan) corrigerend kan werken mits voor die vakman duidelijk is dat niet bewust voor een beperkte beschermingsomvang is gekozen. Het hof heeft dit omgedraaid door te aanvaarden dat de uitvindingsgedachte (altijd) corrigerend werkt tenzij voor die vakman duidelijk is dat wel bewust voor een beperkte beschermingsomvang is gekozen.

Deze rechtsklachten, die zich voor gezamenlijke bespreking lenen, missen feitelijke grondslag. Dergelijke klachten zien we in octrooicassaties de laatste tijd vaker, maar de kans op succes is hier gering. Het miskent het in hoge mate feitelijke karakter van de daadwerkelijke bepaling van de beschermingsomvang in concreto met inbegrip van het Protocollair voorgeschreven equivalentiebereik door de Haagse octrooi(appel)rechter. Daartegen gerichte rechtsklachten zijn gedoemd te falen. Dat is hier niet anders. De Protocollaire uitleg in combinatie met de gezichtspuntenleer van Uw Raad geeft deze gespecialiseerde feitenrechter(s) nu eenmaal veel beoordelingsruimte. Ik loop de afzonderlijke klachten niettemin hierna langs.

Ad 2.1.i en 2.1.ii. De hofbenadering blijft binnen de juiste, in rov. 4.2-4.8 vooropgestelde juridische kaders volgens mij. Het hof past precies de Protocollaire toets toe in bijvoorbeeld rov. 4.12 en 4.37 en neemt in zijn beoordeling, zoals we bij de bespreking van onderdeel 1 hebben gezien, ook alle door Fresenius naar voren gebrachte gezichtspunten mee, maar komt vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman vervolgens tot een andere dan door Fresenuis bepleite afweging en uitkomst. De uitvindingsgedachte is zodoende één van de in aanmerking genomen gezichtspunten (en niet de enige en ook niet het uitgangspunt) – en inderdaad zoals in elke octrooizaak een belangrijk gezichtspunt. Het speelt als gezichtspunt voor de afbakening van de juiste beschermingsomvang van het octrooi een centrale rol, niet als uitgangspunt van de beschermingsomvang (waarom dat andersom zou zijn in het hofoordeel, maakt de klacht niet inzichtelijk) en van toepassing van de verlaten leer van het wezen en de afstandsleer is geen sprake. In subonderdeel 2.1.ii wreekt zich dezelfde verkeerde (te geïsoleerde) lezing van “bewuste keuze vanwege een kenbare technische reden” als we tegenkwamen bij de bespreking van onderdeel 1. Dat “goede grond tot afstand” uit de verlaten afstandsleer op een lijn zou zijn te stellen met bedoelde “bewuste keuze”, zoals de klacht in subonderdeel 2.1.ii ingang wil doen vinden, gaat alleen al vanwege die onjuiste lezing mank, die bewuste keuze staat in een hele andere bij onderdeel 1 besproken sleutel. Het hof is overigens niet gehouden alle door Fresenius aangevoerde gezichtspunten in aanmerking te nemen (vgl. rov. 4.2.2 en 4.2.6 van het AGA/Occlutech-arrest). Het hof beziet die gezichtspunten vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman en dat is ook de juiste benadering. Terecht voert Lilly bij s.t. 121 aan dat dit perspectief bijdraagt aan de rechtszekerheid voor derden, zodat de klacht dat de hofbenadering rechtsonzekerheid in de hand zou werken grond mist. Dat de daadwerkelijke beoordeling van de beschermingsomvang ook anders had kunnen uitpakken (overigens komt de overgrote meerderheid van de parallelle zaken in binnen- en buitenland tot overeenkomstige inbreukoordelen ten detrimente van de generieke producenten), staat daar los van, maar maakt niet dat deze klachten kunnen slagen.

Ad 2.1.iii. Deze klacht doet het voorkomen alsof het hof een algemene regel zou hebben geformuleerd dat niet-essentiële kenmerken in de octrooiconclusies in beginsel ook alle varianten daarvan omvatten. Dat zo’n regel ten grondslag zou liggen aan de hofbenadering van de beschermingsomvang van EP 508, lijkt mij onjuist, zodat de klacht feitelijke grondslag ontbeert in het bestreden arrest. De hofbenadering blijft binnen de grenzen van het juiste toetsingskader en is voor het overige feitelijk. Hier wreekt zich overigens opnieuw de bij de bespreking van onderdeel 1 bedoelde onjuiste lezing van de “bewuste keuze”.

Ad 2.i.iv. Uit rov. 4.23 en 4.37 volgt niet dat het hof de beschermingsomvang heeft opgerekt tot wat de octrooihouder heeft willen beschermen, zoals deze klacht aandraagt. Het hof gebruikt in beide rechtsoverwegingen de zinsnede “wat de octrooihouder (…) voor ogen [had/stond]” als synoniem voor de uitvindingsgedachte als gezichtspunt.

Ad 2.1.v. Ook hier wil de klacht iets lezen in het beschermingsomvangsoordeel van het hof, dat niet in het arrest is terug te vinden. Na vooropstelling van het betreffende kader in rov. 4.7-4.8 volgt in rov. 4.34 een function-way-result toets, waarbij in rov. 4.35 en 4.36 nadere equivalentieverweren van Fresenius worden besproken. De hiertegen gerichte rechtsklacht treft geen doel.

Ad 2.1.vi. Ook subonderdeel vi mist feitelijke grondslag. De hofbenadering met toepassing van de Protocollaire uitleg en de gezichtspuntenleer van Uw Raad komt erop neer dat het hof feitelijk uiteenzet hoe de gemiddelde vakman de “carrier” van het pemetrexed anion zal zien, een uitleg die is voorbehouden aan het hof: het dinatriumzout wordt alleen genoemd omdat het voorhanden was als vermarkt product, er mee is getest en “because the Examiner said so.” De uitvinding gaat om iets anders, de zoutvorm doet er vanuit het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte niet toe. Dat had mogelijk ook anders (en wellicht eveneens “cassatie-proof”) kunnen worden benaderd, maar van rechtsschending in de vorm van een oordeel dat tegen de ratio van het octrooirecht in zou gaan en een onwenselijke premie zou zetten op onnauwkeurige omschrijving van de uitvinding, is hier echt geen sprake.

Ad 2.1.vii. Ook deze klacht mist feitelijke grondslag. Het hof legt het interpretatierisico niet bij derden die op het octrooi afgaan. Het hof heeft juist uitvoerig gemotiveerd hoe de gemiddelde vakman het kenmerk dinatriumzout zal opvatten hier onder afweging van gezichtspunten die bij de beoordeling van de beschermingsomvang van het octrooi relevant (kunnen) zijn. Van onduidelijkheden is voor de vakman volgens het hof vervolgens geen sprake, zo volgt uit deze uitlegexercitie van het hof die uitmondt in rov. 4.23-4.24: de vakman leest hier het dinatriumzout als illustratie voor iedere farmaceutisch aanvaardbare vorm van pemetrexed. Dat het hof hierbij uitdrukkelijk oog heeft gehad voor de rechtszekerheid voor derden volgt met zoveel woorden uit rov. 4.2, 4.5, 4.33 en 4.37.

Ad 2.1.viii. ook de laatste deelklacht mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet als rechtsregel aanvaard dat de uitvindingsgedachte (altijd) corrigerend werkt tenzij voor de vakman duidelijk is dat bewust voor een beperkte beschermingsomvang is gekozen. Het hof constateert in rov. 4.13 dat (ook) Fresenius erkent dat “de uitvindingsgedachte onder omstandigheden door de tekst van de conclusie heen kan breken”. Die omstandigheden kleedt het hof in, waarbij een groot deel van het aangevallen arrest aandacht besteedt aan het verweer van Fresenius dat daarvan geen sprake kan zijn als derden hadden mogen veronderstellen dat Lilly bewust voor dinatrium heeft gekozen. Toegespitst op deze kwestie onderzoekt het hof dat verweer, dat na uitvoerige inhoudelijke bespreking wordt verworpen. Iets anders heeft het hof niet gedaan. De klacht veralgemeniseert de werkwijze van het hof tot een soort regel die niet is toegepast.

Onderdeel 3: ontoereikend gemotiveerd oordeel over uitvindingsgedachte

Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 4.10 waar het hof oordeelt dat de uitvindingsgedachte van EP 508 is gelegen in het gebruik van vitamine B12 (en optioneel foliumzuur) in combinatie met het antifolaat pemetrexed, waardoor de ernstige toxische bijwerkingen van de pemetrexed anionen verminderen terwijl de werkzaamheid van de pemetrexed anionen bij het remmen van tumorgroei behouden blijft en dat deze “algemene leer” van het octrooi duidelijk blijkt uit de paragrafen 5 en 6 van de beschrijving die evenzeer, maar niet alleen, zien op de toepassing van de in paragraaf 10 specifiek geduide dinatrium zoutvorm. Dit is geen toereikend gemotiveerd oordeel in het licht van Fresenius’ grief 4. Volgens de klacht heeft Fresenius gesteld dat in EP 508 op geen enkele wijze wordt onderbouwd dat het voordelige effect van de toevoeging van vitamine B12 ook geldt voor andere antifolaten en dat Lilly's octrooirechtelijke pretenties zich dan ook niet uitstrekken over die andere antifolaten. Deze stelling heeft Fresenius onderbouwd door erop te wijzen dat Lilly dergelijke octrooirechtelijke pretenties zelfs heeft opgegeven tijdens de verleningsgeschiedenis, waarna de conclusies van EP 508 (voor zover relevant) uitsluitend betrekking hebben op gebruik van pemetrexed dinatrium. Het hof heeft dit onderbouwde verweer van Fresenius ten onrechte niet kenbaar betrokken in zijn oordeel in rov. 4.10 door met stelligheid te oordelen dat de ‘algemene leer’ ook geldt voor andere antifolaten dan de in paragraaf 10 specifiek geduide dinatrium zoutvorm.

Hierbij staat voorop dat het oordeel over de uitvindingsgedachte feitelijk van aard is en in cassatie slechts beperkt kan worden getoetst, waarbij nu het een kort geding betreft ook nog eens minder hoge motiveringseisen behoeven te worden gesteld. Het oordeel doorstaat die toets ruimschoots. Het betoog van Fresenius in grief 4 dat in EP 508 op geen enkele wijze wordt onderbouwd dat het voordelige effect van de toevoeging van vitamine B12 ook geldt voor andere antifolaten en dat Lilly's octrooirechtelijke pretenties zich dan ook niet uitstrekken over die andere antifolaten, wordt immers gepasseerd door het hof met de volgende overwegingen:

- Bij het achterhalen van de uitvindingsgedachte gaat het erom vast te stellen wat het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek en is het perspectief van de gemiddelde vakman en diens kennis van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum richtinggevend (rov. 4.6 onder verwijzing naar deze maatstaf uit Medinol/Abbott);

- De onafhankelijke tweede medische indicatieconclusies ontlenen hun nieuwheid en inventiviteit niet aan de stof pemetrexed dinatrium, maar aan de nieuwe therapeutische toepassing ervan (rov. 4.10);

- De gemiddelde vakman zal bij lezing van de beschrijving onderkennen dat de uitvinding daarop ziet dat door het gebruik van vitamine B12 (en optioneel foliumzuur) in combinatie met het antifolaat pemetrexed [in zijn algemeenheid en dus niet beperkt tot het antifolaat pemetrexed dinatrium], de ernstige toxische bijwerkingen van de pemetrexed anionen verminderen, terwijl de werkzaamheid van de pemetrexed anionen bij het remmen van tumorgroei behouden blijft (rov. 4.10);

- In aanmerking genomen dat de vakman weet dat alleen het anion verantwoordelijk is voor de werkzaamheid (en toxiciteit) van pemetrexed, vindt hij bovendien bevestiging voor het inzicht dat de uitvinding veeleer betrekking heeft op de actieve vorm van pemetrexed na toediening ervan en niet op de specifieke daarin geopenbaarde dinatrium zoutvorm, in de beschrijving van het muismodel (in par. 35-39 van de beschrijving) (rov. 4.11).

Dit is gelet op het partijdebat en de aard van de zaak goed te volgen, zodat hier geen sprake is van een motiveringsgebrek.

Een impliciete afwijzing van dit betoog van Fresenius kan ook gelezen worden in rov. 4.17-4.24. waar het hof oordeelt dat de gemiddelde vakman geen aanleiding had te veronderstellen dat er een technische reden zou zijn waarom Lilly haar beschermingsomvang zou willen beperken tot pemetrexed dinatrium en rov. 4.33 waar het hof oordeelt dat de bredere uitvindingsgedachte er daarom toe leidt dat niettegenstaande de beperktere tekst van de conclusies de beschermingsomvang van EP 508 zich tevens uitstrekt tot andere vormen van pemetrexed waarbij na oplossing het werkzame anion beschikbaar komt.

De stelling van Fresenius omtrent de verleningsgeschiedenis is door het hof eveneens op begrijpelijke wijze gepasseerd. Ik licht dit nader toe bij mijn bespreking van het volgende onderdeel 4.

Dit maakt dat ook onderdeel 3 faalt.

Onderdeel 4: beperkingen tijdens verleningsfase wegens 123(2) EOV vs. equivalentie

Onderdeel 4 is gericht tegen het oordeel in rov. 4.26-4.31 dat een beperking ex art. 123 lid 2 EOV in de verleningsfase niet in de weg staat aan een beroep op equivalentie in dit geval. In 4.a-f worden deze rechtsoverwegingen geparafraseerd en die opsomming bevat geen klacht.

Subonderdeel 4.1 klaagt dat het hof hierbij is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Weliswaar heeft het hof in rov. 4.27 (eerste volzin) correct geoordeeld dat, volgens het beleid van de Examiner en Boards of Appeal, equivalenten niet kunnen gelden als “impliciet geopenbaard” voor de toepassing van art. 123 lid 2 EOV, zodat deze evenmin (na de oorspronkelijke aanvrage) aan gewijzigde conclusies kunnen worden toegevoegd. Het hof heeft evenwel in 4.26 en 4.29-4.31 miskend dat (ook) een tijdens de verleningsprocedure gedane beperking van de conclusies (en daarmee samenhangende aanpassingen van de beschrijving) wegens een op art. 123 lid 2 EOV gebaseerd bezwaar, wel degelijk in de weg kan staan aan een beroep op equivalentie bij de vaststelling van de beschermingsomvang van de conclusies van een octrooi, indien het accepteren van dat beroep op equivalentie ertoe leidt dat een onjuist midden wordt gehouden tussen de twee uitersten van art. 1 Protocol en de redelijke rechtszekerheid voor derden geweld wordt aangedaan. Daarbij kan volgens de klacht bijvoorbeeld van belang zijn:

(i) of de in de oorspronkelijke octrooiaanvrage niet geclaimde equivalenten voor de octrooihouder ten tijde van die octrooiaanvrage voorzienbaar waren,

(ii) of de beschrijving van de oorspronkelijke aanvrage al of niet anderszins aanleiding geeft voor de veronderstelling dat de octrooihouder ook bescherming van de betreffende equivalenten wenst,

(iii) of de octrooihouder tijdens de verleningsfase al of niet pogingen heeft ondernomen om zijn conclusies zo aan te passen dat deze ook, of zoveel mogelijk, de door hem gewenste equivalenten onder bescherming stellen, de kans op succes van zulke pogingen en de gelegenheid die de octrooihouder daarvoor heeft gehad.

De klacht onderbouwt dit met het argument dat van de octrooihouder immers zorgvuldigheid mag worden verlangd bij het bepalen van de grenzen van zijn monopolie. Het uitbreiden van de beschermingsomvang tot (equivalente) maatregelen die de octrooihouder had kunnen claimen, maar desondanks niet heeft geclaimd, is in beginsel in strijd met de rechtszekerheid voor derden. Het andersluidende oordeel van het hof in rov. 4.26 vindt in zijn algemeenheid dan ook geen steun in het recht.

Vaste jurisprudentie is dat in Nederland bij de uitleg van een octrooi ook gebruik mag worden gemaakt van het verleningsdossier. De rechter zal in het voordeel van de octrooihouder slechts gebruik mogen maken van die gegevens als hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Deze restrictie geldt niet in het geval een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg op het verleningsdossier beroept.

Op zichzelf is het betoog van Fresenius niet onjuist dat een beperking van de conclusies in de verleningsprocedure vanwege een op art. 123 lid 2 EOV gebaseerd bezwaar in de weg kan staan aan een beroep op equivalentie, als het accepteren van dat beroep ertoe leidt dat een onjuist midden wordt gehouden tussen de twee uitersten van art. 1 Protocol. De klacht doelt klaarblijkelijk op wat is gaan heten de angorakat: het verschijnsel dat de octrooiaanvrager zich tijdens de verleningsprocedure klein opstelt met betrekking tot de gevraagde bescherming, om vervolgens, wanneer hij door het gat van de verlening is gekropen, zijn haren uit te zetten en een ruime bescherming te pretenderen. De klacht dat het hof e.e.a. zou hebben miskend mist echter feitelijke grondslag.

In rov. 4.26 overweegt het hof dat een tijdens de verleningsprocedure op aanwijzing van de Examiner gedane beperking van de conclusies er niet aan in de weg staat dat een octrooihouder zich beroept op toepassing van art. 2 van het Protocol (equivalentie) bij de vaststelling van de beschermingsomvang. Aan Fresenius kan worden toegegeven dat het oordeel van het hof absoluut lijkt te zijn geformuleerd. Uit het vervolg van het bestreden arrest wordt volgens mij echter duidelijk dat het hof niet heeft willen oordelen dat gevallen waarin een onjuist midden wordt gehouden tussen de twee uitersten van art. 1 Protocol alsnog kan leiden tot een succesvol beroep op equivalentie, dus angorakat-achtige scenario’s.

Het hof heeft vooral onderscheid willen maken tussen enerzijds de strikte nieuwheidstoets die door het EOB in de verleningsprocedure wordt aangelegd en anderzijds de inbreuktoets en de daarbij behorende equivalentieleer die door de nationale rechters wordt toegepast. Dat tussen beide toetsen onderscheid moet worden gemaakt is juist. Toegevoegde materie en beschermingsomvang zijn duidelijk te onderscheiden kwesties.Terecht overweegt het hof dat bij de strikte toets van art. 123 lid 2 EOV door het EOB geen equivalenten in aanmerking worden genomen (rov. 4.27). Ook is juist dat door nationale rechters bij het vaststellen van de beschermingsomvang “op passende wijze rekening [moet] (…) worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element” (art. 2 Protocol). Het hof vervolgt in rov. 4.29 terecht dat de strikte toets van 123 lid 2 EOV en het in aanmerking nemen van equivalenten bij de vaststelling van de beschermingsomvang voorziet in een evenwicht. Als enerzijds bij de beoordeling ex art. 123 lid 2 EOV al equivalenten zouden worden meegenomen, dan zou dat kunnen leiden tot een ongerechtvaardigd grote beschermingsomvang (ingevolge art. 2 Protocol zouden in dat geval ook “equivalenten van die equivalenten” onder de beschermingsomvang worden gebracht, en dat gaat (inderdaad) te ver). Als anderzijds een beperking van de conclusies ex art. 123 lid 2 EOV tot gevolg zou hebben dat de octrooihouder nimmer aanspraak zou mogen maken op bescherming van equivalenten, dan zou art. 2 Protocol de facto buiten spel worden gezet. Dat zou kunnen leiden tot een te beperkte beschermingsomvang. Dit oordeel van het hof is juist.

Dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang en het al dan niet in aanmerking nemen van equivalenten in alle gevallen het midden moet worden gehouden tussen de billijke bescherming van de octrooihouder en de redelijke rechtszekerheid van derden, volgt uit de passages in rov. 4.29 (i) dat de toets van 123 lid 2 EOV en het in aanmerking nemen van equivalenten voorziet in een evenwicht en (ii) dat het buiten spel zetten van art. 2 Protocol zou kunnen leiden tot een te beperkte beschermingsomvang “waarbij niet het midden wordt gehouden tussen de billijke bescherming van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden”.

De drie door het onderdeel hypothetisch opgesomde (“bijvoorbeeld”) omstandigheden maken dit niet anders.

Om te beginnen de (eventuele) omstandigheid dat de in de oorspronkelijke octrooiaanvrage niet geclaimde equivalenten voor de octrooihouder ten tijde van die octrooiaanvrage voorzienbaar waren (vgl. ook subonderdeel 5.3 hierna). Terecht oordeelt het hof hierover in rov. 4.36 dat deze regel moet worden verworpen. Een dergelijke algemene regel staat volgens mij inderdaad op gespannen voet met art. 2 Protocol. Met het hof zie ik ook niet in dat een dergelijke algemene regel in de octrooirechtspraak van Uw Raad besloten ligt .

De tweede omstandigheid is dat de beschrijving van de oorspronkelijke aanvrage al of niet anderszins aanleiding geeft voor de veronderstelling dat de octrooihouder ook bescherming van de betreffende equivalenten wenst. Voor zover de klacht hier aandraagt dat de octrooihouder in de conclusies of de beschrijving moet aangeven dat hij ook bescherming tegen equivalenten wenst, dan vindt die regel geen steun in art. 69 EOV en art. 2 Protocol. Het Protocol vergt alleen dat due account moet worden gehouden met equivalenten. De voorwaarde die Fresenius hier wil invlechten bestaat niet in het Europese octrooirecht.

De omstandigheid of de octrooihouder tijdens de verleningsfase al of niet pogingen heeft ondernomen om zijn conclusies zo aan te passen dat deze ook, of zoveel mogelijk, de door hem gewenste equivalenten onder bescherming stellen, de kans op succes van zulke pogingen en de gelegenheid die de octrooihouder daarvoor heeft gehad, vormt ook de basis van subonderdeel 4.7 en zal ik daar behandelen.

Subonderdeel 4.2 klaagt dat de passages uit rov. 4.26 en 4.31 dat Lilly's (tweede) beperking tot pemetrexed dinatrium “op aanwijzing van” de Examiner zou zijn geschied respectievelijk dat deze volgens de Examiner noodzakelijk is, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van art. 113 lid 2 en 114 lid 1 EOV en de taak van de Examiner van het EOB. De Examiner kan weliswaar in algemene termen suggesties doen voor een aanvaardbare wijziging, maar het is niet zijn taak om van de octrooiaanvrager te verlangen dat hij zijn aanvrage op een bepaalde manier aanpast om aan een bezwaar tegemoet te komen. Verder is hier volgens de klacht sprake van een motiveringsgebrek, omdat het hof niet kenbaar is ingegaan op de stellingen van Fresenius dat de Examiner Lilly niet heeft voorgeschreven dat zij zich moest beperken tot pemetrexed dinatrium.

De klacht faalt. Er is geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft hier helemaal geen rechtsoordeel gegeven over de rol van de Examiner, maar een feitelijk oordeel over de gang van zaken in de verleningsprocedure. De opstelling van de Examiner bracht Lilly tot deze aanpassing, zo moet dat gelezen worden, niet als iets formelers. De klacht gaat uit van een te geïsoleerde en te absolute lezing buiten context. Van onbegrijpelijkheid is geen sprake. Het komt erop neer dat Lilly gelet op de strikte leer van het EOB bij art. 123(2) EOV gezien de opstelling van de Examiner genoodzaakt was deze aanpassing te doen om een octrooi te kunnen krijgen.

Subonderdeel 4.3 richt een rechtsklacht tegen de oordelen van het hof in rov. 4.27 (tweede volzin)-4.28 over de ratio van art. 123 lid 2 EOV. Daarin zou het hof miskend hebben dat art. 123 lid 2 EOV, evenals art. 69 EOV, de rechtszekerheid voor derden dient.

Ook deze klacht faalt, omdat het aangevallen rechtsoordeel juist is en nergens uit blijkt dat het hof heeft miskend dat art. 123 lid 2 EOV (ook) de rechtszekerheid dient. Integendeel, uit rov. 4.29 is af te leiden dat het hof dit juist wel onder ogen heeft gezien, waar het overweegt dat het hanteren van een strikte toets bij de beoordeling van art. 123 lid 2 EOV en het in aanmerking nemen van equivalenten bij de vaststelling van de beschermingsomvang voorziet in een evenwicht.

De rechtsklacht uit subonderdeel 4.4 is dat art. 2 van het Protocol niet nadrukkelijk voorschrijft dat equivalenten in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van de beschermingsomvang, maar alleen dat daar op passende wijze rekening mee moet worden gehouden, waarbij de rechtszekerheid een belangrijke rol speelt.

Deze klacht gaat ook niet op. Hier wordt met woorden gespeeld. De gehanteerde terminologie van het hof is een parafrase van de regel dat “due account” moeten worden gehouden met equivalenten uit de Protocoltekst en uit de beoordeling (vgl. m.n. rov. 4.3 en 4.28) blijkt dat hier geen sprake is van een verkeerde rechtsopvatting daarover.

Het woordenspel gaat verder in subonderdeel 4.5 met de klacht dat in het verlengde van de gronden genoemd in subonderdelen 4.1-4.4, het hof met zijn oordeel in rov. 4.29 dat “indien reeds vanwege de strikte 123 lid 2 EOV-toets, geen aanspraak meer zou mogen worden gemaakt op bescherming van equivalenten, dan zou dat in strijd komen met artikel 2 van het Protocol en kunnen leiden tot een te beperkte beschermingsomvang”, verder heeft miskend dat de octrooihouder niet per definitie aanspraak heeft op bescherming van equivalenten (daarmee moet op passende wijze rekening worden gehouden), zodat het niet beschermen van equivalenten evenmin in strijd hoeft te komen met art. 2 van het Protocol en evenmin een te beperkte bescherming hoeft op te leveren.

Ook dit betoog gaat niet op. De klacht mist feitelijke grondslag en gaat uit van een te geïsoleerde lezing van de hier aangevallen passage uit rov. 4.29, waarbij het integrale oordeel waar dit deel van uitmaakt uit het oog wordt verloren. Het hof oordeelt helemaal niet dat per definitie recht bestaat op bescherming van equivalenten. Het hof onderkent juist dat bij de bepaling van de beschermingsomvang in alle gevallen het midden moet worden gehouden tussen de billijke bescherming van de octrooihouder en de redelijke rechtszekerheid van derden.

Subonderdeel 4.6 vervolgt met een rechtsklacht tegen de passage uit rov. 4.31 dat “niet van belang is” dat Lilly zich niet heeft verzet tegen de door de Examiner noodzakelijk geachte tweede beperking tot pemetrexed dinatrium. Deze omstandigheid is volgens de klacht wel “van belang” omdat zij ondersteunt dat de gemiddelde vakman aanleiding heeft te veronderstellen dat Lilly een bewuste keuze heeft gemaakt voor de door haar gekozen beschermingsomvang, beperkt tot de dinatrium zoutvorm.

De rechtsklacht is tevergeefs. Het oordeel van het hof in rov. 4.31, dat niet van belang is dat Lilly zich niet heeft verzet tegen de door de Examiner noodzakelijk geachte tweede beperking, maakt deel uit van het feitelijke oordeel van het hof of de gang van zaken in de verleningsprocedure hier al dan niet erop wijst dat Lilly bewust de beschermingsomvang heeft beperkt tot pemetrexed dinatrium. Dit is een feitelijk oordeel, waartegen geen rechtsklacht kan worden gericht.

Subonderdeel 4.7 richt een rechtsklacht tegen de oordelen in rov. 4.31 (a) dat de test van de driestappentoets “niet zozeer ziet op de beperking van een conclusie wegens gebrek aan direct en ondubbelzinnige basis in de aanvrage, maar op de weglating van een conclusie-element”, (b) dat onzeker is of een verzet door Lilly succesvol was geweest, en (c) dat het aan Lilly was voorbehouden om niet te kiezen voor die (mogelijk langdurige) weg maar voor snelle verlening van haar octrooi en zo nodig in een inbreukprocedure op equivalentie te vertrouwen. Daarmee is volgens Fresenius miskend:

(i) dat niet van belang is dat de “driestappentoets” “niet zozeer [ziet] op de beperking van een conclusie wegens gebrek aan directe en ondubbelzinnige basis voor een bredere conclusie”. De driestappentoets ziet inderdaad “op de weglating of vervanging van een conclusie-element”. Het punt is hier dat Lilly tijdens de verleningsfase deze driestappentoets had kunnen inroepen om aan te sturen op de weglating van het conclusie-element “dinatrium”: volgens de eigen stellingen van Lilly zou aan de voorwaarden voor een geslaagd beroep op deze driestappentoets zijn voldaan. Daaraan doet niet af dat de Examiner voor “pemetrexed” (sec) geen basis aanwezig achtte en de enige zoutvorm die in de oorspronkelijke aanvrage geopenbaard was, de dinatrium zoutvorm was: onder inroeping van de driestappentoets had Lilly immers kunnen aansturen op weglating van de dinatrium zoutvorm waarvoor in ieder geval basis bestond in de oorspronkelijke aanvrage.

(iv) dat het niet erom gaat of het verzet uiteindelijk succesvol is geweest; het gaat erom dat de houding van Lilly tijdens de verleningsprocedure voor de gemiddelde vakman een aanwijzing oplevert dat Lilly zich kon vinden in de (zelf gekozen: zie onderdeel 4.2) beperking tot de dinatrium zoutvorm. Uit het uitblijven van enige poging “farmaceutisch aanvaardbare zouten van pemetrexed” te claimen of aan te sturen op weglating van het conclusie-element “dinatrium”, terwijl daarvoor ruime tijd en gelegenheid bestond, kan de gemiddelde vakman gerechtvaardigd begrijpen dat Lilly bewust heeft gekozen voor haar beperking tot pemetrexed dinatrium. De rechtszekerheid verlangt in die omstandigheden dat de beschermingsomvang ook inderdaad beperkt blijft tot de dinatrium zoutvorm en dat niet achteraf equivalenten van pemetrexed dinatrium onder de beschermingsomvang van EP 508 worden gebracht.

(v) dat zijn oordeel een onwenselijke prikkel zet op het laten bestaan van onduidelijkheid omtrent uitvindingen. In de ogen van het hof hoeft de octrooihouder immers niet al tijdens de verleningsfase zijn best te doen om de beschermingsomvang na te streven die hij daadwerkelijk voor ogen heeft (maar mag hij erop vertrouwen dat hij zich in een inbreukprocedure kan beroepen op equivalentie). Daarmee vergroot de octrooihouder echter het risico dat derden die zich op het octrooi oriënteren, dwalen omtrent de bescherming die de octrooihouder voor zichzelf wenst, en, in het verlengde daarvan, vergroot de octrooihouder eveneens het risico dat zulke derden zich binnen de beschermingsomvang van het octrooi zullen begeven en de tijdens de verleningsfase vrijwillig niet geclaimde equivalente maatregelen zullen toepassen, met alle mogelijke onwenselijke consequenties van dien. Dergelijke “gevaarzetting” dient niet te worden beloond en druist ook in tegen het octrooirecht op de gronden van onderdeel 2.1 onder (vi) en (vii).

Ook deze klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Het betoog onder (i) dat Lilly tijdens de verleningsfase de driestappentoets had kunnen inroepen om aan te sturen op de weglating van het conclusie-element “dinatrium” en het betoog onder (ii) dat de houding van Lilly tijdens de verleningsprocedure voor de gemiddelde vakman een aanwijzing oplevert dat Lilly zich kon vinden in de beperking tot de dinatrium zoutvorm, zijn door het hof al gepasseerd met het (niet onbegrijpelijke) oordeel dat in dit concrete geval de gemiddelde vakman zal inzien dat de verdere beperking van de conclusies tot pemetrexed dinatrium alleen is ingegeven door de strikte art. 123 EOV toets die door het EOB wordt gehanteerd, zonder dat aan die beperking enige technische reden ten grondslag ligt (rov. 4.30). In die zin richten de klachten zich tegen niet dragende overwegingen van het arrest.

De klacht is een herhaling van zetten van subonderdeel 2.1.vi en sneuvelt op overeenkomstige gronden als aangegeven bij de bespreking van dat onderdeel.

Subonderdeel 4.8 behelst de louter voortbouwende klacht dat de klachten van onderdeel 4 ook de voortbouwende oordelen van het hof in rov- 4.26-4.31 en 4.35-4.37 aantasten. Deze klacht deelt het lot van de subonderdelen 4.1-4.7.

Onderdeel 5: hof-oordeel over equivalentie pemetrexed dizuur met thromethamine

Onderdeel 5 is in de kern gericht tegen rov. 4.35 en 4.36, waar het hof oordeelt over het betoog van Fresenius dat in beginsel geen beroep op equivalentie mogelijk is, tenzij het gaat om varianten die op de prioriteitsdatum voor de vakman nog niet voorzienbaar waren.

Ik teken daar meteen bij aan dat de klachten hierover uit subonderdelen 5.2-5.4 niet tot cassatie kunnen leiden, omdat het hof feitelijk vaststelt dat er hier geen sprake is van een voorzienbare variant (zowel in rov. 4.35, 2e volzin als in rov. 4.36, laatste volzin brengt het hof dat met nadruk naar voren): weliswaar was op de prioriteitsdatum voorzienbaar dat ook de pemetrexed zuurvorm en andere pemetrexed zouten dan het dinatriumzout geschikt zouden kunnen zijn, maar van voorspelbaarheid of een specifiek zout (zoals het pemetrexed dizuur met tromethamine) voldoende stabiel en oplosbaar was voor farmaceutisch gebruik, was toen geen sprake. Dat is niet zonder (routinematig) zoutonderzoek te voorspellen. De tegen dit dragende feitelijke oordeel gerichte motiveringsklacht uit subonderdeel 5.1 slaagt volgens mij niet, zoals we zo zullen zien. Dan kan vervolgens in het midden blijven of een beroep op equivalentie alleen mogelijk is bij varianten die op de prioriteitsdatum nog niet voorzienbaar waren voor de gemiddelde vakman. Wat het hof daarover overweegt, draagt dan het oordeel niet, omdat hier geen sprake is van een dergelijke wel voorzienbare variant. Bij klachten tegen het (afwijzende) hofoordeel hierover (subonderdelen 5.2-5.4) bestaat dan geen belang in cassatie.

Subonderdeel 5.1 is een motiveringsklacht tegen het oordeel dat pemetrexed dizuur met tromethamine geen voorzienbare variant van pemetrexed dinatrium is, omdat op de prioriteitsdatum geenszins voorspelbaar en dus niet voorzienbaar was of een specifiek zout, zoals pemetrexed dizuur met tromethamine, voldoende stabiel en oplosbaar en dus voldoende therapeutisch werkzaam zou zijn omdat daar (routinematig) onderzoek naar moest worden gedaan. Dat is onvoldoende begrijpelijk volgens de klacht in het licht van de volgende stellingen van Fresenius:

(i) Lilly heeft erkend dat op de prioriteitsdatum andere zoutvormen van pemetrexed konden worden vervaardigd;

(vi) Fresenius heeft erop gewezen dat in Lilly's EP 677 een opsomming wordt gegeven van farmaceutisch aanvaardbare zouten van pemetrexed. Tot deze opsomming behoren ook “mono-substituted amines”: de klasse waartoe tromethamine behoort;

(vii) Lilly heeft gesteld dat de hulpstof tromethamine op de prioriteitsdatum bovendien “een veel gebruikt zout is voor farmaceutische preparaten in zoutvorm”. Op de prioriteitsdatum stond tromethamine “op de tiende plek van meest gebruikte hulpstoffen”;

(viii) Lilly's deskundigen Frokjӕr en Østergaard hebben verklaard: “The skilled person would both in 2000 and 2017 expect that pemetrexed in the form of pemetrexed diacid (with tromethamine) could be exchanged while maintaining reduction of the toxicity achieved by the combination therapy with vitamin B12 and folic acid”, en “it would be obvious to the pharmaceutical formulation scientist that Lilly had envisaged that pemetrexed could be used both as the free acid and in the form of a number of well-known pharmaceutically acceptable salts, including the tromethamine salt effectively used by Fresenius Kabi”; en, in antwoord op de vraag “What salt forms would be deemed obvious replacements to pemetrexed disodium to the pharmaceutical formulation scientist in 2000”, verklaren de experts dat de pharmaceutical formulation scientist een “short list” van zouten zou maken waarop tromethamine zeker zou voorkomen: “As for the tromethamine salt, the existing use in pharmaceutical products (...) and anticipation of the formation of a soluble salt, and knowledge about the use of “tris”-buffers, warrants inclusion in the short list.”

(ix) Lilly's deskundige Smit heeft verklaard: “I am of the opinion that it was obvious for the skilled person in June 2000 who knew the teaching of the patent that instead of pemetrexed disodium, pemetrexed diacid could be used to administer the dissociated pemetrexed ion. The same would be true for pemetrexed ditromethamine, so that it does not make any difference”, en: “To the skilled person it was known in June 2000 that tromethamine salts could be used instead of sodium salts in the manufacturing of drugs, especially those to be administered parenterally. Also, tromethamine was known as a common buffer for biological systems because it is typically used in the pH range of 7-9, near physiological pH. I am thus of the opinion that for administration of pemetrexed, the skilled person would not have had a problem to come up with a tromethamine buffered solution like the contested embodiment in routine testing”.

Wat er verder zij van voorspelbaarheid: uit de stellingen van Fresenius en Lilly en haar experts volgt in ieder geval dat tromethamine als variant voorzienbaar was, aldus nog steeds het subonderdeel.

Van onvoldoende motivering is op dit punt in het kortgedingarrest helemaal geen sprake. De hoflijn is goed te volgen. Het hof is niet gehouden op alle argumenten van Fresenius in te gaan en heeft de lijst aan argumenten hier impliciet verworpen. Dat een zout potentieel geschikt kan zijn maakt niet dat in de ogen van de gemiddelde vakman te voorzien is dat het geschikt is in de hier bedoelde zin, zodat de deur voor equivalente bescherming dicht gaat. De klacht hint mogelijk op een feitelijke herwaardering waarvoor in cassatie geen plaats is. Dat de feitelijke afweging hier ook anders had kunnen uitpakken mogelijkerwijs, maakt (nog) niet dat sprake is van ontoereikende motivering, mede in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft.

Subonderdeel 5.2 is gericht tegen de passage uit rov. 4.35 dat Fresenius in de appeldagvaarding onder 18 sub b erkent dat plaats is voor equivalentie in het geval van vergissingen en vergeetachtigheden tijdens het formuleren van de conclusies en het oordeel dat daarvan hier sprake is. De motiveringsklacht is dat dit niet toereikend is gemotiveerd in het licht van de stellingen van partijen. In de eerste plaats heeft Fresenius gesteld dat equivalentie bedoeld is om de octrooihouder niet op te hangen aan vergissingen, vergeetachtigheden en dergelijke die hij tijdens het formuleren van de conclusies en mogelijk onder de tijdsdruk heeft begaan. Lilly stond evenwel onder geen enkele tijdsdruk en heeft tijdens de verleningsfase weloverwogen keuzes gemaakt. In de tweede plaats heeft Lilly zelf in de procedure nooit gesteld dat zij zich heeft vergist of vergeetachtig is geweest. Zo'n stelling zou ook bezwaarlijk te verenigen zijn met de tijd die Lilly genomen heeft voor haar correspondentie met de Examiner tijdens de verleningsfase.

Fresenius heeft bij deze klacht geen belang, omdat die is gericht tegen een passage ten overvloede. Er wordt, zo zagen we net, tevergeefs geklaagd dat geen sprake is van een voorzienbare variant en dat draagt het hofoordeel zelfstandig (vgl. de inleiding op dit onderdeel in 2.57).

Subonderdeel 5.3 richt en rechtsklacht tegen de verwerping in rov. 4.36 van het standpunt dat Lilly voor de gemiddelde vakman voorzienbare varianten had moeten claimen, bij gebreke waarvan zij geacht moet worden daarvoor geen bescherming te zoeken. Het hof overweegt dat zo'n regel zich niet zou verhouden met art. 2 van het Protocol, dat dan in hoge mate tot een dode letter zou verworden. Dit oordeel is volgens de klacht onjuist op de gronden die in onderdelen 4.1 en 4.4-4.7 zijn aangevoerd.

Ook bij deze klacht bestaat om dezelfde reden als bij de vorige klacht geen belang (vgl. ook de inleiding bij onderdeel 5 hiervoor in 2.57). Bovendien is dit een herhaling van zetten van de tevergeefs voorgedragen klachten uit subonderdelen 4.1 en 4.4 t/m 4.7, zodat het ook om die reden niet tot cassatie kan leiden.

Subonderdeel 5.4 klaagt over de passage uit rov. 4.36 dat de feitelijke achtergrond in de zaak AGA/Occlutech zo was dat een uitvoeringsvorm die volgens de octrooihouder onder het equivalentiebereik viel, wel in de beschrijving was geopenbaard maar niet was geclaimd. De klacht is dat voor zover het hof daarmee heeft bedoeld onderscheid te maken met deze zaak, het hof heeft miskend dat deze situatie zich in essentie ook in deze zaak voordoet. Lilly zélf heeft immers in haar EP 677 en EP 612 geopenbaard (“disclosed”) dat pemetrexed, behalve als zuurvorm, ook in verscheidene zoutvormen kan voorkomen. Fresenius heeft gesteld dat ook hieruit blijkt dat Lilly zich bewust was van andere zouten – en deze ook heeft geopenbaard – maar zich desondanks in het latere EP 508 beperkt heeft tot pemetrexed dinatrium. Ook heeft Fresenius aangevoerd dat hieruit blijkt dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum van EP 508 vakkennis had van het bestaan van deze andere zouten. Vast staat verder dat het door Fresenius gebruikte pemetrexed dizuur met tromethamine behoort tot de klasse van “mono-substituted amines”, die in EP 677 wordt geopenbaard (terwijl volgens Lilly's stellingen en haar experts Frokjӕr, Østergaard en Smit bovendien voor de hand zou liggen dat pemetrexed dizuur met tromethamine een farmaceutisch aanvaard zout zou zijn). Daarmee doet zich volgens de klacht in essentie wél dezelfde situatie voor als in AGA/Occlutech en Bayer/Sandoz, te weten dat een uitvoeringsvorm, pemetrexed dizuur met tromethamine, die volgens de octrooihouder, Lilly, onder het equivalentiebereik valt, door de octrooihouder is geopenbaard maar niet is geclaimd. Het hof heeft dit volgens Fresenius miskend. Een verdere rechtsklacht is dat hier de rechtsregel “disclosed but not claimed is disclaimed” niet is toegepast. Daaraan doet volgens de klacht niet af dat de klasse van “mono-substituted amines” resp. pemetrexed dizuur met tromethamine niet is geopenbaard in EP 508 maar in EP 677 en EP 612. Voor de toepassing van die rechtsregel kan ook niet in de beschrijving van het betreffende octrooi (EP 508) geopenbaarde stand van de techniek van belang zijn, waaronder in de beschrijving van andere, nabije octrooien (EP 677, EP 612) van dezelfde octrooihouder (Lilly) geopenbaarde stand van de techniek. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek.

Ook bij deze klachten bestaat in dit kort geding geen belang in cassatie, omdat niet met succes wordt geklaagd tegen de dragende overweging van het hof in 4.36 dat geen sprake is van een voorzienbare variant, dus om dezelfde reden als de vorige twee subonderdelen (vgl. daartoe andermaal ook hetgeen hierover in 2.57 is opgemerkt).

Louter ten overvloede over “disclosed but not claimed is disclaimed” nog het volgende. Onduidelijk is of deze regel naar Nederlands octrooirecht in algemene zin bestaat. Ik denk het niet. Die zou dan moeten volgen uit AGA/Occlutech rov. 4.4.2:

“(…)

Het oordeel van het hof behoefde geen nadere motivering om begrijpelijk te zijn, ook niet in het licht van de in onderdeel 1.3.2 genoemde stellingen van AGA omtrent de rol die de afsluiting speelt bij het verkrijgen van de haltervorm. Daarbij moet voorts in aanmerking worden genomen dat, zoals ook is overwogen door het Bundesgerichtshof in zijn door AGA overgelegde uitspraak van 10 mei 2011 (rov. 35), het octrooi nog andere wijzen van verbinden van de draden aan de uiteinden weliswaar openbaart, maar niet claimt (zie alinea [0026]). Bij zijn oordeel behoefde het hof, mede in het licht van het hiervoor aan het slot van 4.2.6 overwogene, voorts niet kenbaar acht te slaan op de uitvindingsgedachte achter de bewoordingen van conclusie 1.”

En rov. 3.4.2 uit Bayer/Sandoz:

“Onderdeel 2.1.1 betoogt dat van toepassing van de in rov. 5.5 vermelde regel ‘disclosed but not claimed is disclaimed’ geen sprake kan zijn als de ‘openbaring’ niet betrekking heeft op een middel dat de basis kan vormen voor een conclusie. Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting, zoals reeds valt af te leiden uit HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68 (AGA/Occlutech).De door het onderdeel bepleite opvatting komt neer op het weginterpreteren van het slot van de conclusie van EP 840, waarmee deze niet anders zou leren dan dat op enigerlei bekende wijze waterafsplitsing dient plaats te vinden, terwijl de wijze van waterafsplitsing onderdeel van de uitvinding is. Daarom faalt de klacht. (…).”

In mijn conclusie in de zaak Resolution/AstraZenecaonder 2.28 heb ik al aangegeven dat hieruit volgens mij niet is af te leiden dat Uw Raad in deze zaken de regel als algemene regel heeft aanvaard. Zou de regel echter wel algemene gelding hebben, dan is in onze zaak geen sprake van schending daarvan. De regel wordt in de klacht immers opgerekt. De eventuele regel lijkt mij hoe dan ook niet zo ver te gaan dat eventuele openbaringen in andere octrooien maken dat die openbaringen buiten de beschermingsomvang van het onderhavige octrooi zouden moeten vallen. Dat gaat veel te ver. Ook op inhoudelijke gronden faalt subonderdeel 5.4 zodoende.

Subonderdeel 5.5 klaagt ten slotte dat het hof heeft miskend dat zijn equivalentie-oordeel in rov. 4.25-4.37 neerkomt op het weginterpreteren van de in de conclusie voorgeschreven zoutvorm, terwijl deze zoutvorm onderdeel van de uitvinding is.

Of sprake is van ongeoorloofd weginterpreteren van parameters uit de octrooiconclusie is een feitelijk oordeel, dat slechts beperkt in cassatie kan worden getoetst. Het hof geeft uitvoerig aan waarom naar zijn voorlopig oordeel de dinatrium zoutvorm, de “carrier” van het werkzame pemetrexed anion, hier is geformuleerd als “illustratie” en door de gemiddelde vakman gelezen zal worden als iedere farmaceutisch aanvaardbare pemetrexed vorm voor deze tweede medische indicatieclaims in een combinatietherapie van pemetrexed met vitamine B12 (en optioneel foliumzuur). Ook geeft het hof aan dat de zoutvorm geen deel uitmaakt van de uitvinding(sgedachte) in dit geval. Van verboden weginterpreteren is hier dan geen sprake. De verschafte motivering hiervoor is voor kort geding meer dan toereikend. Ook het laatste inhoudelijke subonderdeel van het cassatiemiddel is dan ook tevergeefs voorgesteld in mijn ogen.

Onderdeel 6 is een louter voortbouwende slotklacht die zelfstandige betekenis mist en het lot van de eerdere klachten volgt.

3. Proceskosten

Partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de aanspraak over en weer terzake van een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Bij het volgen van deze conclusie, dient Fresenius in die kosten te worden veroordeeld. Fresenius maakt bezwaar tegen de hoogte van de zijdens Lilly opgevoerde kosten van € 205.215,- aan advocaatkosten. Fresenius heeft zelf een totaalbedrag van € 134.323,20 aan kosten opgevoerd, waarbij zij aantekent dat zij anders dan Lilly ook nog een cassatiemiddel heeft opgesteld naast een s.t. en een repliek in cassatie. Zij bepleit matiging van een eventuele ten laste van haar komende proceskostenveroordeling tot het beloop van de door haar zelf opgevoerde kosten.

Volgens art. 1019h Rv heeft de in een procedure betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in het gelijk gestelde partij recht op vergoeding van de door haar gemaakte proceskosten en andere kosten, voor zover die redelijk en evenredig zijn. De rechter kan bij de vaststelling van het bedrag dat op de voet van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komt bovendien, in een concreet geval, rekening houden met de noodzaak kosten te maken en de eventuele buitensporigheid van het terzake gevorderde bedrag. De door Lilly in cassatie gevorderde kosten lijken niet redelijk en evenredig (maar buitensporig), gelet op de door Fresenius als eiseres in cassatie gevorderde kosten, de kosten die Lilly heeft begroot voor het hoger beroep (€75.000,-) en de proceskosten die normaliter worden gevorderd in octrooizaken in cassatie. Voor zover ik heb kunnen nagaan betreft het hoogste bedrag aan proceskosten dat tot dusver in octrooizaken in cassatie is gevorderd en toegewezen een bedrag van € 114.877,50. Dit was in de zaak Medinol/Abbott . Dat betrof overigens een bodemzaak en geen kort geding. Dit een en ander zou op grond van de dubbele redelijkheidstoets aanleiding kunnen zijn tot (aanzienlijke) matiging van de aan Lilly toe te kennen proceskosten voor de cassatie-instantie.

4. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.